Перевірка торгової марки в США: пошук за зареєстрованими ТМ

Як правильно зробити пошук по Торговій марці в США?

Час читання: 12 хвилин

Раніше в наших матеріалах ми вже торкалися питань захисту права інтелектуальної власності (ІВ). У блозі ви можете ознайомитися з процедурою реєстрації торговельної марки (ТМ) у Великій Британії, а також з особливостями авторського права у сфері e-commerce. У цій же статті пропонуємо поговорити про те, як здійснити попередній пошук торговельної марки, навіщо це робити та в яких ситуаціях доцільно.

Чому перевірка торгової марки у США – важливий етап її реєстрації

Торгова марка – оригінальна назва, логотип або інше позначення компанії, товару чи послуги, що дає змогу розрізняти їх між собою. Хоча в багатьох країнах компанії можуть вести бізнес із незареєстрованими торговельними марками, більшість підприємців все ж таки воліють офіційно оформити право інтелектуальної власності. Це дає змогу захистити репутацію бренду, захистити потенційний прибуток від недобросовісних конкурентів і зберегти за собою право на використання товарного знака.

Реєстрація ТМ проходить у кілька етапів, один із яких – попередній пошук торгової марки. Цей процес полягає у перевірці товарного знака на унікальність – перед поданням заявки необхідно впевнитись, що ваша ТМ або її елементи не містяться серед уже зареєстрованих.

Проведення перевірки дозволить вам:

  1. Уникнути судових розглядів. Факт того, що ваша торгова марка повторює вже наявну або навіть містить у собі її окремі елементи, дає повне право власнику такої ТМ подати на вас до суду за порушення прав інтелектуальної власності. На подібні судові розгляди йдуть десятки й сотні тисяч доларів і багато часу, що особливо гостро відчувається у зв’язку з тим, що суд може заборонити використання ТМ до винесення рішення у справі.

Цікавий факт: Всім відомий французький модельєр зі світовим ім’ям Louis Vuitton, але далеко не кожен знає, що в Південній Кореї існував ресторан смаженої курки під назвою Louis Vuiton dak. Звичайно, бренд Louis Vuitton був заснований значно раніше за заклад громадського харчування, яке просто вирішило скористатися чужим успіхом для легкого старту бізнесу. За цим вчинком було звернення власника оригінального товарного знака до суду, який зобов’язав власника ресторану виплатити позивачу $14,5 млн і змінити назву закладу.

  1. Підвищити шанси на позитивне рішення щодо заявки на реєстрацію ТМ. За даними USPTO, Відомства США з патентів і товарних знаків, тільки від 2,4 % до 40 % заявок на реєстрацію товарного знака (залежно від способу подання) затверджуються з першого разу. Пошук торговельної марки за зареєстрованими торговельними марками істотно підвищує ймовірність отримання позитивного рішення, адже ризик відхилення заявки через схожість ТМ з уже наявною значно знижується.
  2. Заощадити бюджет. Ні для кого не секрет, що розробка якісної торгової марки, що запам’ятовується, коштує грошей. Для створення логотипа доведеться наймати дизайнера. Назву та слоган часто складають професійні копірайтери, а комплексний образ компанії та товару, який у тому числі залежить і від обраної ТМ, формує бренд-менеджер.

Якщо заздалегідь не перевірити торгову марку на унікальність, може виявитися, що вся ця робота зроблена даремно – вам доведеться створювати новий товарний знак після відхилення заявки на реєстрацію. Ситуація посилюється для підприємців, які вже деякий час продавали товар під незареєстрованою ТМ. Їм доведеться не тільки розробляти новий товарний знак, а й відмовитися від використання розкрученого бренду, починаючи просування нової торгової марки з нуля.
Для здійснення ефективного пошуку торгової марки рекомендуємо звернутися до професіоналів у цій галузі. Юристи компанії 4B надають комплексні послуги з реєстрації ТМ у США, зокрема виконують перевірку торговельної марки для гарантії позитивного рішення за вашою заявкою.

Коли доцільно проводити перевірку торгової марки на тотожність та схожість?

Виконуючи попередню перевірку торгової марки, підприємці мають дві основні цілі: підвищити свої шанси на затвердження заявки на реєстрацію ТМ та запобігти порушенню чужого права ІВ. Щоб досягти мети, рекомендується здійснювати цю процедуру на основних етапах становлення вашого бізнесу.

При створенні товару та ТМ

Перевірте свій товарний знак на унікальність, як тільки у вас з’явилася ідея товару та його назви – тобто того, що надалі матиме економічну цінність. Це дозволить розробляти стратегію бренду, не боячись, що через ненавмисне порушення чужого права ІВ доведеться розпочинати бізнес із нуля.

Перед виходом на нові ринки

Якщо ви вже перевірили та зареєстрували торгову марку в одній країні, вона не діятиме в інших. Тобто перед освоєнням закордонних ринків необхідно впевнитись, що ваш товарний знак ексклюзивний не тільки в тій державі, де ви вже ведете бізнес, а й у тих, куди плануєте його розширити.

Перед поданням заявки на реєстрацію ТМ

Деякі компанії не поспішають реєструвати власну торговельну марку, продаючи свій товар або послуги під товарним знаком, на який не мають жодного права. Законодавство США не забороняє такий вид діяльності, так само як і не забороняє використовувати незареєстрований товарний знак компаніям-конкурентам. У результаті може виникнути ситуація, коли після подання заявки на реєстрацію ТМ виявиться, що хтось інший її вже зареєстрував.

Це важливо: Навіть якщо ви перевірили торгову марку на початковому етапі розвитку вашого бізнесу, перед поданням заявки на її реєстрацію необхідно зробити це знову.

Класи торговельних марок: що це і як визначити, до якого з них належить товар?

Перед реєстрацією торговельної марки важливо визначити, до якої категорії належить товар або послуга, пропоновані споживачам під цією ТМ. Міжнародна класифікація, яка також діє і в США, передбачає наявність 45 класів торговельних марок, 34 з яких охоплюють різні товари, а 11 – послуги.

Наприклад, перший клас включає хімічні речовини, що використовуються в різних галузях, другий – лакофарбову продукцію, третій – косметичні та засоби для чищення. Щодо класифікації послуг, 35 клас поєднує рекламні та бізнес-послуги, 36 – страхування та послуги у сфері фінансів, 37 – будівельні та ремонтні послуги. З повним переліком класів можна ознайомитись на офіційному сайті USPTO.

Пропонуємо розглянути вибір класу товару/послуги на конкретному прикладі. Допустимо, ви продаєте футболки. У цьому випадку ваш товар належить до 25 класу «Clothing (одяг)». Якщо ж ви наносите вишивку на футболки на замовлення, вам слід зареєструвати торгову марку не тільки для товару, а й для послуги – вона належатиме до класу 40 – «Treatment of materials (обробка матеріалів)».
Щоб не допустити помилки при визначенні класу товару чи послуги, можна скористатися формою пошуку на сайті USPTO. Просто введіть назву вашого товару або послуги у рядок пошуку та отримайте повну інформацію про продукт, включаючи його клас.

Поняття суміжних класів та схожості товарів

Хоча в США і застосовується міжнародна, або Ніццька (Nice) класифікація товарних знаків, в USPTO більш жорсткі вимоги до вибору класу товару або послуги, ніж в аналогічних організацій в інших країнах. Тому для правильного визначення класу і коректного оформлення заявки на реєстрацію ТМ вам можуть знадобитися деякі додаткові знання:

  1. Вибір суміжних класів

USPTO визначає деякі класи як суміжні – «related», «coordinated». Це пояснюється тим, що бізнес рідко буває вузькоспрямованим. Наприклад, якщо ви продаєте в офлайн-магазині шкіряні пальта, цілком очікувано, що ви також продаватимете шкіряні сумки та інші схожі товари. Таким чином, клас вашого основного товару (25 – «Clothing») матиме суміжний клас 18 – «Leather goods».

Порада від експертів: Щоб підвищити шанси на затвердження заявки на реєстрацію ТМ, вказуйте в ній не більше одного суміжного класу. Хоча в кожному з них можна вибрати необмежену кількість товарів/послуг, зупиніться на тих, для яких ви використовуєте або плануєте використовувати товарний знак. Занадто широкий діапазон збільшує ймовірність того, що в реєстрації ТМ вам відмовлять, товар необхідно буде відкликати, а це потягне за собою додаткові витрати.

  1. Визначення подібних товарів

Щоб переконатися в тому, що ви не порушуєте чужих прав інтелектуальної власності, вам необхідно перевірити, чи не використовується ваша ТМ для схожих товарів або послуг. Але як визначити, який товар чи послугу можна вважати подібним до вашого?

Ніццька класифікація не завжди є надійним критерієм – не всі товари/послуги, включені в один клас, будуть схожими. Наприклад, немає нічого спільного між дезодорантом та наждачним папером, проте обидва предмети відносять до третього класу Міжнародної класифікації. Водночас не можна стверджувати, що товари не схожі між собою лише тому, що належать до різних класів. Наприклад, сушені овочі та спеції вважаються схожими, але перші відносяться до 29 класу («Meats and processed foods»), а другі – до 30 («Staple foods»).

Для розв’язання даного спірного питання було визначено перелік характеристик, які слід враховувати щодо схожості товарів чи послуг:

  • суттєві характеристики продукції (наприклад, матеріал та спосіб виготовлення);
  • призначення товару;
  • взаємодоповнюваність (один товар/послуга необхідний іншому);
  • конкуренція (товари/послуги слугують одній меті, мають одну цільову аудиторію, стоять на одній полиці в магазині та на цьому ґрунті конкурують один з одним);
  • канали збуту (чи пропонуються товари/послуги в одних магазинах);
  • суміжність логістичного ланцюжка;
  • походження товару/послуги (компанія-виробник або провайдер послуг).

Для коректного вибору класу торгової марки та правильного заповнення заявки на її реєстрацію рекомендуємо довіритись професіоналам. Це дозволить вам зосередитися на важливих бізнес-цілях та не відволікатися на розв’язання організаційних питань.

Що не можна зареєструвати як торгову марку в США?

Як товарний знак може бути зареєстрований будь-який елемент брендингу, який використовує ваша компанія. Це не тільки логотип чи слоган – як ТМ допускається реєстрація абревіатури, цифр, дизайну пакування і навіть звуку чи запаху. Проте існують деякі обмеження, які слід врахувати при подачі заявки на реєстрацію.

Зареєструвати як торгову марку не вдасться:

  • Слова, що позначають той предмет, який ви продаєте. Чудовим прикладом такої заборони може послужити знаменита торгова марка Amazon. Цей товарний знак був успішно зареєстрований для маркетплейса, а ось для компаній, що надають річкові транспортні послуги або працюють у сфері управління лісовим господарством, він не підходить.
  • Терміни, що описують товар чи послугу. Річ у тому, що загальні визначення мають бути доступними для вільного використання іншим підприємцям. Наприклад, не можна зареєструвати ТМ «Солодка цукерка» для десерту, оскільки це обмежує право інших виробників солодощів використовувати такі слова для опису свого продукту.
  • Образливі, аморальні, слова що шокують. Донедавна всі слова, які порушували морально-етичні норми, були суворо заборонені для реєстрації як ТМ у США. Однак останніми роками ставлення USPTO та американських судів до використання подібних слів дещо пом’якшилося.

Розглянемо ситуацію на прикладі торгової марки FUCT, під якою підприємець Ерік Брунетті випускає лінію одягу у стилі casual. Він намагався зареєструвати свій товарний знак, який виступає абревіатурою до фрази “Friends U Can’t Trust”, з 1990 року. Всі його заявки аж до 2019 року були відхилені USPTO, оскільки комісія визнала, що вказане слово може бути прочитане по-іншому й образити споживачів.

2017 року Брунетті повернувся до спроб зареєструвати свій товарний знак. Причиною тому стала гучна справа, в якій рок-гурт The Slants відстояв у Верховному суді своє право називатися саме так, посилаючись на закон про свободу слова. (Slant – презирливий термін, що використовується для позначення людини зі Східної Азії, особливо китайця чи японця (сленг). У 2019 році команда FUCT таки виграла справу, отримавши дозвіл на реєстрацію свого товарного знака без внесення змін до нього. Відтоді багатьом підприємцям США вдалося зареєструвати «скандальні» торгові марки.

  • Державну символіку Сполучених Штатів. Будь-які урядові символи США не можуть бути зареєстровані як ТМ. Наприклад, USPTO відхиляє заявку на реєстрацію, якщо у товарному знаку використовується прапор США або будь-які знаки та емблеми, що стосуються штату, муніципалітету або державної установи Сполучених Штатів.
  • Географічні назви. Слова, які вказують на місце розташування товару чи послуги, краще не використовувати у товарному знаку. Наприклад, можуть виникнути труднощі з реєстрацією ТМ New York City Coffee для кав’ярні.

При запуску продукту важливо не лише переконатися в унікальності свого товарного знака, а й перевірити його відповідність іншим вимогам. Щоб збільшити свої шанси на затвердження заявки, скористайтесь для перевірки торгової марки у США послугами спеціалізованих компаній.

Алгоритм перевірки ТМ у США

Щоб попередня перевірка торгової марки була ефективною, важливо дотримуватись певного алгоритму її проведення, рекомендованого Відомством США з патентів та товарних знаків. Він складається із семи етапів:

  1. Визначення товарів та послуг, які ви плануєте продавати чи надавати під цією ТМ. Перед стартом бізнесу складіть чіткий перелік того, що ви пропонуватимете своїм клієнтам. Це дозволить правильно вибрати клас торгової марки та коректно створити заявку на реєстрацію, підвищивши шанси на її затвердження.
  2. Вибір коректного терміна для позначення вашого товару/послуги. Скористайтеся формою пошуку на офіційному сайті USPTO для визначення правильної назви вашої продукції. Для отримання повного переліку можливих варіантів достатньо ввести одне слово, що стосується вашого товару/послуги. Наприклад, вказавши в рядку пошуку слово «paint (фарба)», ви побачите безліч варіантів товарних найменувань, серед яких «Paint sprayers», «Paint primers», «Paint remover» та багато інших.

Зверніть увагу: Нечіткий опис ваших товарів або послуг може спричинити відмову в реєстрації ТМ.

  1. Визначення класу торгової марки. Про класифікацію товарів та послуг, а також про важливість коректного вибору ми вже говорили вище.
  2. Встановлення супутніх товарів/послуг та їх класів. Подумайте, які товари або послуги можуть пропонуватися клієнтам разом із вашим основним продуктом. Наприклад, комерційний зв’язок простежується між реалізованими вами футболками та штанами, які ви також потенційно можете продавати. Хоча фактично це абсолютно різні товари, споживачі пов’язують їх між собою на підсвідомому рівні, що призводить до змішування двох товарних знаків.
  3. Розробка стратегії здійснення пошуку. Враховуйте омоніми, синоніми, переклад та альтернативні варіанти написання вашої назви. Також використовуйте підстановочні знаки (?) для пошуку частини слова. Це дасть змогу знайти не тільки ідентичні ТМ, а й торгові марки, схожі на вашу.

Зверніть увагу: Ще до подання заявки на реєстрацію ТМ постарайтеся визначити, чи є в USPTO підстави для відхилення вашої заявки. Оскільки зробити це самостійно дуже складно, у разі відмови придумайте і перевірте кілька варіантів товарного знака.

  1. Здійснення пошуку. Зробити це можна на офіційному сайті USPTO за допомогою Електронної пошукової системи за товарними знаками (Trademark Electronic Search System – TESS). Якщо у вас комбінована ТМ, у складі якої є зображення, виконайте також пошук за логотипами та малюнками. Скористайтеся Посібником з кодів пошуку дизайну, а потім візьміть за основу знайдений код для знаходження потрібного елемента дизайну в TESS.

Для перевірки ТМ у США звертайтесь до професіоналів. Юристи компанії 4B проведуть попередній пошук торгової марки швидко, якісно та ефективно.

Самостійна перевірка торгової марки: можливі труднощі

USPTO проводить ретельну перевірку кожної заявки на реєстрацію торгової марки на її відповідність законодавству та Правилам використання товарних знаків. Будь-яка самостійна попередня перевірка не гарантує позитивного рішення щодо заявки, оскільки без відповідного досвіду важко передбачити весь механізм пошуку, який використовується Відомством. Наприклад, у реєстрації ТМ може бути відмовлено, якщо ймовірне виникнення плутанини через:

  • однакове звучання словесних складових ТМ (навіть якщо вони пишуться по-різному);
  • однакове написання назви товарного знака, попри використання різних шрифтів;
  • наявності одного елемента дизайну, через що створюється однакове враження про торгові марки;
  • суміжності товарів чи послуг;
  • порушення авторського права третіх осіб – якщо у заявці використано логотип, на який не було отримано дозволу.

Зважаючи на такі жорсткі вимоги до унікальності, самостійна перевірка торгової марки у США може не дати належного результату, тому для ефективного пошуку краще звернутися до юристів. Розкажемо докладніше про те, що пропонують експерти з цього питання – команда 4В.

Перевірка торгової марки від експертів 4B

Компанія надає комплексну допомогу в реєстрації торговельних марок за кордоном, зокрема – у США. Серед інших послуг – проведення попереднього пошуку товарних знаків, а саме:

  • вибір необхідного класу ТМ, залежно від бюджету та планів на використання товарного знака;
  • безпосередньо здійснення пошуку збігу торгової марки з уже зареєстрованими ТМ або тими, що лише подано на реєстрацію;
  • перевірка відповідності товарного знаку законодавству США;
  • оцінка шансів на успішну реєстрацію;
  • надання рекомендацій щодо зниження ризиків.

Наша команда не обмежується попереднім пошуком товарного знаку – ми готові супроводжувати вас з моменту появи ідеї вашого бізнесу до його запуску у вибраній юрисдикції.

Підіб’ємо підсумки

Якщо у вас виникла нова бізнес-ідея, ви вирішили офіційно зареєструвати свій бренд або плануєте розширити бізнес на міжнародний ринок, обов’язково здійсніть перевірку торгової марки на тотожність та схожість. Так ви зможете підвищити свої шанси на позитивне рішення щодо заявки на реєстрацію ТМ та переконатися, що не порушуєте чуже право ІВ.

Оскільки в США досить жорсткі вимоги до товарних знаків, рекомендуємо звернутися до професіоналів у цій сфері. Юристи компанії 4B допоможуть здійснити ефективний попередній пошук торговельної марки та ще на один крок наблизять вас до запуску вашого міжнародного бізнесу.

корисні матеріали в нашому блозі
Стратегії управління правами Інтелектуальної власності

Для багатьох бізнесів інтелектуальна власність (ІВ) – важлива частина їхніх бізнес-процесів та репутації, а в деяких компаній її вартість може навіть перевищувати вартість виробничих потужностей або бути основним джерелом доходу. У цій статті ми розглянемо як захистити такий цінний актив та отримати з нього максимальний прибуток. Що таке інтелектуальна власність компанії? WIPO – Всесвітня організація […]

читати далі
Як зареєструвати патент на винахід у Китаї

У Китайській Народній Республіці (КНР) підбили «патентні» підсумки 2023 року, згідно з якими кількіст2ь виданих охоронних документів на винаходи в країні збільшилася на 15,4%. Таким чином, під кінець 2023-го в Китаї налічувалося 4991 млн чинних охоронних документів. Інтерес до отримання патенту на винахід у КНР зберігається як у жителів країни, так і серед іноземних громадян. […]

читати далі
Related на Amazon. Розблокування пов’язаних Seller Account

На Amazon налічується понад 310 мільйонів активних облікових записів. Це не дивно з огляду на те, які широкі можливості платформа надає для ритейлерів по всьому світу. Крім того, безліч продавців об’єднують свої зусилля для спільного просування товарів на платформі, і при цій кооперації створюють усередині даних тригери для зв’язування своїх акаунтів. Хоча самі собою тригери […]

читати далі