Как правильно сделать поиск по Торговой марке в США?

Ранее в наших материалах мы уже касались вопросов защиты права интеллектуальной собственности (ИС). В блоге вы можете ознакомиться с процедурой регистрации торговой марки (ТМ) в Великобритании, а также с особенностями авторского права в сфере e-commerce. В этой же статье предлагаем поговорить о том, как осуществить предварительный поиск торговой марки, зачем это делать и в каких ситуациях целесообразно.

Почему проверка торговой марки в США – важный этап ее регистрации

Торговая марка – оригинальное название, логотип или другое обозначение компании, товара или услуги, которое позволяет различать их между собой. Хотя во многих странах компании могут вести бизнес с незарегистрированными торговыми марками, большинство предпринимателей все же предпочитают официально оформить право интеллектуальной собственности. Это позволяет защитить репутацию бренда, оградить потенциальную прибыль от недобросовестных конкурентов и сохранить за собой право на использование товарного знака. 

Регистрация ТМ проходит в несколько этапов, один из которых – предварительный поиск торговой марки. Этот процесс заключается в проверке товарного знака на уникальность – перед подачей заявки необходимо удостовериться, что ваша ТМ или ее элементы не содержатся среди уже зарегистрированных. 

Проведение проверки позволит вам:

1. Избежать судебных разбирательств. Факт того, что ваша торговая марка повторяет уже существующую или даже содержит в себе ее отдельные элементы, дает полное право обладателю такой ТМ подать на вас в суд за нарушение прав интеллектуальной собственности. На подобные судебные разбирательства уходят десятки и сотни тысяч долларов и много времени, что особенно остро ощущается в связи с тем, что суд может запретить использование ТМ до вынесения решения по делу.

Интересный факт: Всем известен французский модельер с мировым именем Louis Vuitton, но далеко не каждый знает, что в Южной Корее существовал ресторан жареной курицы под названием Louis Vuiton dak. Естественно, бренд Louis Vuitton был основан значительно раньше заведения общепита, которое просто решило воспользоваться чужим успехом для легкого старта бизнеса. За этим поступком последовало обращение владельца оригинального товарного знака в суд, обязавшего владельца ресторана выплатить истцу $14,5 млн и изменить название заведения.

2. Повысить шансы на положительное решение по заявке на регистрацию ТМ. По данным USPTO, Ведомства США по патентам и товарным знакам, только от 2,4 % до 40 % заявок на регистрацию товарного знака (в зависимости от способа подачи) утверждаются с первого раза. Поиск торговой марки по зарегистрированным торговым маркам существенно повышает вероятность получения положительного решения, ведь риск отклонения заявки по причине сходства ТМ с уже существующей значительно снижается.

3. Сэкономить бюджет. Ни для кого не секрет, что разработка качественной, запоминающейся торговой марки стоит денег. Для создания логотипа придется нанимать дизайнера. Название и слоган часто сочиняют профессиональные копирайтеры, а комплексный образ компании и товара, который в том числе зависит и от выбранной ТМ, формирует бренд-менеджер.

Если заранее не проверить торговую марку на уникальность, может оказаться, что вся эта работа проделана зря – вам придется создавать новый товарный знак после отклонения заявки на регистрацию. Ситуация усугубляется для предпринимателей, которые некоторое время уже продавали товар под незарегистрированной ТМ. Им придется не только разрабатывать новый товарный знак, но и отказаться от использования раскрученного бренда, начиная продвижение новой торговой марки с нуля.

Для осуществления эффективного поиска торговой марки рекомендуем обратиться к профессионалам в этой отрасли. Юристы компании 4B предоставляют комплексные услуги по регистрации ТМ в США, в том числе выполняют проверку торговой марки для гарантии положительного решения по вашей заявке.

Когда целесообразно проводить проверку торговой марки на тождество и сходство?

Выполняя предварительную проверку торговой марки, предприниматели преследуют две основные цели: повысить свои шансы на утверждение заявки на регистрацию ТМ и предотвратить нарушение чужого права ИС. Чтобы цели были достигнуты, рекомендуется осуществлять эту процедуру на основных этапах становления вашего бизнеса.

При создании товара и ТМ

Проверьте свой товарный знак на уникальность, как только у вас появилась идея товара и его названия – то есть того, что в дальнейшем будет иметь экономическую ценность. Это позволит разрабатывать стратегию бренда, не боясь, что из-за неумышленного нарушения чужого права ИС придется начинать бизнес с нуля.

Перед выходом на новые рынки

Если вы уже проверили и зарегистрировали торговую марку в одной стране, она не будет действовать в других. То есть перед освоением зарубежных рынков необходимо удостовериться, что ваш товарный знак эксклюзивен не только в том государстве, где вы уже ведете бизнес, но и в тех, куда планируете его расширить. 

Перед подачей заявки на регистрацию ТМ

Некоторые компании не спешат регистрировать собственную торговую марку, продавая свой товар или услуги под товарным знаком, на который не имеют никакого права. Законодательство США не запрещает такой вид деятельности, равно как и не запрещает использовать незарегистрированный товарный знак компаниям-конкурентам. В результате может возникнуть ситуация, когда после подаче заявки на регистрацию ТМ окажется, что кто-то другой ее уже зарегистрировал. 

Это важно: Даже если вы проверили торговую марку на начальном этапе развития вашего бизнеса, перед подачей заявки на ее регистрацию необходимо сделать это снова.  

Классы торговых марок: что это и как определить, к какому из них относится товар?

Перед регистрацией торговой марки важно определить, к какой категории относится товар или услуга, предлагаемые потребителям под этой ТМ. Международная классификация, также действующая и в США, предусматривает наличие 45 классов торговых марок, 34 из которых охватывают различные товары, а 11 – услуги. 

Например, первый класс включает в себя химические вещества, используемые в различных отраслях, второй – лакокрасочную продукцию, третий – косметические и чистящие средства. Что касается классификации услуг, 35 класс объединяет рекламные и бизнес-услуги, 36 – страхование и услуги в сфере финансов, 37 – строительные и ремонтные услуги. С полным перечнем классов можно ознакомиться на официальном сайте USPTO.

Предлагаем рассмотреть выбор класса товара/услуги на конкретном примере. Допустим, вы продаете футболки. В этом случае ваш товар относится к 25 классу «Clothing (одежда)». Если же вы наносите вышивку на футболки по заказу, вам следует зарегистрировать торговую марку не только для товара, но и для услуги – она будет относиться к классу 40 – «Treatment of materials (обработка материалов)».  

Чтобы не допустить ошибки при определении класса товара или услуги, можно воспользоваться формой поиска на сайте USPTO. Просто введите название вашего товара или услуги в строку поиска и получите полную информацию о продукте, включая его класс.

Понятие смежных классов и схожести товаров

Хотя в США и применяется международная, или Ниццкая (Nice) классификация товарных знаков, у USPTO более жесткие требования к выбору класса товара или услуги, чем у аналогичных организаций в других странах. Поэтому для правильного определения класса и корректного оформления заявки на регистрацию ТМ вам могут потребоваться некоторые дополнительные знания:

1. Выбор смежных классов

USPTO определяет некоторые классы как смежные – «related», «coordinated». Это объясняется тем, что бизнес редко бывает узконаправленным. Например, если вы продаете в офлайн-магазине кожаные пальто, вполне ожидаемо, что вы также будете продавать кожаные сумки и другие схожие товары. Таким образом, у класса вашего основного товара (25 – «Clothing») будет смежный класс 18 – «Leather goods». 

Совет от экспертов: Чтобы повысить шансы на утверждение заявки на регистрацию ТМ, указывайте в ней не более одного смежного класса. Хотя в каждом из них можно выбрать неограниченное количество товаров/услуг, остановитесь на тех, для которых вы используете или планируете использовать товарный знак. Слишком широкий диапазон увеличивает вероятность того, что в регистрации ТМ вам откажут, товар необходимо будет отзывать, а это повлечет за собой дополнительные расходы.

2. Определение схожих товаров

Чтобы убедиться в том, что вы не нарушаете чужие права интеллектуальной собственности, вам необходимо проверить, не используется ли ваша ТМ для похожих товаров или услуг. Но как определить, какой товар или услугу можно считать схожим с вашим? 

Ниццкая классификация не всегда выступает надежным критерием – не все товары/услуги, включенные в один класс, будут схожими. Например, нет ничего общего между дезодорантом и наждачной бумагой, однако оба предмета относят к третьему классу Международной классификации. В то же время нельзя утверждать, что товары не похожи между собой лишь потому, что относятся к разным классам. Например, сушеные овощи и специи считаются схожими, но первые относятся к 29 классу («Meats and processed foods»), а вторые – к 30 («Staple foods»).   

Для решения этого спорного вопроса был определен перечень характеристик, которые следует учитывать при определении схожести товаров или услуг:

• существенные характеристики продукции (например, материал и способ изготовления);
• назначение товара;
• взаимодополняемость (один товар/услуга необходим для другого);
• конкуренция (товары/услуги служат одной цели, имеют одну целевую аудиторию, стоят на одной полке в магазине и на этой почве конкурируют друг с другом);
• каналы сбыта (предлагаются ли товары/услуги в одних магазинах);
• смежность логистической цепочки;
• происхождение товара/услуги (компания-производитель либо провайдер услуг).

Для корректного выбора класса торговой марки и правильного заполнения заявки на ее регистрацию рекомендуем довериться профессионалам. Это позволит вам сосредоточиться на важных бизнес-целях и не отвлекаться на решение организационных вопросов.

Что нельзя зарегистрировать как торговую марку в США?

В качестве товарного знака может быть зарегистрирован любой элемент брендинга, который использует ваша компания. Это не только логотип или слоган – в качестве ТМ допускается регистрация аббревиатуры, цифр, дизайна упаковки и даже звука или запаха. Однако все же существуют некоторые ограничения, которые следует учесть при подаче заявки на регистрацию. 

Зарегистрировать как торговую марку не получится:

• Слова, обозначающие тот предмет, который вы продаете. Отличным примером такого запрета может послужить знаменитая торговая марка Amazon. Этот товарный знак был успешно зарегистрирован для маркетплейса, а вот для компаний, предоставляющих речные транспортные услуги или работающих в сфере управления лесным хозяйством, он не подходит.
• Термины, которые описывают товар или услугу. Дело в том, что общие определения должны быть доступны для свободного использования другим предпринимателям. Например, нельзя зарегистрировать ТМ «Сладкая конфета» для десерта, поскольку это ущемляет право других производителей сладостей использовать такие слова для описания своего продукта.
• Оскорбительные, аморальные, шокирующие слова. До недавних пор все слова, которые нарушали морально-этические нормы, были строго запрещены для регистрации как ТМ в США. Однако в последние годы отношение USPTO и американских судов к использованию подобных слов несколько смягчилось. 

Рассмотрим ситуацию на примере торговой марки FUCT, под которой предприниматель Эрик Брунетти выпускает линию одежды в стиле casual. Он пытался зарегистрировать свой товарный знак, который выступает аббревиатурой к фразе «Friends U Can’t Trust», с 1990 года. Все его заявки вплоть до 2019 года были отклонены USPTO, так как комиссия посчитала, что указанное слово может быть прочитано по-другому и оскорбить потребителей.

В 2017 году Брунетти вернулся к попыткам зарегистрировать свой товарный знак. Причиной тому стало громкое дело, в котором рок-группа The Slants отстояла в Верховном суде свое право называться именно так, ссылаясь на закон о свободе слова. (Slant – презрительный термин, используемый для обозначения человека из Восточной Азии, особенно китайца или японца (сленг). В 2019 году команда FUCT таки выиграла дело, получив разрешение на регистрацию своего товарного знака без внесения в него изменений. С тех пор многим предпринимателям в США удалось зарегистрировать «скандальные» торговые марки.  

• Государственную символику Соединенных Штатов. Любые правительственные символы США не могут быть зарегистрированы как ТМ. Например, USPTO отклонит заявку на регистрацию, если в товарном знаке используется флаг США или любые знаки и эмблемы, имеющие отношение к штату, муниципалитету или государственному учреждению Соединенных Штатов.
• Географические названия. Слова, которые указывают на местоположение товара или услуги, лучше не использовать в товарном знаке. Например, могут возникнуть трудности с регистрацией ТМ «New York City Coffee» для кофейни.

При запуске продукта важно не только убедиться в уникальности своего товарного знака, но и проверить его соответствие другим установленным требованиям. Чтобы увеличить свои шансы на утверждение заявки, воспользуйтесь для проверки торговой марки в США услугами специализированных компаний.

Алгоритм проверки ТМ в США

Чтобы предварительная проверка торговой марки была эффективной, важно придерживаться определенного алгоритма ее проведения, рекомендованного Ведомством США по патентам и товарным знакам. Он состоит из семи этапов:

1. Определение товаров и услуг, которые вы планируете продавать или предоставлять под этой ТМ. Перед стартом бизнеса составьте четкий перечень того, что вы будете предлагать своим клиентам. Это позволит правильно выбрать класс торговой марки и корректно создать заявку на регистрацию, повысив шансы на ее утверждение.
2. Выбор корректного термина для обозначения вашего товара/услуги. Воспользуйтесь формой поиска на официальном сайте USPTO для определения правильного наименования вашей продукции. Для получения полного перечня возможных вариантов достаточно ввести одно слово, имеющее отношение к вашему товару/услуге. Например, указав в строке поиска слово «paint (краска)», вы увидите множество вариантов товарных наименований, среди которых «Paint sprayers», «Paint primers», «Paint remover» и многие другие. 

Обратите внимание: Нечеткое описание ваших товаров или услуг может послужить причиной отказа в регистрации ТМ.

3. Определение класса торговой марки. О классификации товаров и услуг, а также о важности корректного выбора мы уже говорили выше.
4. Установление сопутствующих товаров/услуг и их классов. Подумайте, какие товары или услуги могут предлагаться клиентам вместе с вашим основным продуктом. Например, коммерческая связь прослеживается между реализуемыми вами футболками и брюками, которые вы также потенциально можете продавать. Хотя фактически это абсолютно разные товары, потребители связывают их между собой на подсознательном уровне, что приводит к смешению двух товарных знаков. 
5. Разработка стратегии осуществления поиска. Учитывайте омонимы, синонимы, перевод и альтернативные варианты написания вашего названия. Также используйте подстановочные знаки (?) для поиска части слова. Это позволит найти не только идентичные ТМ, но и торговые марки, похожие на вашу.

Обратите внимание: Еще до подачи заявки на регистрацию ТМ постарайтесь определить, есть ли у USPTO основания для отклонения вашей заявки. Поскольку сделать это самостоятельно очень сложно, на случай отказа придумайте и проверьте несколько вариантов товарного знака.

6. Осуществление поиска. Сделать это можно на официальном сайте USPTO с помощью Электронной поисковой системы по товарным знакам (Trademark Electronic Search System – TESS). Если у вас комбинированная ТМ, в составе которой есть изображение, выполните также поиск по логотипам и рисункам. Воспользуйтесь Руководством по кодам поиска дизайна, а затем возьмите за основу найденный код для нахождения нужного элемента дизайна в TESS.

Для проверки ТМ в США обращайтесь к профессионалам. Юристы компании 4B проведут предварительный поиск торговой марки быстро, качественно и эффективно.

Самостоятельная проверка торговой марки: возможные трудности

USPTO проводит тщательную проверку каждой заявки на регистрацию торговой марки на ее соответствие законодательству и Правилам использования товарных знаков. Любая самостоятельная предварительная проверка не гарантирует положительного решения по заявке, поскольку без соответствующего опыта сложно предугадать весь механизм поиска, используемый Ведомством. Например, в регистрации ТМ может быть отказано, если вероятно возникновение путаницы по причине:

• одинакового звучания словесных составляющих ТМ (даже если они пишутся по-разному);
• одинакового написания названия товарного знака, несмотря на использование разных шрифтов;
• наличия одного элемента дизайна, из-за чего создается одинаковое впечатление о торговых марках;
• смежности товаров или услуг;
• нарушения авторского права третьих лиц – если в заявке использован логотип, на который не было получено разрешение.

Ввиду столь жестких требований к уникальности, самостоятельная проверка торговой марки в США может не принести должного результата, поэтому для эффективного поиска лучше обратиться к юристам. Расскажем детальнее о том, что предлагают эксперты в этом вопросе – команда 4В. 

Проверка торговой марки от экспертов 4B

Компания оказывает комплексную помощь в регистрации торговых марок за рубежом, в том числе – в США. Среди прочих услуг – проведение предварительного поиска товарных знаков, а именно:

• выбор необходимого класса ТМ, в зависимости от бюджета и планов на использование товарного знака;
• непосредственно осуществление поиска совпадения торговой марки с уже зарегистрированными ТМ или теми, которые только поданы на регистрацию;
• проверка соответствия товарного знака законодательству США;
• оценка шансов успешной регистрации;
• предоставление рекомендаций по снижению рисков.

Наша команда не ограничивается предварительным поиском товарного знака – мы готовы сопровождать вас от момента появления идеи вашего бизнеса до его запуска в выбранной юрисдикции.

Подведем итоги

Если у вас возникла новая бизнес-идея, вы решили официально зарегистрировать свой бренд или планируете расширить бизнес на международный рынок, обязательно осуществите проверку торговой марки на тождество и сходство. Так вы сможете повысить свои шансы на положительное решение по заявке на регистрацию ТМ и удостовериться, что не нарушаете чужое право ИС. 

Поскольку в США довольно жесткие требования к товарным знакам, рекомендуем обратиться к профессионалам в этой сфере. Юристы компании 4B помогут осуществить эффективный предварительный поиск торговой марки и еще на один шаг приблизят вас к запуску вашего международного бизнеса.