Як отримати патент на винахід в Україні. Частина 1

Чим далі, тим швидшим стає процес технологічних змін: нові пристрої, нові методи, нові речовини, нові способи виконання звичайних завдань. Штучний інтелект кінець кінцем! Зараз не проходить дня, щоб десь не з’являлись нові технологічні продукти. І в умовах постійно зростаючої конкуренції патентування своїх винаходів – важливий інструмент боротьби за ринкові ніші і можливість забезпечити своєму бізнесу стале зростання.

Перед вами перша стаття з циклу про реєстрацію патентів. У ній ми розберемо основи патентного права в Україні та покроково розглянемо процес отримання патентів.

Що таке патент на винахід?

Патент на винахід – це юридичний документ, який надає його власникові виняткове право на використання і захист винаходу від копіювання та використання іншими особами, яке, залежно від виду і дотримання ряду умов діє впродовж певного обмеженого строку. В Україні його видає державне підприємство “Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій” (УКРНОІВІ) після проведення експертизи винаходу та встановлення його новизни, винахідницького рівня та промислової застосовності.

Патенти, які можна отримати в разі подачі заявки через патентне відомство Україні, захищають права власника виключно на українській території. Для того, щоб мати захист в інших державах, патентну заявку треба подавати окремо у відповідне патентне відомство. І такий патент, абсолютно аналогічно, буде діяти лише в рамках тієї держави, де він отриманий.

Єдиним виключенням з цього правила є подача заявки через механізм Договору про патентну кооперацію, який дозволяє шляхом подачі однієї заявки отримати захист прав в багатьох країнах, що є учасниками такої угоди. Детальніше цей механізм ми розглянемо у наступній частині цього циклу.

Патент на винахід дає власнику виключні права на будь-які дії, пов’язані з продуктом чи процесом, що захищені патентом, а також право звернутися до суду і вимагати припинення з об’єктом патенту таких дій, як:

1. Виготовлення, пропонування на продаж, ввезення, зберігання з метою продажу або інший спосіб реалізації винаходу без згоди власника патенту.
2. Використання винаходу без згоди власника патенту для комерційної мети.
3. Розкриття винаходу без згоди власника патенту.
4. Використання винаходу без згоди власника патенту для проведення наукових досліджень або експериментів.

Важливо зазначити, що патентне право розрізняє три різновиди об’єктів із відповідно різними особливостями отримання реєстрації і певними відмінностями в правах на захист. Це винахід, корисна модель і промисловий зразок. 

Промисловий зразок – результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання. Об’єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу й призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб (пункт 2 статті 5 Закону “Про охорону прав на промислові зразки”).

Винахід (корисна модель) – результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології. В чому між ними різниця?

Її роз’яснює ст. 6 Закону “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” зі змінами від 2020 року, а саме Закон № 816-IX від 21.07.2020 року, який уточнює перелік об’єктів, яким може бути надана правова охорона. Так, об’єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб), а об’єктом корисної моделі − тільки пристрій або процес (спосіб).

Тим не менш, на практиці, основна різниця між цими формами полягає в строках захисту, яке гарантується законом. А саме 10 років для корисної моделі і 20 років для винаходу.

Основними ознаками патентоздатності винаходів і корисних моделей є новизна, винахідницький рівень та промислова застосовність винаходу.

1. Новизна: винахід має бути новим, тобто не повинен бути відомим з будь-яких джерел перед датою подачі заявки на отримання патенту. Навіть сам автор винаходу не повинен оприлюднювати деталі свого винаходу раніше, ніж за 1 рік до подання заявки.
2. Винахідницький рівень: винахід має бути неочевидним для фахівців у відповідній галузі знань. Винахід повинен мати такий рівень складності або неочікуваний ефект, який не може бути легко визначений імплементацією звичайних знань та технік.
3. Промислова застосовність: винахід має бути придатним для використання в промисловості або виробництві продуктів та послуг. Винахід повинен бути придатним для виробництва, продажу або використання в комерційних цілях.

Якщо винахід має всі три ознаки – новизну, винахідницький рівень та промислову застосовність, то йому може бути виданий патент.

Що не може бути винаходом?

Згідно з патентним законодавством України, деякі види винаходів не можуть бути захищені патентом, незалежно від новизни та промислової застосовуваності. Наприклад (але не виключно):

• компонування напівпровідникових виробів;
• хірургічні чи терапевтичні способи лікування людини або тварини, способи діагностики організму людини або тварини;
• генетика людей;
• процеси змінювання геному тварин, які можуть спричинити їх страждання;
• продукт або процес, який стосується тільки окремих сортів чи порід.

Також є обмеження щодо того, що може бути визнане корисною моделлю. Не можуть отримати відповідний юридичний захист:

• відкриття, наукова теорія, математичний метод;
• схема, правила і метод проведення ігор, конкурсів, аукціонів, фізичних вправ, інтелектуальної або організаційної, зокрема, господарської діяльності;
• комп’ютерні програми;
• форма представлення інформації;
• зовнішній вигляд продуктів, якщо це несе виключно естетичну мету (тобто мистецькі об’єкти).

Що захищає патент?

Отримання патенту гарантує його власнику цілу низку економічних та неекономічних прав. Економічні права здебільшого стосуються захисту унікальності технології з метою отримання від її реалізації максимального прибутку. Власник патенту на винахід або корисну модель має такі права:

• забороняти іншим особам використовувати їх без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається порушенням прав, що надаються патентом згідно із пунктом 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».
• передавати на підставі договору право власності на них будь-якій особі, яка стає його правонаступником;
• використовувати їх за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів;
• використовувати попереджувальне маркування із зазначенням номера патенту на продукті чи на упаковці продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу.

Також власник патенту має право заборонити розголошення змісту патенту будь кому, включаючи держоргани, а також заборонити публічне розголошення імені винахідника.

Строк дії патенту та права власності

Залежно від виду винаходу, термін дії патенту варіюється, але в будь-якому випадку дата розраховується не від моменту отримання патенту, а від подання відповідної заявки.

Строк дії патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки. А патенту на винахід – 20 років від дати подання заявки. Якщо ж об’єктом патентування є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин (тобто це фармацевтика або агрохімія), використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою отримання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років.

Найбільший строк захисту мають промислові зразки – до 25 років за умови сплати відповідних зборів за підтримання чинності.

Також важливо не забувати, що чинність патенту необхідно підтримувати шляхом сплати річних зборів за продовження патенту і ця сума щороку зростає, оскільки діє прогресивна модель нарахування мита.

Також власник патенту може передати права власності іншим фізичним або юридичним особам різними способами: продати, подарувати, передати у спадок. Виконати це можна шляхом оформлення відповідного договору через патентного повіреного з обов’язковою реєстрацією такого договору у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

Замовте КОНСУЛЬТАЦІЮ зараз

Гарантовано надамо цінну інформацію безпосередньо для вашого бізнесу

Ім’я введене некоректно Email введено некоректно Телефон введено некоректно безкоштовна консультація

Процес отримання патенту

Сам процес отримання патенту – відносно короткий. Але проходження всіх етапів експертизи і підготовчий процес, що передує поданню заявки, можуть тривати значно довше. Перший крок підготовки – патентний пошук.

Патентний пошук

Цей етап вкрай важливий, оскільки тут експерт перевіряє саму можливість отримати реєстрацію. Причому в деяких випадках ця процедура буде корисною навіть до початку розробки продукту, ще на рівні ідеї, оскільки це можливість глибоко зрозуміти ринок, побачити, які технології здобули комерційний успіх, а які уже створені – але з якихось причин не отримали широкого поширення. А значить це допоможе вам створити дійсно унікальний продукт.

Другий важливий аспект патентного пошуку – це визначення, чи має ваш винахід достатній рівень технологічної новизни для того, щоб вважатись винаходом чи корисною моделлю. Адже якщо ви подасте заявку, що не відповідає необхідному рівню, вам відмовлять в реєстрації.

Також патентний пошук може вам знадобитись в тому випадку, коли ви не є винахідником і не плануєте реєструвати власні розробки, але плануєте продаж певного продукту й існує ймовірність, що він захищений патентом. Таким чином ви маєте змогу уникнути майбутнього судового позову.

Первинний пошук, звісно, можна виконати самостійно, оскільки бази даних здебільшого відкриті і автор винаходу, що гарно розуміється на своїй темі, може знайти чимало відповідної у  базах,що містять інформацію про уже зареєстровані патенти.

Але є нюанс з правильними критеріями пошуку, оскільки в патентному праві вкрай важливим є формулювання. Доволі часто розробники сприймають свій винахід виключно в рамках власного проекту і це звужує область пошуку, робить його неякісним.

Наприклад, якщо ви розробляєте насадку на якийсь прилад, то і шукаєте по ключовим словам “насадка” та все з цим пов’язане – і аналогічних насадок ви не знайдете. І при цьому отримаєте відмову в реєстрації, бо уже існує патент на абсолютно аналогічний за функціональним призначенням і технологією роботи окремий пристрій.

Чому так відбувається? Чистий людський фактор: винахідники, зосереджені на своїй роботі, мислять у вузькому коридорі сприйняття саме своєї конструкції. А для якісного патентного пошуку потрібен широкий кругозір і системний підхід, що допоможе побудувати правильну стратегію пошуку.

Друга причина, через яку самостійно проводити патентний пошук дійсно складно – це необхідний час. Без спеціальних навичок і інструментів перебір всіх баз вручну потребує величезну кількість часу. Спеціалісти компанії 4В за допомогою спеціальних інструментів можуть перебирати великі обсяги інформації значно швидше і якісніше. 

Перший крок патентного пошуку – розробка регламенту пошуку інформації. На цьому етапі необхідно:

1. Скласти найбільш розгорнутий і повний опис нововведення з перерахуванням всіх ключових слів.
2. Визначити список баз даних, в яких буде проводитися патентний пошук.
3. Скласти перелік джерел, що так чи інакше належать до винаходу, хоч і не мають прямого відношення до патентознавства.
4. Здійснити вивчення комерційних пропозицій виробів, в яких можуть бути затребувані переваги винаходу.

Далі, залежно від задачі, треба обрати один з двох видів пошуку:: Prior art search і Freedom to operate. Перший – власне перевірка науково-технічної новизни перед реєстрацією власного патенту. Другий – перед використанням товару чи технології в комерційних цілях щоб не порушувати чужі права.

Далі на основі зібраних даних починається уже безпосередній збір необхідної інформації для подальшої систематизації та аналізу, за результатами якого ви отримаєте детальний звіт про те, чи є у вашого винаходу обмеження до реєстрації (відсутні важливі критерії патентопридатності) чи використання (якщо технологія уже запатентована). 

Подача заявки

В Україні для реєстрації патенту необхідно подати паперову або електронну заявку в “Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій” ((УКРНОІВІ). Зробити це може або особисто заявник, або його довірена особа, зазвичай патентний повірений, з використанням електронного підпису. Заявником може бути як фізична, так і юридична особа. Якщо винахідник не є резидентом України, то заявку має подавати патентний повірений. Або ж, якщо винахід на реєстрацію подає група, членом якої є резидент України, то допомога юриста не обов’язкова, достатньо наявності української адреси для листування.

Важливо пам’ятати, що існує суворе обмеження терміну подачі заявки, якщо винахід був оприлюднений. Так, якщо існують публічно доступні фото або відео товару (наприклад, в інтернеті), якщо уже розпочато виробництво або продаж товару чи послуги, то у вас є всього 1 рік на подачу заявки. Якщо з дати першої появи винаходу в публічному просторі пройшло більше 1 року, то право на реєстрацію патенту втрачене.

У заяві необхідно вказати винахідника або винахідників (якщо автори розробки – колектив дослідників), адреси кожного, а також ім’я заявника, якщо винахідник подає заявку не самостійно.

Винахідник має право вимагати, щоб його ім’я не згадували в будь-якій публікації Національного органу інтелектуальної власності, зокрема у відомостях про заявку чи про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі).

До заявки необхідно додати:

• формули, за бажанням креслення або розрахунки, що є об’єктом патентування;
• детальний опис винаходу;
• документи про сплату відповідних зборів;
• реферат – короткий опис.

Крім усього переліченого, до заявки на промисловий зразок необхідно додати зображення товару з усіх ракурсів, оскільки об’єктом захисту є саме дизайн.

Проходження експертизи

Патент на винахід видається тільки за результатами експертизи, що оцінює патентоздатність заявки (новизну, винахідницький рівень, промислову придатність). Вона складається з попередньої, формальної та кваліфікаційної експертизи.

Попередня експертиза заявки перевіряє, чи є в ній матеріали і відомості, що можуть становити державну таємницю. Якщо за рядом ознак вона кваліфікується як секретна, то далі її експертиза буде проходити за окремою процедурою. Якщо ж приводів для надання такого статусу немає, то заявка проходить усі етапи за стандартною процедурою

Рішення про наявність чи відсутність державної таємниці заявник має право оскаржити, надіславши експерту відповідне аргументоване клопотання або навіть звернутись до суду щоб засекретити або  розсекретити власну розробку, відповідно  до власних намірів.

Наступний крок – формальна експертиза. Вона не стосується безпосередньо технологічної сторони винаходу, а оцінює заявку виключно з формальної точки зору на відповідність законодавству. Тут експерти перевіряють:

• чи належить заявлений винахід до об’єктів, що мають право на патентну реєстрацію;
• чи сплачені відповідні мита;
• чи правильно заповнена сама заявка і чи містить вона всі необхідні додатки.

Також саме на етапі формальної експертизи винаходу присвоюються відповідні класифікаційні індекси відповідно до чинної редакції Міжнародної патентної класифікації.

Якщо на цьому етапі будуть виявлені помилки або недоліки, то заявник отримає листа на вказану при поданні заявки адресу із переліком всіх необхідних правок із посиланнями на відповідні нормативно-правові акти. І з дати отримання такого листа заявник має два місяці на мотивовану відповідь і виправлення помилок. Або ж можна подати клопотання про продовження цього терміна (максимум 6 місяців), якщо є необхідність.

Якщо у відповідний строк не надати відповідь, то заявка вважається відкликаною і не може бути зареєстрована, про що заявник також отримає повідомлення. Якщо ж все в порядку, то після завершення формальної експертизи заявник отримає повідомлення про те, що заявка може бути передана для проходження кваліфікаційної експертизи.

Для того, щоб розпочати процедуру кваліфікаційної експертизи, заявник має надати відповідну заявку і оплатити збір за неї. Для цього надається три роки з моменту отримання висновків формальної експертизи.

На цьому третьому етапі перевіряється уже власне патентоздатність: промислова придатність, новизна і винахідницький рівень. Здійснюють її не юристи, а експерти відповідної галузі. Якщо в процесі експертизи будуть виявлені недоліки, то заявник отримає про це попередній висновок і також матиме 2 місяці на надсилання аргументованого оскарження або на виправлення недоліків.

Після проходження усіх етапів, внесення усіх виправлень патент отримує реєстрацію і  одночасно з цим ДП “Український інститут інтелектуальної власності” публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність» визначені в установленому порядку відомості про видачу патенту.

Видача патенту проводиться в місячний строк після його державної реєстрації. В середньому весь процес від подання заявки до отримання документа займає трохи більше року.

Чи можуть відхилити заявку і що робити в такому випадку?

На етапі формальної експертизи держ орган може відмовити у схваленні заявки з кількох причин:

• заявлений винахід не відповідає умовам надання правової охорони або несе загрозу громадському добробуту і порядку;
• заявник не надіслав матеріалів на запит закладу експертизи протягом установленого строку або клопотання про його продовження;
• заявка з урахуванням матеріалів, надісланих у відповідь на запит закладу експертизи, не відповідає встановленим вимогам щодо її оформлення;
• не сплачені відповідні мита впродовж встановленого строку.

Причиною відмови на етапі кваліфікаційної експертизи можуть бути:

• невідповідність умовам патентоздатності;
• заявка на видачу патенту на винахід не відповідає локальній новизні;
• хоча б один із заявлених винаходів групи, якщо вони подані разом, не є патентоздатним;
• невідповідність плати за видачу патенту встановленому розміру.

Але відмова не є остаточною. У випадку з формальними причинами відмови необхідно подати виправлення і аргументоване клопотання до експертного органа. А у випадку відмови при кваліфікаційній експертизі її результати можна оскаржити через Апеляційну палату Національного органу інтелектуальної власності. Значно більшою є ймовірність успішного оскарження, якщо в цьому процесі вам будуть допомагати юристи компанії 4В.

Сплата мита

В процесі проходження кожного етапу реєстрації патенту доведеться сплачувати різноманітні збори:  за подання заявки, за кількість об’єктів в заявці (якщо їх більше 3), за додаткові сторінки в описі винаходу, за подання клопотання, за продовження термінів подачі виправлень і так далі. В середньому (окрім плати за продовження патенту) вони коливаються в межах від 200 до 7000 грн. З повним переліком зборів можна ознайомитись на Урядовому порталі, в Постанові Кабінету Міністрів №496 від 12 червня 2019 року.

Державне мито потрібно сплатити протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про видачу патенту. Для заявників, що проживають в Україні, адміністративний збір складає 1 неоподаткований мінімум, тобто 17 грн станом на 2023 рік. Для нерезидентів України цей збір складає 100  доларів США

Сплачувати мито можуть винахідники, заявники або їх довірені особи за наявності довіреності. Відповідні реквізити є на сайті УКРНОВІ.

Скільки коштує патент на винахід?

Враховуючи, що державні мита залежать від купи факторів: кількості об’єктів, розміру заявки, кількості внесених виправдань і поданих клопотань, подання апеляцій тощо, то визначити точні суми вкрай складно.

Зате наразі точно відомі суми за підтримання дійсності патенту на винахід. Вартість річного збору в перший рік – всього 600 грн, але росте з кожним роком, аж до 30 400 грн за 25-й рік продовження патенту. Але є приємна новина для винахідників: якщо ви є і власником патенту, і автором винаходу, то від цих сум ви сплачуєте лише 10% для винаходів або 20% для корисних моделей.

Як бачимо, українське законодавство з патентування місцями заплутане. В наступному тексті цієї серії ми порівняємо його з законодавством та особливостями подачі заявки в інших країнах, а також детально розглянемо як подати патент на міжнародний захист.

Якщо вам потрібна допомога з подачею заявки, реєстрацією патенту або захистом своїх прав за допомогою досвідчених патентних повірених компанії 4В зробити це значно простіше.