Справа Frisby: чому не слід забувати про використання ТМ у країнах, де вони зареєстровані

Компанія Frisby, гігант фастфуду в Колумбії, зробила все правильно: заздалегідь зареєструвала свою торгівельну марку в Євросоюзі. А тепер Відомство інтелектуальної власності ЄС (EUIPO) анулює її права на користь іспанського конкурента. І найцікавіше — це не рейдерство. Це абсолютно законна процедура.

Може здатися, що цей випадок про далекий колумбійський бізнес жодним чином не дістане України. Проте не варто бути такими самовпевненими. Адже виходить, що можна легально втратити навіть свій захищений бренд. І справа Frisby є холодним попередженням для кожної української компанії, яка планує виходити на ринки ЄС, США чи деінде. 

Розберімося, яку фатальну помилку допустила Frisby, і як вам не наступити на ті самі граблі.

Що сталося із Frisby і хто фігуранти справи? Короткий екскурс в історію однієї помилки

Колумбійська мережа ресторанів Frisby S.A. — великий гравець у себе на батьківщині. Вони завчасно зареєстрували свою торгівельну марку (ТМ) на території Європейського Союзу. При чому, захищений як бренд, так і графічна ідентичність. Здавалося б, проблем виникнути не має.

Але з’явилася іспанська компанія Frisby España SL, яка теж захотіла працювати під цим брендом. Іспанці подали позов до Відомства інтелектуальної власності ЄС (EUIPO) з вимогою анулювати реєстрацію колумбійців.

• Аргумент був простий і вбивчий: колумбійська Frisby зареєструвала ТМ, але не використовувала її в ЄС понад 5 років. 

А найцікавіше те, що EUIPO погодилося з цими доводами. Адже якщо ТМ не використовувати в Україні протягом п’яти років поспіль, будь-яка особа може через суд достроково припинити дію свідоцтва на неї — повністю або частково. Це прописано згідно зі ст. 18 (ч. 4) Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», та визнається Великою Палатою Верховного Суду.

Тепер колумбійці у складному становищі. Вони мають довести, що реально вели бізнес у Європі. Поки що вони програють.

Як просувається справа зараз?

Судовий процес ще не завершено. Колумбійська Frisby мусить надати EUIPO вагомі докази, що їхня марка реально працювала в Європі протягом останніх 5 років. Тож компанія зараз стикається зі спором щодо своїх прав інтелектуальної власності. І ця битва є більш значущою, ніж здається у світі бізнесу.

Та попри значну суспільну підтримку на батьківщині, юридично ситуація не на їхню користь. Наразі вони програють.

Два «золотих правила» торгівельних марок, якими всі нехтують

Різні фірми та конгломерати, як і Frisby, протягом багатьох років змушені вживати юридичних заходів за межами своїх країн. І всі з однією метою — захистити використання бренду.

У чому помилка Frisby? Вони проігнорували два фундаментальні принципи, які українському бізнесу слід вивчити напам’ять.

Принцип територіальності («захист діє лише там, де є реєстрація»)

Думати, що реєстрація ТМ в Україні автоматично відкидає посягання на бренд у Польщі, Німеччині чи США — поширена помилка. Так само і сам факт реєстрації в Колумбії не означав захист в Іспанії для Frisby. 

Якщо хочете вийти на ринок ЄС, тоді потрібна реєстрація в EUIPO. Якщо ж плануєте продавати в США, реєструйте марку в USPTO. Для кожної нової юрисдикції потрібна окрема реєстрація. Однак не варто реєструвати марку одразу в усьому світі. Це дорого і непрактично. Реєструйте її там, де реально вестимете бізнес протягом наступних 3-5 років.

Принцип територіальності — основа, та можна сказати, що він трохи застарів. Зокрема тому, що був придуманий в епоху, коли бізнес був переважно фізичним. Якщо компанії не було в країні, про неї там ніхто й не знав. 

Сьогодні ж бренд може прославитися на весь світ не маючи жодного офісу за межами своєї країни. Інтернет, соцмережі та міжнародні подорожі роблять свою справу. Але закон цього не враховує. Він створює лазівку: 

• хтось бачить вашу популярність в Instagram;
• перевіряє, що фізично вас немає в ЄС;
• легально «перехоплює» назву і веде свій бізнес у Німеччині, використовуючи вашу ТМ.

Приємного мало, але такі реалії.

Принцип анулювання через невикористання

Законодавство більшості країн розглядає ТМ не як пасивний актив, а як робочий інструмент. Її головна функція — ідентифікувати та розрізнити ваші товари чи послуги на ринку.

Якщо ви не використовуєте марку, вона не виконує своєї функції. Отже, ви «заморозили» назву, якою міг би скористатися інший бізнес. Щоб цього уникнути, закон дає право зацікавленій особі вимагати анулювання вашої реєстрації. І найчастіше через суд.

• «Ось чому, коли хтось не використовує ТМ, він ризикує отримати позов про анулювання її реєстрації згідно з більшістю законів (якщо не за всіма). Ба більше, у деяких країнах скасування може відбутися на підставі рішення ex officio, тобто за волею самого відомства», – зазначають експерти.

Ініціатором оскарження може стати будь-хто. Ваш прямий конкурент, компанія з іншої сфери, якій сподобалася ваша назва, або навіть так звані «патентні тролі». Для вас це означає одне —  інвестиція в реєстрацію згорає, ви втратите і гроші, і права на бренд у певній юрисдикції.

З одного боку, зареєстрована ТМ надає власнику безперечні переваги. Та з іншого — вона не має абсолютної сили. Для максимізації захисту в конкретній країні, потрібно безперервно використовувати ТМ на території тієї ж країни. Все просто.

Замовте КОНСУЛЬТАЦІЮ зараз

Гарантовано надамо цінну інформацію безпосередньо для вашого бізнесу

Ім’я введене некоректно Email введено некоректно Телефон введено некоректно безкоштовна консультація

Що вважається «реальним використанням» ТМ?

Запитання, яке турбує десятки підприємців, звучить так: «Що саме потрібно робити, аби мою марку не анулювали?» У нас є відповідь: закон вимагає «добросовісного» або «реального» використання. Тобто ваші дії мають бути спрямовані на створення або утримання частки ринку (згідно з проєктом нового Закону України «Про охорону прав на торговельні марки», що гармонізує законодавство з нормами ЄС).

Як використання зараховується:

1. Продаж товарів з вашою ТМ. Інвойси, чеки, контракти з дистриб’юторами на території ЄС чи іншої країни — все це прямі докази.
2. Надання послуг під вашим брендом. Підтвердженнями слугують договори з клієнтами, акти виконаних робіт, комерційні пропозиції для клієнтів з відповідної країни.
3. Реклама, націлена на споживачів конкретної країни. Наприклад, контекстна реклама в Google з геотаргетингом на Польщу, статті в берлінських онлайн-ЗМІ.
4. Фізичне маркування продукції. Фотографії вашого товару з етикеткою, фірмовим пакуванням, де чітко видно ТМ.
5. Онлайн-присутність. Якщо сайт має комерційну функцію для відповідного ринку (валюта, доставка, мова). 

НЕ зараховується як використання (або ж вважається слабким доказом):

1. Символічне використання без комерційного ефекту. Надрукувати 10 візитівок, відправити один зразок товару другу, розмістити логотип на внутрішньому документі компанії. Суд розцінить це як спробу обійти закон.
2. Пасивний сайт. Тобто без можливості купити або замовити продукт для, наприклад, аудиторії ЄС. Немає цін у євро, не пропонується доставка країни Європи тощо.
3. Реклама без географічної прив’язки до ринку. Якщо ви рекламуєтесь в Instagram для української аудиторії, це не доводить використання марки в Німеччині. Навіть якщо німці теоретично могли бачити вашу рекламу.
4. Підготовчі дії. Переговори з потенційними партнерами, розробка дизайну упаковки — це не реальне використання ТМ на ринку.

Отже, ключовий висновок: суд оцінює не символічні жести, а реальну комерційну діяльність, спрямовану на завоювання ринку.

Чому справа Frisby — це більше, ніж просто юридичний спір?

На перший погляд, взаємини колумбійської мережі Frisby S.A. та іспанської компанії Frisby España SL нагадують звичайну суперечку. Але насправді цей кейс оголив фундаментальну проблему сучасного глобального бізнесу і став лакмусовим папірцем, який показує, наскільки застаріле законодавство відстає від цифрової реальності.

Найцікавіше у цій історії — реакція суспільства. В Колумбії на підтримку Frisby виступили чимало брендів та організацій. Для них Frisby — це національний символ, і спроба «вкрасти» його в Європі сприймається як несправедливість.

Зокрема, ось такі пости трапляються на їхніх офіційних сторінках у соціальній мережі X (у минулому — Twitter).

Джерело усіх ілюстрацій: Portafolio

Але для Відомства інтелектуальної власності ЄС емоції не мають значення. Є лише холодний закон: не використовуєш — втрачаєш. 

Цей випадок чітко показує, що народна любов та впізнаваність бренду не є юридичним доказом у суді. Ви можете бути суперзіркою у себе вдома, але в залі суду в іншій країні це не допоможе, якщо у вас немає паперів, що підтверджують комерційну діяльність.

Як українському бізнесу уникнути «пастки Frisby»?

Клієнтам 4B ми радимо діяти системно, щоб забезпечити безпечний вихід на міжнародний ринок.  

Крок 1. Аудит активів

Спершу проведіть внутрішню перевірку:

• Де ви вже зареєстровані? 
• Де плануєте працювати в найближчі 3 роки? 
• Чи готові ви інвестувати у просування на цих ринках? 

Чесні відповіді на ці запитання сформують план майбутнього бізнес-розширення за рубежем.

Крок 2. Розумна реєстрація ТМ

Не реєструйте марку «про всяк випадок». Реєструйте там, де є чіткий бізнес-план. Якщо мета — ЄС, реєструйте ТМ в EUIPO. Якщо США — окремо там. Це заощадить гроші та вбереже від реєстрацій, які ви не зможете активувати.

Крок 3. Збір доказів

Цей етап дещо розтягнутий у часі, адже передбачає постійне документування доказів використання ТМ в ЄС, США чи на ринку Азії. Рекомендуємо зберігати:

• скріншоти рекламних кампаній із налаштуваннями геолокації;
• копії інвойсів та договорів;
• посилання на публікації у місцевих ЗМІ;
• зразки пакування, брошур, комерційних пропозицій.

Усе це стане корисним у суді (якщо він колись станеться). Юридична практика в Україні підтверджує, що значна частина спорів про анулювання ТМ через невикористання вирішується не на користь власника. А серед причин — недостатність або відсутність доказів реального використання.

Крок 4. Систематичний моніторинг

Навіть якщо ви активно використовуєте марку, потрібно стежити, чи не намагається хтось зареєструвати схожу назву. Існують спеціальні сервіси моніторингу, які повідомлять вас про такі заявки. Реагувати потрібно швидко.

Партнерство з юридичною компанією 4B — безпека 2.0 для вашої ТМ

Кейс Frisby ілюструє типові ризики, з якими стикається бізнес. Працювати на міжнародному ринку наосліп — це як їхати незнайомою дорогою вночі без фар. Можна проїхати, а можна втрапити в ДТП. Завдання нашої команди — убезпечити ваш шлях.

Ось що ми робимо, щоб захистити ваш бренд:

1. Розробляємо стратегію. Ми не почнемо роботу, поки не зрозуміємо ваші реальні бізнес-цілі. Куди ви йдете? Де будуть ваші клієнти через 3 роки? На основі цього пропонуємо оптимальні юрисдикції для реєстрацій ТМ, щоб ви не витрачали гроші на «мертві» активи, які потім анулюють.
2. Допомагаємо зібрати доказову базу. Ми знаємо, які саме докази приймає EUIPO чи USPTO. Тому підкажемо, як правильно оформити інвойс чи налаштувати рекламну кампанію.
3. Перевіряємо реєстри. Ми налаштовуємо систему моніторингу і повідомляємо вас, якщо хтось намагається зареєструвати схожий бренд. Це дозволяє реагувати на загрозу на ранньому етапі, що значно дешевше, ніж судитися потім.
4. Ведемо міжнародні спори. Якщо проблема вже виникла, ми представляємо ваші інтереси у відомствах інтелектуальної власності та судах. Почасту без професійного юридичного супроводу шанси на успіх мінімальні (як-от в історії Frisby).

Не хочете ризикувати своїм бізнесом за кордоном? Замовте безплатну консультацію з юристом 4B вже сьогодні! 

Підіб’ємо підсумки

Історія Frisby — це не про невдачу, а про хибне уявлення, що свідоцтво про реєстрацію є кінцевим результатом. Насправді воно є тільки дозволом на ведення бізнесу в певній країні. Він дає вам право на захист, але не захищає автоматично. Сам захист активується лише тоді, коли ви починаєте реально працювати на ринку.

Головний урок для українського бізнесу такий: на міжнародному ринку папірець про реєстрацію не вартий нічого без реальних доказів роботи. Тому зберігайте інвойси, контракти з місцевими дистриб’юторами та постійно поповнюйте теку іншими підтвердженнями!