Дело Frisby: почему не следует забывать об использовании ТМ в странах, где они зарегистрированы

Компания Frisby, гигант фастфуда в Колумбии, сделала все правильно: заранее зарегистрировала свою торговую марку в Евросоюзе. А теперь Ведомство интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) аннулирует ее права в пользу испанского конкурента. И самое интересное — это не рейдерство. Это абсолютно законная процедура.

Может показаться, что этот случай о далеком колумбийском бизнесе никак не касается Украины. Однако не стоит быть такими самоуверенными. Ведь получается, что можно легально потерять даже свой защищенный бренд. И дело Frisby является холодным предупреждением для каждой украинской компании, которая планирует выходить на рынки ЕС, США или куда-либо еще.

Давайте разберемся, какую фатальную ошибку допустила Frisby, и как вам не наступить на те же грабли.

Что случилось с Frisby и кто фигуранты дела? Краткий экскурс в историю одной ошибки

Колумбийская сеть ресторанов Frisby S.A. — крупный игрок у себя на родине. Они заблаговременно зарегистрировали свою торговую марку (ТМ) на территории Европейского Союза. Причем защищен был как бренд, так и графическая идентичность. Казалось бы, проблем возникнуть не должно.

Но появилась испанская компания Frisby España SL, которая тоже захотела работать под этим брендом. Испанцы подали иск в Ведомство интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) с требованием аннулировать регистрацию колумбийцев.

• Аргумент был прост и убийственен: колумбийская Frisby зарегистрировала ТМ, но не использовала ее в ЕС более 5 лет.

И самое интересное то, что EUIPO согласилось с этими доводами. Ведь если ТМ не использовать в Украине в течение пяти лет подряд, любое лицо может через суд досрочно прекратить действие свидетельства на нее — полностью или частично. Это прописано согласно ст. 18 (ч. 4) Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» и признается Большой Палатой Верховного Суда.

Теперь колумбийцы в сложном положении. Они должны доказать, что реально вели бизнес в Европе. Пока что они проигрывают.

Как продвигается дело сейчас?

Судебный процесс еще не завершен. Колумбийская Frisby должна предоставить EUIPO веские доказательства того, что их марка реально работала в Европе в течение последних 5 лет. Таким образом, компания сейчас сталкивается со спором относительно своих прав интеллектуальной собственности. И эта битва является более значимой, чем кажется в мире бизнеса.

Но, несмотря на значительную общественную поддержку на родине, юридически ситуация не в их пользу. На данный момент они проигрывают.

Два «золотых правила» торговых марок, которыми все пренебрегают

Различные фирмы и конгломераты, как и Frisby, на протяжении многих лет вынуждены принимать юридические меры за пределами своих стран. И все с одной целью — защитить использование бренда.

В чем ошибка Frisby? Они проигнорировали два фундаментальных принципа, которые украинскому бизнесу следует выучить наизусть.

Принцип территориальности («защита действует только там, где есть регистрация»)

Думать, что регистрация ТМ в Украине автоматически защищает от посягательств на бренд в Польше, Германии или США — распространенная ошибка. Точно так же и сам факт регистрации в Колумбии не означал защиту в Испании для Frisby.

Если хотите выйти на рынок ЕС, тогда нужна регистрация в EUIPO. Если же планируете продавать в США, регистрируйте марку в USPTO. Для каждой новой юрисдикции нужна отдельная регистрация. Однако не стоит регистрировать марку сразу во всем мире. Это дорого и непрактично. Регистрируйте ее там, где реально будете вести бизнес в течение следующих 3-5 лет.

Принцип территориальности — это основа, но можно сказать, что он немного устарел. В частности потому, что был придуман в эпоху, когда бизнес был преимущественно физическим. Если компании не было в стране, о ней там никто и не знал.

Сегодня же бренд может прославиться на весь мир, не имея ни одного офиса за пределами своей страны. Интернет, соцсети и международные путешествия делают свое дело. Но закон этого не учитывает. Он создает лазейку:

• кто-то видит вашу популярность в Instagram;
• проверяет, что физически вас нет в ЕС;
• легально «перехватывает» название и ведет свой бизнес в Германии, используя вашу ТМ.

Приятного мало, но таковы реалии.

Принцип аннулирования из-за неиспользования

Законодательство большинства стран рассматривает ТМ не как пассивный актив, а как рабочий инструмент. Ее главная функция — идентифицировать и отличать ваши товары или услуги на рынке.

Если вы не используете марку, она не выполняет свою функцию. Следовательно, вы «заморозили» название, которым мог бы воспользоваться другой бизнес. Чтобы этого избежать, закон дает право заинтересованному лицу требовать аннулирования вашей регистрации. И чаще всего через суд.

• «Вот почему, когда кто-то не использует ТМ, он рискует получить иск об аннулировании ее регистрации согласно большинству законов (если не всем). Более того, в некоторых странах отмена может произойти на основании решения ex officio, то есть по воле самого ведомства», – отмечают эксперты.

Инициатором оспаривания может стать кто угодно. Ваш прямой конкурент, компания из другой сферы, которой понравилось ваше название, или даже так называемые «патентные тролли». Для вас это означает одно — инвестиция в регистрацию сгорает, вы потеряете и деньги, и права на бренд в определенной юрисдикции.

С одной стороны, зарегистрированная ТМ предоставляет владельцу несомненные преимущества. Но с другой — она не имеет абсолютной силы. Для максимизации защиты в конкретной стране, нужно непрерывно использовать ТМ на территории той же страны. Все просто.

Закажите КОНСУЛЬТАЦИЮ сейчас

Гарантированно предоставим ценную информацию непосредственно для вашего бизнеса

Имя введено некорректно Email введено некорректно Телефон введено некорректно бесплатная консультация

Что считается «реальным использованием» ТМ?

Вопрос, который беспокоит десятки предпринимателей, звучит так: «Что именно нужно делать, чтобы мою марку не аннулировали?» У нас есть ответ: закон требует «добросовестного» или «реального» использования. То есть ваши действия должны быть направлены на создание или удержание доли рынка (согласно проекту нового Закона Украины «Об охране прав на торговые марки», который гармонизирует законодательство с нормами ЕС).

Как использование засчитывается:

1. Продажа товаров с вашей ТМ. Инвойсы, чеки, контракты с дистрибьюторами на территории ЕС или другой страны — все это прямые доказательства.
2. Предоставление услуг под вашим брендом. Подтверждениями служат договоры с клиентами, акты выполненных работ, коммерческие предложения для клиентов из соответствующей страны.
3. Реклама, нацеленная на потребителей конкретной страны. Например, контекстная реклама в Google с геотаргетингом на Польшу, статьи в берлинских онлайн-СМИ.
4. Физическая маркировка продукции. Фотографии вашего товара с этикеткой, фирменной упаковкой, где четко видна ТМ.
5. Онлайн-присутствие. Если сайт имеет коммерческую функцию для соответствующего рынка (валюта, доставка, язык).

НЕ засчитывается как использование (или же считается слабым доказательством):

1. Символическое использование без коммерческого эффекта. Напечатать 10 визиток, отправить один образец товара другу, разместить логотип на внутреннем документе компании. Суд расценит это как попытку обойти закон.
2. Пассивный сайт. То есть без возможности купить или заказать продукт для, например, аудитории ЕС. Нет цен в евро, не предлагается доставка в страны Европы и т. д.
3. Реклама без географической привязки к рынку. Если вы рекламируетесь в Instagram для украинской аудитории, это не доказывает использование марки в Германии. Даже если немцы теоретически могли видеть вашу рекламу.
4. Подготовительные действия. Переговоры с потенциальными партнерами, разработка дизайна упаковки — это не реальное использование ТМ на рынке.

Итак, ключевой вывод: суд оценивает не символические жесты, а реальную коммерческую деятельность, направленную на завоевание рынка.

Почему дело Frisby — это больше, чем просто юридический спор?

На первый взгляд, взаимоотношения колумбийской сети Frisby S.A. и испанской компании Frisby España SL напоминают обычный спор. Но на самом деле этот кейс обнажил фундаментальную проблему современного глобального бизнеса и стал лакмусовой бумажкой, которая показывает, насколько устаревшее законодательство отстает от цифровой реальности.

Самое интересное в этой истории — реакция общества. В Колумбии в поддержку Frisby выступили многие бренды и организации. Для них Frisby — это национальный символ, и попытка «украсть» его в Европе воспринимается как несправедливость.

В частности, вот такие посты встречаются на их официальных страницах в социальной сети X (в прошлом — Twitter).

Источник всех иллюстраций: Portafolio

Но для Ведомства интеллектуальной собственности ЕС эмоции не имеют значения. Есть лишь холодный закон: не используешь — теряешь.

Этот случай четко показывает, что народная любовь и узнаваемость бренда не являются юридическим доказательством в суде. Вы можете быть суперзвездой у себя дома, но в зале суда в другой стране это не поможет, если у вас нет бумаг, подтверждающих коммерческую деятельность.

Как украинскому бизнесу избежать «ловушки Frisby»?

Клиентам 4B мы советуем действовать системно, чтобы обеспечить безопасный выход на международный рынок.

Шаг 1. Аудит активов

Сначала проведите внутреннюю проверку:

• Где вы уже зарегистрированы?
• Где планируете работать в ближайшие 3 года?
• Готовы ли вы инвестировать в продвижение на этих рынках?

Честные ответы на эти вопросы сформируют план будущего бизнес-расширения за рубежом.

Шаг 2. Разумная регистрация ТМ

Не регистрируйте марку «на всякий случай». Регистрируйте там, где есть четкий бизнес-план. Если цель — ЕС, регистрируйте ТМ в EUIPO. Если США — отдельно там. Это сэкономит деньги и убережет от регистраций, которые вы не сможете активировать.

Шаг 3. Сбор доказательств

Этот этап несколько растянут во времени, так как предполагает постоянное документирование доказательств использования ТМ в ЕС, США или на рынке Азии. Рекомендуем сохранять:

• скриншоты рекламных кампаний с настройками геолокации;
• копии инвойсов и договоров;
• ссылки на публикации в местных СМИ;
• образцы упаковки, брошюр, коммерческих предложений.

Все это пригодится в суде (если он когда-нибудь случится). Юридическая практика в Украине подтверждает, что значительная часть споров об аннулировании ТМ из-за неиспользования решается не в пользу владельца. А среди причин — недостаточность или отсутствие доказательств реального использования.

Шаг 4. Систематический мониторинг

Даже если вы активно используете марку, нужно следить, не пытается ли кто-то зарегистрировать похожее название. Существуют специальные сервисы мониторинга, которые сообщат вам о таких заявках. Реагировать нужно быстро.

Партнерство с юридической компанией 4B — безопасность 2.0 для вашей ТМ

Кейс Frisby иллюстрирует типичные риски, с которыми сталкивается бизнес. Работать на международном рынке вслепую — это как ехать по незнакомой дороге ночью без фар. Можно проехать, а можно попасть в ДТП. Задача нашей команды — обезопасить ваш путь.

Вот что мы делаем, чтобы защитить ваш бренд:

• Разрабатываем стратегию. Мы не начнем работу, пока не поймем ваши реальные бизнес-цели. Куда вы идете? Где будут ваши клиенты через 3 года? На основе этого предлагаем оптимальные юрисдикции для регистрации ТМ, чтобы вы не тратили деньги на «мертвые» активы, которые потом аннулируют.
• Помогаем собрать доказательную базу. Мы знаем, какие именно доказательства принимает EUIPO или USPTO. Поэтому подскажем, как правильно оформить инвойс или настроить рекламную кампанию.
• Проверяем реестры. Мы настраиваем систему мониторинга и сообщаем вам, если кто-то пытается зарегистрировать похожий бренд. Это позволяет реагировать на угрозу на раннем этапе, что значительно дешевле, чем судиться потом.
• Ведем международные споры. Если проблема уже возникла, мы представляем ваши интересы в ведомствах интеллектуальной собственности и судах. Зачастую без профессионального юридического сопровождения шансы на успех минимальны (как в истории Frisby).

Не хотите рисковать своим бизнесом за границей? Закажите бесплатную консультацию с юристом 4B уже сегодня!

Подведем итоги

История Frisby — это не о неудаче, а об ошибочном представлении, что свидетельство о регистрации является конечным результатом. На самом деле оно является лишь разрешением на ведение бизнеса в определенной стране. Оно дает вам право на защиту, но не защищает автоматически. Сама защита активируется только тогда, когда вы начинаете реально работать на рынке.

Главный урок для украинского бизнеса таков: на международном рынке бумажка о регистрации ничего не стоит без реальных доказательств работы. Поэтому сохраняйте инвойсы, контракты с местными дистрибьюторами и постоянно пополняйте папку другими подтверждениями!