Правова оцінка зберігання контрафактної продукції в юрисдикціях без реєстрації ТМ

Для українського бізнесу, який масштабуються на європейські ринки, надзвичайно важливо розуміти юридичні нюанси захисту прав інтелектуальної власності в ЄС. Нещодавня судова справа в Німеччині створює важливий прецедент, який може суттєво вплинути на логістичні та складські стратегії компаній, що здійснюють міжнародну торгівлю. Розглянемо докладно правовий аналіз справи C-76/24 Tradeinn Retail Services S.L. проти PH (ECLI:EU:C:2025:220), що демонструє, як зберігання товарів на території держави, на яку не поширюється дія реєстрації торговельної марки, може все одно становити порушення прав на цю торговельну марку.

Обставини справи: транскордонний характер порушення

Справа стосується фізичної особи (PH), яка володіє двома німецькими торговельними марками, зареєстрованими для товарів категорії “спорядження для дайвінгу, водолазних костюмів, водолазних рукавичок, водолазних масок та дихальних апаратів для дайвінгу”.

Відповідачем виступає іспанська компанія Tradeinn Retail Services S.L. (TRS), яка пропонувала водолазне спорядження та аксесуари до продажу на власному веб-сайті (www.scubastore.com) та на маркетплейсі www.amazon.de. Ключовий момент полягає в тому, що TRS рекламувала ці товари з використанням торговельних марок, які належать PH, при цьому фізично товари зберігалися в Іспанії, але пропонувалися до продажу в кількох країнах ЄС, включаючи Німеччину.

PH подав позов про порушення прав до німецького суду, вимагаючи заборонити TRS:

• наносити ці торговельні марки на водолазні аксесуари, їх презентацію або упаковку;
• пропонувати, виробляти, розповсюджувати або іншим чином виводити на ринок водолазні аксесуари з цими торговельними марками, а також рекламувати або зберігати їх для цих цілей.

Правова основа: Директива про торговельні марки 2015 року

У центрі судового розгляду опинилося тлумачення положень статті 10 Директиви про торговельні марки ЄС 2015 року. Згідно зі статтею 10(2), використання стороною в процесі торгівлі позначень, які є ідентичними або схожими до ступеня змішування із зареєстрованою торговельною маркою, без згоди її власника, є порушенням прав.

Стаття 10(3)(b) конкретизує, що “використання” включає “пропонування товарів або їх виведення на ринок, або зберігання їх для цих цілей під торговельною маркою”.

Федеральний суд Німеччини направив два ключових питання до Суду Європейського Союзу (СЄС) для роз’яснення:

1. Територіальне питання: Чи може власник національної реєстрації торговельної марки заборонити особі в іншій країні зберігати товари, що порушують цю торговельну марку, з метою пропонування цих товарів або виведення їх на ринок у країні реєстрації?
   
2. Концептуальне питання: Чи залежить поняття “зберігання” від можливості фактичного доступу до товарів, що порушують права, чи достатньою є можливість впливати на особу, яка має фактичний доступ до цих товарів?

Висновок Генерального адвоката

Генеральний адвокат Шпільманн (ГА) у своєму висновку дав позитивні відповіді на обидва питання, тим самим розширюючи тлумачення правових норм у сфері захисту торговельних марок:

Щодо територіального питання

ГА дійшов висновку, що визначальним фактором є не місце фізичного зберігання товарів, а цільова аудиторія, на яку спрямовані пропозиції цих товарів. Якщо товари зберігаються з наміром запропонувати їх або вивести на ринок на території, де торговельна марка захищена, то такі дії можуть бути визнані порушенням, навіть якщо фізичне зберігання відбувається за межами цієї території.

Таким чином, статтю 10(3)(b) слід тлумачити як таку, що захищає національну торговельну марку від зберігання товару за межами відповідної території, якщо це зроблено з метою пропозиції або виведення цього товару на ринок на території, де діє захист торговельної марки.

Щодо концептуального питання

Генеральний адвокат визначив, що поняття “зберігання” включає не лише ситуації, коли особа має безпосередній фізичний доступ до товарів, але й випадки, коли особа має вирішальний вплив на того, хто здійснює таке фізичне зберігання.

ГА провів розмежування між:

• прямим володінням (фактична влада над об’єктом);
• непрямим володінням (відсутність фактичної влади, але наявність права або обов’язку володіти об’єктом через відносини з третьою особою, що дозволяє здійснювати вирішальний вплив на цю особу).

Він зазначив, що судова практика щодо визначення “використання” згідно зі статтею 10(2) розрізняє:

1. третіх осіб, які просто надають технічне рішення, необхідне для використання торговельної марки (наприклад, постачальники онлайн-майданчиків), або демонструють пасивну поведінку без контролю над використанням (наприклад, власники складів);
2. третіх осіб, які мають прямий або опосередкований контроль над діями, що становлять використання (наприклад, продавець, який використовує онлайн-майданчик для пропозиції товарів з порушеними торговельними марками).

Таким чином, стаття 10(3)(b) надає власнику реєстрації національної торговельної марки право вживати заходів проти будь-якої третьої сторони, яка має прямий або опосередкований контроль над зберіганням товарів, включаючи ситуації, коли третя сторона:

• сама зберігає товари з метою їх пропозиції на захищеній території; або
• замовила зберігання товарів іншою особою для цих цілей та має “вирішальний вплив” на цю особу.

Замовте КОНСУЛЬТАЦІЮ зараз

Гарантовано надамо цінну інформацію безпосередньо для вашого бізнесу

Ім’я введене некоректно Email введено некоректно Телефон введено некоректно безкоштовна консультація

Практичне значення для e-commerce бізнесу

Хоча висновок Генерального адвоката не є обов’язковим для Суду ЄС, він пропонує важливі рекомендації щодо обсягу порушення прав на торговельні марки, які можуть бути прийняті Судом у остаточному рішенні.

Ключові висновки для українських компаній:

1. Переосмислення складських стратегій
   
   Компаніям, що здійснюють продаж товарів у різних юрисдикціях ЄС, необхідно переглянути свої логістичні рішення. Зберігання товарів в одній країні ЄС не захищає від потенційних порушень прав на торговельні марки в інших країнах ЄС, якщо ці товари активно просуваються на ринки цих країн.
   
2. Необхідність розширеного дослідження торговельних марок
   
   Перед виходом на європейські ринки необхідно проводити всебічне дослідження не лише загальноєвропейських торговельних марок, а й національних реєстрацій у кожній країні, де планується продаж продукції.
   
3. Перегляд контрактів з логістичними партнерами
   
   Особливу увагу слід приділити договорам з логістичними операторами та власниками складських приміщень, оскільки наявність “вирішального впливу” на таких партнерів може стати підставою для визнання порушення прав на торговельні марки.
   
4. Ризики для платформ дропшипінгу
   
   Модель бізнесу, заснована на дропшипінгу, отримує додаткові юридичні ризики, оскільки навіть за відсутності фізичного доступу до товарів, компанія може бути визнана порушником прав на торговельні марки, якщо має “вирішальний вплив” на того, хто зберігає товари.
   

Отже, позиція Генерального адвоката підкреслює важливість забезпечення ефективного захисту прав на торговельні марки в умовах глобалізованої економіки, не дозволяючи обходити закон за допомогою штучних схем, таких як зберігання товарів за межами захищеної території при одночасному спрямуванні пропозицій на споживачів цієї території.

Експерти компанії 4В, рекомендують українським компаніям, які  працюють або планують вихід на ринки ЄС:

1. Провести аудит використовуваних торговельних марок на предмет потенційних конфліктів з національними реєстраціями в країнах ЄС.
2. Переглянути логістичні схеми з урахуванням розширеного тлумачення поняття “зберігання” та його територіального аспекту.
3. Звернутися до фахівців з інтелектуальної власності для розробки стратегії мінімізації ризиків порушення прав на торговельні марки в ЄС.
4. Розглянути можливість реєстрації власних торговельних марок у ключових юрисдикціях ЄС або отримання загальноєвропейської реєстрації.

Очікуване рішення Суду ЄС у цій справі може стати важливим прецедентом, що визначить межі відповідальності за порушення прав на торговельні марки в транскордонній торгівлі, і матиме значний вплив на всі компанії, що здійснюють міжнародну e-commerce діяльність.Якщо у вас виникли запитання щодо захисту інтелектуальної власності при виході на європейські ринки, експерти компанії 4В готові надати професійні консультації з цих питань.