Ліцензійний договір - складання ліцензії на інтелектуальну власність

Укладання ліцензійних договорів у e-commerce бізнесі

Час читання: 12 хвилин

Підписання ліцензійних договорів, особливо у галузі електронної комерції, – один із найпростіших і найдоступніших методів збільшення прибутковості підприємства. Тому в бізнес-товаристві досить поширена практика, коли одна компанія (ліцензіар) укладає угоду з іншою (ліцензіат) та передає їй права на використання власного бренду. 

Цікавий факт. У звіті License Global за 2023 рік опубліковано 10 корпорацій, які заробили величезні суми шляхом використання їхньої торгової марки іншими підприємцями. До трійки лідерів-ліцензіарів увійшли:

  • компанія Walt Disney з доходом $61,7 млрд;
  • цифрове видавництво Dotdash Meredith – близько $31,5 млрд;
  • американська компанія з управління брендами Authentic Brands Group – $24,1 млрд.

Зі статті ви дізнаєтеся, що таке ліцензійний договір і коли його потрібно укладати. Також ми поговоримо про структуру, особливості та помилки, яких часто припускаються при його підписанні.

Ліцензійний договір: що це і які його види існують

Ліцензійний договір (ліцензійна угода, ЛД) – це цивільноправовий документ, який є засобом розпорядження винятковим правом на результат інтелектуальної діяльності (РІД). Він регламентує відносини сторін:

  • ліцензіара – особи, яка має виключне право на РІД;
  • ліцензіата – особи, яка отримує право на використання РІД.

ЛД регулює надання та обмеження прав на використання ліцензіатом об’єктів інтелектуальної власності (ІВ), у тому числі результатів інтелектуальної діяльності, а також зберігає за ліцензіаром право власності на РІД.

Важливо. На відміну від звичайних контрактів, ліцензійний договір укладається для передачі прав тільки на результати інтелектуальної діяльності та передбачає варіант спільного володіння та/або використання кількома особами.

Види ліцензійних договорів:

  1. Авторський договір. Документ, який виступає угодою між автором та користувачем на передачу прав на використання твору, а також визначає права та обов’язки сторін щодо передачі/використання предмета договору.
  2. Ліцензійний договір на корисну модель, винахід чи промисловий зразок. Угода між правовласником та користувачем, яка регулює права та обов’язки обох сторін щодо передачі прав на використання моделі, винаходу або промислового зразка.
  3. Договір про надання суміжних прав. Документ, що встановлює порядок передачі виключного (невиключного) права на використання об’єктів авторського права та суміжних прав третьою особою.
  4. Договір про надання права користування торговою маркою. Юридичний документ, який визначає умови та порядок передачі чинним правовласником іншій фізичній чи юридичній особі права на використання ТМ.

Класифікація ліцензійних договорів:

Примітка. У ст. 1108 п. 3 Цивільного кодексу України зазначено, що: «ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності може бути винятковою, одиничною, невиключною, а також іншого виду, який не суперечить закону».

  1. Виключна ліцензія. Видається лише одному ліцензіату та виключає можливість використання ліцензіаром результату його інтелектуальної діяльності у сфері, що обмежується цією ліцензією. Також цей вид ліцензії забороняє видавати іншим особам аналогічний дозвіл на використання РІД у зазначеній сфері.
  2. Одинична ліцензія. Надається лише одному ліцензіату та виключає можливість видачі ліцензіаром такої самої ліцензії іншим особам на використання результату інтелектуальної діяльності у сфері, обмеженій цим документом. При цьому одиничний договір ліцензійної угоди не забороняє ліцензіару використовувати РІД у цій сфері.
  3. Невиключна ліцензія. Вона не обмежує можливість ліцензіара самостійно використовувати результат своєї інтелектуальної діяльності та видавати ліцензію третім особам на використання РІД у зазначеній сфері.

Зверніть увагу. У деяких випадках ЛД містять умови відразу кількох видів ліцензійного договору. Наприклад, виключної та невиключної ліцензії. У такій ситуації ліцензіар надає ліцензіату виключне право на виробництво товарів та невиключне – на їх продаж на певній території. Тобто інші виробники в межах даної території також зможуть продавати товари за згодою ліцензіара, але ніяк не виробляти їх.

Коли потрібно укладати ліцензійний договір

Укладання ліцензійного договору – це обов’язкова умова для випадків, коли співробітництво базується на передачі прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Примітка. До об’єктів ІВ відносять такі результати інтелектуальної діяльності: торгові марки (товарні знаки), промислові зразки, корисні моделі, винаходи, фірмові найменування та назви місць походження товарів, авторське право, комп’ютерні програми тощо.

Дозвіл на використання інтелектуальної власності необхідний, якщо ви плануєте:

  1. Застосовувати у своїй бізнес-діяльності уривки чужих творів. Це можуть бути фото та відеоматеріали у вашому лістингу, частини музичних чи літературних творів у рекламі та інше.
  2. Виготовляти продукцію за промисловим зразком. Вам необхідно укласти ліцензійний договір із правовласником, якщо ви хочете виробляти конкретні товари, зразок яких належить іншій людині або компанії.
  3. Використовувати комп’ютерну програму у своїй діяльності. Це може бути програмне забезпечення для обліку продажів чи роботи з клієнтами. У такому разі необхідно придбати ліцензію від розробника чи правовласника.
  4. Розпочати торгівлю під певною ТМ через інтернет-майданчики. Відповідно до вимог міжнародних маркетплейсів, вам необхідно скласти ЛД із правовласником торгової марки, перш ніж реалізовувати товар.

Приклад. Amazon обов’язково вимагає ліцензію на інтелектуальну власність у випадках, коли обліковий запис продавця зареєстровано на одну фізичну чи юридичну особу, а торгова марка, під якою реалізується продукція через цей акаунт, належить іншій особі чи компанії.

Щоб дізнатися, чи потрібно у вашому конкретному випадку укладати ліцензійну угоду, замовте консультацію спеціаліста з прав інтелектуальної власності в компанії 4В.

Навіщо потрібен ліцензійний договір?

Незалежно від видів ліцензійних угод, всі вони забезпечують обом сторонам:

  • регулювання відносин щодо можливостей, порядку та обсягів використання результатів інтелектуальної діяльності;
  • визначення умов та способів оплати за використання РІД;
  • встановлення ефективних механізмів контролю та відповідальності за порушення умов ліцензійного договору, яку беруть на себе обидві сторони;
  • додаткову страховку у разі порушення умов, оскільки ЛД передбачає варіанти та способи відшкодування збитків;
  • захист інтересів ліцензіара та ліцензіата під час виконання умов, прописаних у ліцензійній угоді.

У сфері електронної комерції укладання договору забезпечує ліцензіару безпечну передачу результату інтелектуальної діяльності, а ліцензіату – використання РІД на тих маркетплейсах, де він працює.

Структура ліцензійних договорів: на що варто звернути увагу

Необхідно дотримуватися порядку укладання ліцензійного договору, щоб отримати дозвільний документ, який захищатиме ваші інтереси у партнерстві з іншою особою. Також важливо враховувати й структуру ЛД. Так, усі важливі пункти угоди чітко прописуються та зрозумілі для обох сторін.

  1. Предмет договору

Предметом ЛД може стати будь-яка інтелектуальна власність та права на її використання. Наприклад, товарні знаки, патенти, корисні моделі, право на дизайн, авторське право та інше. При цьому в п. 5 ст. 1109 ЦК України вказано, що предметом ліцензійної угоди не можуть бути права на використання того об’єкта, права ІВ на який не були дійсними на момент укладання договору.

Зверніть увагу. Укладання ліцензійного договору здійснюється лише письмово. Але у разі встановлення будь-якого програмного забезпечення ЛД може бути укладено в електронному вигляді.

  1. Вид ліцензії

У процесі переговорів сторони повинні визначити, на який вид ліцензії укладається угода: виключна, невиключна чи одинична. Якщо ж ви не вкажете вид, то, згідно із законодавством, ліцензіат автоматично отримує невиключну ліцензію на використання предмета ЛД.

  1. Надані права

Договір на використання ліцензії також може включати передачу прав на об’єкти авторського, патентного, суміжного або іншого права. Все це прописується в угоді, щоб уникнути претензій чи непорозуміння між сторонами після передачі прав на використання результатів інтелектуальної діяльності.

  1. Варіанти використання РІД

У цьому пункті висвітлюються всі допустимі способи та методи використання предмета договору в e-commerce-діяльності. У деяких випадках передбачається можливість удосконалення РІД самим ліцензіатом, тому необхідно уточнити допустимі норми для такого перетворення або переосмислення.

  1. Ліцензійні платежі

Ключовий розділ, в якому прописуються: вид відрахувань ліцензіару, їх розмір, спосіб та строки оплати. Види платежів за ліцензійним договором діляться на: фіксований (паушальний) платіж, періодичний (роялті) платіж, комбінований (фіксований + періодичний) платіж.

  1. Відповідальність сторін

Для швидкого вирішення спору у разі порушення умов ЛД заздалегідь вкажіть, яка відповідальність за порушення конфіденційності, правил використання інтелектуальної власності та інше передбачається для кожної зі сторін.

  1. Термін дії та умови розірвання

Строк ліцензійного договору визначається сторонами самостійно та вноситься до договору за взаємною згодою. Тут же необхідно вказати умови дострокового розірвання та підстави для цього.

Чи потрібно реєструвати ліцензійну угоду?

У п. 1 ст. 1114 Цивільного кодексу України говориться, що ліцензійний договір не підлягає обов’язковій державній реєстрації. Але вона може бути проведена на запит ліцензіара або ліцензіата відповідно до законодавчих норм.

Важливо. Якщо реєстрація ліцензійного договору на право використання РІД необов’язкова, то угода про передачу виняткових прав на інтелектуальну власність підлягає державній реєстрації Це пояснюється тим, що при відчуженні прав на ІВ у Державному реєстрі обов’язково змінюються відомості про дійсного власника охоронного документа. Наприклад, щодо торгових марок ця умова ґрунтується на стандарті ST.60 Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності.

З одного боку, процес державної реєстрації допомагає:

  • переконатися у наявності у власника ліцензованих прав на об’єкт інтелектуальної власності;
  • перевірити дію охоронного документа;
  • одержати докази факту використання ТМ або іншого об’єкта ІВ ліцензіатом.

Процедуру можна провести у Державній службі інтелектуальної власності України, де реєструється ліцензійний договір і одразу вноситься до Держреєстру.

Зверніть увагу. Без державної реєстрації дані про видачу ліцензії відомі лише сторонам, які укладають ЛД.

Головним же недоліком держреєстрації є те, що вона обмежує сторони в умовах укладання та розірвання ліцензійної угоди.

Так чи обов’язково реєструвати ліцензійний договір під час укладання співробітництва у галузі e-commerce? Ні, але ви можете зробити це, якщо як ліцензіар хочете мати вагомі докази використання вашої ІВ іншою особою. Або ж як ліцензіат – перевірити, чи має інша сторона відповідні повноваження на передачу вам результату інтелектуальної діяльності.

Що потрібно знати про припинення/продовження ліцензійної угоди

Період передачі прав за ліцензійним договором сторони визначають самостійно. Після закінчення зазначеного в документі терміну ви можете продовжити чи припинити його дію.

Припинення ліцензії

Строк дії ліцензійного договору не варто ставити менше за термін дії самої ліцензії. Також обов’язково потрібно вказувати загальні підстави для припинення дії ЛД, ґрунтуючись на цивільному та господарському кодексах. Наприклад, ваша угода може бути розірвана за законом або рішенням суду.

Рекомендація. Визначте також додаткові підстави щодо дострокового розірвання ліцензійної угоди. Ці умови стануть вам підстрахуванням на випадок, якщо інша сторона порушить умови, не сплатить роялті або не за призначенням використовує РІД.

Продовження ліцензії

Продовження ліцензійного договору можливо з ініціативи однієї зі сторін та за згодою на це іншої сторони. Щоб продовжити термін дії ЛД, необхідно направити листа з проханням про внесення відповідних змін до поточної версії документа. Якщо ліцензіар чи ліцензіат погоджується з вимогою ініціатора, укладається та підписується додаткова угода до договору ліцензії.

Зверніть увагу. Якщо термін дії ліцензійної угоди не визначено заздалегідь, він вважається укладеним на весь час, що залишається до дати закінчення виключного права на об’єкт ІВ (предмет договору), але не більше ніж п’ять років.

Помилки у ліцензійних договорах та їх наслідки

При укладанні угод дуже важливо уникати помилок, які можуть спровокувати визнання ліцензійного договору недійсним. До них відносять:

  1. Неповний перелік прав та обов’язків сторін, умов використання РІД та припинення угоди. У такому разі ваш партнер може в односторонньому порядку розірвати договір або відкликати ліцензію та не відшкодувати вам збитки, оскільки це не буде прописано у документі.
  2. Орієнтація тільки на один тип продажів і без вказівки на територію дії ЛД. Важливо уточнювати, на яких маркетплейсах та у яких містах/країнах діє дозвіл. Це допоможе уникнути випадків, коли ліцензіар надає вам дозвіл на офлайн-торгівлю, а іншій компанії – на продаж через Інтернет.
  3. Неповний опис процедури оплати за ліцензійним договором. Важливо розуміти, як розраховуватиметься роялті чи комбінований платіж. Наприклад, розрахунок ведеться від суми реалізованих товарів або цін, які ліцензіат виставив на маркетплейсі.
  4. Відсутність узгодження дизайнів чи можливостей для модифікації предмета договору. У ЛД правовласник має докладно описати процес попереднього узгодження його макетів та зразків ліцензіата. Так, ліцензіар захистить оригінал та уникне такої зміни об’єкта ІВ, яка може суперечити його принципам чи корпоративній культурі.

Укладання ліцензійного договору – це досить складний процес, який потребує одночасного врахування юридичних та фінансових складових, професійного підходу та грамотного формулювання тексту. Припустившись будь-якої помилки, ви можете завдати непоправної шкоди своїй компанії або репутації. Тому для отримання продуманої та грамотно складеної угоди необхідно звернутися до професійних юристів.

Підіб’ємо підсумки

Щоб отримати дозволи на використання чужого результату інтелектуальної діяльності або надати свій РІД іншій особі, необхідно розібратися, як правильно скласти ліцензійний договір.

Залежно від ваших цілей та напрямку e-commerce-діяльності, вам необхідно:

  • перевірити достовірність інформації, наданої ліцензіаром/ліцензіатом;
  • уточнити предмет угоди;
  • визначити тип ліцензії;
  • вибрати варіант та спосіб платежів по ЛД;
  • вказати термін дії ліцензії;
  • продумати умови розірвання угоди.

Звертайтесь за юридичним супроводом до досвідчених експертів 4В та отримайте грамотно складений ліцензійний договір, який забезпечить вам надійний захист прав під час використання інтелектуальної власності.

корисні матеріали в нашому блозі
Стратегії управління правами Інтелектуальної власності

Для багатьох бізнесів інтелектуальна власність (ІВ) – важлива частина їхніх бізнес-процесів та репутації, а в деяких компаній її вартість може навіть перевищувати вартість виробничих потужностей або бути основним джерелом доходу. У цій статті ми розглянемо як захистити такий цінний актив та отримати з нього максимальний прибуток. Що таке інтелектуальна власність компанії? WIPO – Всесвітня організація […]

читати далі
Як зареєструвати патент на винахід у Китаї

У Китайській Народній Республіці (КНР) підбили «патентні» підсумки 2023 року, згідно з якими кількіст2ь виданих охоронних документів на винаходи в країні збільшилася на 15,4%. Таким чином, під кінець 2023-го в Китаї налічувалося 4991 млн чинних охоронних документів. Інтерес до отримання патенту на винахід у КНР зберігається як у жителів країни, так і серед іноземних громадян. […]

читати далі
Related на Amazon. Розблокування пов’язаних Seller Account

На Amazon налічується понад 310 мільйонів активних облікових записів. Це не дивно з огляду на те, які широкі можливості платформа надає для ритейлерів по всьому світу. Крім того, безліч продавців об’єднують свої зусилля для спільного просування товарів на платформі, і при цій кооперації створюють усередині даних тригери для зв’язування своїх акаунтів. Хоча самі собою тригери […]

читати далі