Лицензионный договор - составление лицензии на интеллектуальную собственность

Составление лицензионных договоров в e-commerce бизнесе

Время чтения: 12 минут

Заключение лицензионных договоров, особенно в отрасли электронной коммерции, – один из самых простых и доступных методов увеличить прибыльность предприятия. Поэтому в бизнес-обществе достаточно распространенная практика, когда одна компания (лицензиар) заключает сделку с другой (лицензиат) и передает ей права на использование собственного бренда. 

Интересный факт. В отчете License Global за 2023 год опубликовано 10 корпораций, которые заработали огромные суммы за счет использования их торговой марки другими предпринимателями. В тройку лидеров-лицензиаров вошли:

  • компания Walt Disney с доходом в $61,7 млрд; 
  • цифровое издательство Dotdash Meredith – около $31.5 млрд;
  • американская компания по управлению брендами Authentic Brands Group – $24.1 млрд. 

Из статьи вы узнаете, что такое лицензионный договор и когда его необходимо заключать. Также мы поговорим о структуре, особенностях и ошибках, которые часто допускаются при его подписании.

Лицензионный договор: что это и какие его виды существуют

Лицензионный договор (лицензионное соглашение, ЛД) – это гражданско-правовой документ, который выступает как средство распоряжения исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (РИД). Он регламентирует отношения сторон:

  • лицензиара – лица, которое имеет исключительное право на РИД;
  • лицензиата – лица, получающего право на использование РИД.

ЛД регулирует предоставление и ограничение прав на использование лицензиатом объектов интеллектуальной собственности (ИС), включая результаты интеллектуальной деятельности, а также сохраняет за лицензиаром право собственности на РИД.

Важно. В отличие от обычных контрактов, лицензионный договор заключается для передачи прав только на результаты интеллектуальной деятельности и предполагает вариант совместного владения и/или использования несколькими лицами.

Виды лицензионных договоров:

  1. Авторский договор. Документ, который выступает соглашением между автором и пользователем на передачу прав на использование произведения, а также определяет права и обязанности сторон в отношении передачи/использования предмета договора.
  2. Лицензионный договор на полезную модель, изобретение или промышленный образец. Соглашение между правообладателем и пользователем, которое регулирует права и обязанности обеих сторон в отношении передачи прав на использование модели, изобретения или промышленного образца.    
  3. Договор о предоставлении смежных прав. Документ, устанавливающий порядок передачи исключительного (неисключительного) права на использование объектов авторского права и смежных прав третьим лицом.
  4. Договор о предоставлении права использования торговой марки. Юридический документ, который определяет условия и порядок передачи действующим правообладателем другому физическому или юридическому лицу права на использование ТМ. 

Классификация лицензионных договоров:

Примечание. В ст. 1108 п. 3 Гражданского кодекса Украины указано, что: «лицензия на использование объекта права интеллектуальной собственности может быть исключительной, единичной, неисключительной, а также другого вида, который не противоречит закону». 

  1. Исключительная лицензия. Выдается только одному лицензиату и исключает возможность использования лицензиаром результата его интеллектуальной деятельности в сфере, которая ограничивается этой лицензией. Также данный вид лицензии запрещает выдавать другим лицам аналогичное разрешение на использование РИД в указанной сфере.
  2. Единичная лицензия. Предоставляется только одному лицензиату и исключает возможность выдачи лицензиаром такой же лицензии другим лицам на использование результата интеллектуальной деятельности в сфере, ограниченной этим документом. При этом единичный договор лицензионного соглашения не запрещает лицензиару использовать РИД в указанной сфере. 
  3. Неисключительная лицензия. Она не ограничивает возможность лицензиара самостоятельно использовать результат своей интеллектуальной деятельности и выдавать лицензию третьим лицам на использование РИД в указанной сфере.  

Обратите внимание. В некоторых случаях ЛД содержат условия сразу нескольких видов лицензионного договора. К примеру, исключительной и неисключительной лицензии. В такой ситуации лицензиар предоставляет лицензиату исключительное право на производство товаров и неисключительное – на их продажу на определенной территории. То есть другие производители в пределах данной территории также смогут продавать товары по соглашению с лицензиаром, но никак не производить их.  

Когда нужно составлять лицензионный договор

Составление лицензионного договора – это обязательное условие для тех случаев, когда сотрудничество базируется на передаче прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Примечание. К объектам ИС относят такие результаты интеллектуальной деятельности: торговые марки (товарные знаки), промышленные образцы, полезные модели, изобретения, фирменные наименования и названия мест происхождения товаров, авторское право, компьютерные программы и тому подобное.

Разрешение на использование интеллектуальной собственности необходимо, если вы планируете:

  1. Применять в своей бизнес-деятельности отрывки чужих произведений. Это могут быть фото и видеоматериалы в вашем листинге, части музыкальных или литературных произведений в рекламе и прочее.
  2. Изготавливать продукцию по промышленному образцу. Вам необходимо заключить лицензионный договор с правообладателем, если вы хотите производить конкретные товары, образец которых принадлежит другому человеку или компании. 
  3. Использовать компьютерную программу в своей деятельности. Это может быть программное обеспечение для учета продаж или работы с клиентами. В таком случае необходимо приобрести лицензию от разработчика или правообладателя.
  4. Начать торговлю под определенной ТМ через интернет-площадки. Согласно требованиям международных маркетплейсов, вам необходимо составить ЛД с правообладателем торговой марки, прежде чем реализовывать товар. 

Пример. Amazon обязательно требует лицензию на интеллектуальную собственность в случаях, когда учетная запись продавца зарегистрирована на одно физическое или юридическое лицо, а торговая марка, под которой реализуется продукция через этот аккаунт, принадлежит другому человеку или компании. 

Чтобы узнать, нужно ли в вашем конкретном случае заключать лицензионный договор, закажите консультацию специалиста по правам интеллектуальной собственности в компании 4В.

Зачем нужен лицензионный договор?

Независимо от видов лицензионных соглашений, все они обеспечивают обеим сторонам:

  • регулирование отношений касательно возможностей, порядка и объемов использования результатов интеллектуальной деятельности;
  • определение условий и способов оплаты за использование РИД;
  • установку эффективных механизмов контроля и ответственности за нарушение условий лицензионного договора, которые берут на себя обе стороны;
  • дополнительную страховку в случае нарушения условий, поскольку ЛД предусматривает варианты и способы возмещения ущерба; 
  • защиту интересов лицензиара и лицензиата при выполнении условий, прописанных в лицензионном соглашении. 

В сфере электронной коммерции заключение договора обеспечивает лицензиару безопасную передачу результата интеллектуальной деятельности, а лицензиату – использование РИД на тех маркетплейсах, на которых он работает.

Структура лицензионных договоров: на что стоит обратить внимание

Необходимо соблюдать порядок заключения лицензионного договора, чтобы получить разрешительный документ, который будет защищать ваши интересы в партнерстве с другим лицом. Также важно придерживаться и структуры ЛД. Так, все важные пункты соглашения четко прописываются и понятны для обеих сторон. 

  1. Предмет договора

Предметом ЛД может стать любая интеллектуальная собственность и права на ее использование. Например, товарные знаки, патенты, полезные модели, право на дизайн, авторское право и прочее. При этом в п. 5 ст. 1109 ГК Украины указано, что предметом лицензионного соглашения не могут быть права на использование того объекта, права ИС на который не были действительными на момент заключения договора.

Обратите внимание. Заключение лицензионного договора осуществляется только в письменном виде. Но в случае установки какого-либо программного обеспечения ЛД может быть заключен в электронном виде.

  1. Вид лицензии

В процессе переговоров стороны должны определить, на какой вид лицензии составляется соглашение: исключительная, неисключительная или единичная. Если же вы не укажете вид, то, согласно законодательству, лицензиат автоматически получает неисключительную лицензию на использование предмета ЛД. 

  1. Предоставляемые права

Договор на использование лицензии также может включать в себя передачу прав на объекты авторского, патентного, смежного или другого права. Все это прописывается в соглашении, чтобы избежать претензий или недопониманий между сторонами после передачи прав на использование результатов интеллектуальной деятельности.

  1. Варианты использования РИД

В данном пункте освещаются все допустимые способы и методы использования предмета договора в e-commerce-деятельности. В некоторых случаях предусматривается возможность усовершенствования РИД самим лицензиатом, поэтому также необходимо уточнить допустимые нормы для такого преобразования или переосмысления.

  1. Лицензионные платежи 

Ключевой раздел, в котором прописываются: вид отчислений лицензиару, их размер, способ и сроки внесения оплаты. Виды платежей по лицензионному договору делятся на: фиксированный (паушальный) платеж, периодический (роялти) платеж, комбинированный (фиксированный + периодический) платеж.

  1. Ответственность сторон

Для быстрого разрешения спора в случае нарушения условий ЛД заранее укажите, какая ответственность за нарушение конфиденциальности, правил использования интеллектуальной собственности и прочего предусматривается для каждой из сторон.  

  1. Срок действия и условия расторжения

Срок лицензионного договора определяется сторонами самостоятельно и вносится в договор по обоюдному согласию. Здесь же необходимо указать условия досрочного расторжения и основания для этого.

Нужно ли регистрировать лицензионный договор?

В п. 1 ст. 1114 Гражданского кодекса Украины говорится, что лицензионный договор не подлежит обязательной государственной регистрации. Но она может быть проведена по запросу лицензиара или лицензиата в соответствии с законодательными нормами. 

Важно. Если регистрация лицензионного договора на право использования РИД необязательна, то соглашение о передаче исключительных прав на интеллектуальную собственность подлежит государственной регистрации. Это объясняется тем, что при отчуждении прав на ИС в Государственном реестре обязательно меняются сведения о действительном владельце охранного документа. К примеру, в отношении торговых марок данное условие основывается на стандарте ST.60 Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности.

С одной стороны, процесс государственной регистрации помогает:

  • убедиться в наличии у владельца лицензируемых прав на объект интеллектуальной собственности;
  • проверить действие охранного документа;
  • получить доказательства факта использования ТМ или другого объекта ИС лицензиатом.

Процедуру можно провести в Государственной службе интеллектуальной собственности Украины, где регистрируется лицензионный договор и сразу вносится в Госреестр.

Обратите внимание. Без государственной регистрации данные о выдаче лицензии известны только сторонам, заключающим ЛД.

Главным же недостатком госрегистрации является то, что она ограничивает стороны в условиях заключения и расторжения лицензионного соглашения.

Так обязательно ли регистрировать лицензионный договор при заключении сотрудничества в отрасли e-commerce? Нет, но вы можете сделать это, если как лицензиар хотите иметь весомые доказательства использования вашей ИС другим лицом. Или же как лицензиат – проверить, есть ли у другой стороны соответствующие полномочия на передачу вам результата интеллектуальной деятельности.

Что нужно знать о прекращении/продлении лицензионного соглашения

Период передачи прав по лицензионному договору стороны определяют самостоятельно. По истечении указанного в документе срока вы можете продлить или прекратить его действие. 

Прекращение лицензии

Срок действия лицензионного договора не стоит ставить меньше срока действия самой лицензии. Также обязательно нужно указывать общие основания для прекращения действия ЛД, основываясь на гражданском и хозяйственном кодексах. Например, ваше соглашение может быть расторгнуто по закону или решению суда.

Рекомендация. Определите также дополнительные основания для досрочного расторжения лицензионного соглашения. Эти условия станут для вас подстраховкой на случай, если другая сторона нарушит условия, не оплатит роялти или не по назначению использует РИД. 

Продление лицензии   

Продление лицензионного договора возможно по инициативе одной из сторон и при согласии на это другой стороны. Чтобы продолжить срок действия ЛД, необходимо направить письмо с просьбой о внесении соответствующих изменений в текущую версию документа. Если лицензиар или лицензиат согласен с требованием инициатора, составляется и подписывается дополнительное соглашение к договору лицензии.

Обратите внимание. Если срок действия лицензионного соглашения не определен заранее, он считается заключенным на все время, которое остается до даты истечения исключительного права на объект ИС (предмет договора), но не более пяти лет. 

Ошибки в лицензионных договорах и их последствия

При заключении соглашений крайне важно избегать ошибок, которые могут спровоцировать признание лицензионного договора недействительным. К ним относят:

  1. Неполный перечень прав и обязанностей сторон, условий использования РИД и прекращения соглашения. В таком случае ваш партнер может в одностороннем порядке расторгнуть договор или отозвать лицензию и не возместить вам ущерб, поскольку это не будет прописано в документе.
  2. Ориентация только на один тип продаж и без указания территории действия ЛД. Важно уточнять, на каких маркетплейсах и в каких городах/странах действует разрешение. Это поможет избежать случаев, когда лицензиар выдает вам разрешение на офлайн-торговлю, а другой компании на продажи через Интернет.
  3. Неполное описание процедуры оплаты по лицензионному договору. Важно учитывать, как будет рассчитываться роялти или комбинированный платеж. Например, расчет ведется от суммы реализованных товаров или от цен, которые лицензиат выставил на маркетплейсе.
  4. Отсутствие  согласование дизайнов или возможностей для модификации предмета договора. В ЛД правообладатель должен подробно описать процесс предварительного согласования его макетов и образцов лицензиата. Так, лицензиар защитит оригинал и избежит такого изменения объекта ИС, которое может противоречить его принципам или корпоративной культуре. 

Составление лицензионного договора – это достаточно сложный процесс, который требует одновременного учета юридических и финансовых составляющих, профессионального подхода и грамотной формулировки текста. Допустив какую-либо ошибку, вы можете нанести непоправимый ущерб своей компании или репутации. Поэтому для получения продуманного и грамотно составленного соглашения необходимо обратиться к профессиональным юристам.

Подведем итоги

Чтобы получить разрешения на использование чужого результата интеллектуальной деятельности или предоставить свой РИД другому лицу, необходимо разобраться, как правильно составить лицензионный договор. 

В зависимости от ваших целей и направления e-commerce-деятельности, вам необходимо:

  • проверить достоверность информации, предоставленной лицензиаром/лицензиатом;
  • уточнить предмет соглашения;
  • определить тип лицензии;
  • выбрать вариант и способ платежей по ЛД;
  • указать срок действия лицензии;
  • продумать условия расторжения соглашения.

Обращайтесь за юридическим сопровождением к опытным экспертам 4В и получите грамотно составленный лицензионный договор, который обеспечит вам надежную защиту прав при использовании интеллектуальной собственности.

полезные материалы в нашем блоге
Стратегии управления правами интеллектуальной собственности

Для многих бизнесов интеллектуальная собственность (ИС) – важная часть их бизнес-процессов и репутации, а у некоторых компаний ее стоимость может даже превышать стоимость производственных мощностей или быть основным источником дохода. В этой статье мы рассмотрим как защитить столь ценный актив и извлечь из него максимальную прибыль. Что такое интеллектуальная собственность компании? WIPO – Всемирная организация […]

читать далее
Как зарегистрировать патент на изобретение в Китае

В Китайской Народной Республике (КНР) подвели «патентные» итоги 2023 года, согласно которым количество выданных охранных документов на изобретения в стране увеличилось на 15,4%. Таким образом, под конец 2023-го в Китае насчитывалось 4991 млн действующих охранных документов. Интерес к получению патента на изобретение в КНР сохраняется как у жителей страны, так и среди иностранных граждан. Одна […]

читать далее
Related на Amazon. Разблокировка связанных Seller Account

На Amazon насчитывается более 310 миллионов активных учетных записей. Это неудивительно, учитывая, какие широкие возможности платформа предоставляет для ритейлеров по всему миру. Кроме того, множество продавцов объединяют свои усилия для совместного продвижения товаров на платформе, и при этой кооперации создают внутри данных триггеры для связывания своих аккаунтов. Хоть сами по себе триггеры не несут опасности, […]

читать далее