За який термін до реєстрації патента можна розкривати інформацію про винахід, продукт, послугу

Час читання: 7 хвилин

Бізнес, що розвивається, на певному етапі перестає задовольнятися реєстрацією торгових марок, копірайтом або отриманням патентів на різні дизайни. Патенти на винаходи є потужним інструментом створення нових конкурентних переваг з низки причин:

  • винаходи охоплюють різні продукти, процеси, системи, речовини, а також технічний результат, що супроводжується подібними матеріальними об’єктами
  • такі патенти давно є загальновизнаним маркером інноваційності, що дозволяє збільшити вартість компанії чи розмір залучених інвестицій
  • патенти підвищують репутацію компанії та впевненість партнерів і клієнтів у надійності її продуктів та послуг
  • даний вид інтелектуальної власності широко використовується для закріплення на нових нішах ринку та захисту від конкурентів
  • ліцензійна діяльність може перерости в основний напрямок бізнесу, що, наприклад, часто відбувається у разі трансформації патенту у стандарт галузі

Однак, за очевидності переваг для бізнесу в отриманні патентів на винаходи, на рівні малих та середніх підприємств рішення подати патентну заявку, як правило, приходить не відразу. Це пов’язано з досить високими витратами на патентне мито та послуги повірених, тривалістю процедур з видачі охоронних документів, сумнівами заявників щодо здатності технічного рішення трансформуватися у винахід та іншими факторами.

Сумніви у цінності об’єкта чи брак знань у сфері інтелектуальної власності часто призводить як до навмисного, так і не навмисному розкриттю інформації, що відображає реалізацію інноваційної ідеї. Наприклад, ідея може спочатку здатися не надто корисною, але коли її реалізація починає приносити гарний прибуток, власник бізнесу спрямовує свій погляд у бік інтелектуальної власності.

Основними вимогами для отримання патенту на винахід є новизна, винахідницький рівень або неочевидність для експерта в галузі та промислова застосовність. Забігаючи наперед, важливо наголосити, що розкриття власником технічного рішення (на маркетплейсі, у науковій статті, на вебінарі тощо) до подачі патентної заявки на це рішення може стати перешкодою для отримання патенту.

ЄВРОПЕЙСЬКА ПАТЕНТНА КОНВЕНЦІЯ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ДО ЗАЯВКИ НА ПАТЕНТ

Європейська патентна конвенція описує новизну як рівень техніки, який включає все, що доступне громадськості в будь-якій точці світу за допомогою письмового чи усного опису, використання або будь-яким іншим способом, до дати подання патентної заявки або пріоритету.

При цьому тут наголошується, що більш раннє розкриття винаходу не завдає шкоди лише в тому випадку, якщо воно відбулося менш ніж за шість місяців до подачі заявки на європейський патент і було спричинене явним зловживанням заявника або його демонстрацією на виставці.

Тобто, наприклад, пропозиція до продажу нового продукту через будь-який площадку, публікація мануалу або представлення продукту на виставці раніше, ніж за шість місяців до подання патентної заявки, закриває шлях власнику такого продукту до патентного захисту у більшості країн ЄС.

Хоча майже всі країни-підписанти Європейської патентної конвенції дотримуються цього правила, як, наприклад, Іспанія, Німеччина, Швеція та інші, є кілька винятків.

Так в Естонії, країні з привабливою для бізнесу податковою системою, не береться до уваги розкриття особою, яка має право на патент, протягом дванадцяти місяців до дати подання першої патентної заявки.

Такий самий принцип діє і в Туреччині, яка також є учасником Європейської патентної конвенції.

Великобританія, яка є підписувачем цієї конвенції і прагне членства в Тихоокеанському партнерстві, змушена буде обирати між жорстким шестимісячним пільговим періодом розкриття патентної інформації та лояльним дванадцятимісячним періодом (вимога Тихоокеанського партнерства).

ЯКІ ТЕРМІНИ В КРАЇНАХ ТИХООКЕАНСЬКОГО ПАРТНЕРСТВА ТА США

Як уже згадувалося, країни-члени Тихоокеанського партнерства застосовують пільговий дванадцятимісячний період розкриття інформації до подання патентної заявки. Те саме стосується і США, які у 2017 році вийшли з партнерства. Через рік після розкриття, якщо патентна заявка не була подана, винахід переходить у суспільне надбання.

Так, експертизи тут не розглядають розкриття винаходу як відомий рівень техніки, якщо розкриття було зроблено за один рік або менше до дати подання заявки заявленого винаходу, ім’я заявника патенту та автора розкриття збігається, а саме розкриття не містить імен третіх осіб або містить меншу кількість авторів чим містило розкриття. Тобто на заявника лягає тягар доведення авторства і, відповідно, застосування правила про пільговий період.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ДО ПАТЕНТНОЇ ЗАЯВКИ В УКРАЇНІ

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», на визнання винаходу (корисної моделі) патентоспроможним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка отримала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом шести місяців до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

До 2020 року цей пільговий період в Україні становив один рік. Як вважають деякі експерти, ця зміна призвана забезпечити приведення українського законодавства у відповідність до Угоди про асоціацію з ЄС та міжнародними нормами. Але, як бачимо, вийшло щось середнє між міжнародними нормами, хоча цілком адекватне рішення, що підтверджується дослідженнями вчених.

ОДНА ПАТЕНТНА ЗАЯВКА У ДЕКІЛЬКОХ СИСТЕМАХ

Винахідник чи інший правовласник із розвитком бізнесу замислюється про географічне розширення впливу своєї інтелектуальної власності та обирає вже не одну, а кілька країн для подання заявок.

Заявнику слід враховувати, що, наприклад, розкривши винахід за десять місяців до подання заявки в США і правильно обґрунтувавши це розкриття, у цій країні не виникне проблем із відомим рівнем техніки, оскільки таке розкриття потрапляє у пільговий період та не знизить шанси на отримання патенту. При цьому, подавши після США заявку до європейської країни з іншою системою пільгового періоду та вказавши заявку в США як пріоритетну (що заявник може зробити протягом 12 місяців з дати подання першої заявки), у цій європейській країні заявник, швидше за все, отримає відмову в отриманні патенту, незважаючи на свій пріоритет, що діє.

ВИСНОВКИ

Безумовно, пільговий період розкриття інформації має низку переваг для заявника:

  • додатковий час на доопрацювання винаходів, у тому числі відкритих інновацій
  • оцінка комерційної привабливості технічного рішення
  • захист від ненавмисного розкриття чи зловживання та недобросовісної конкуренції

 

При цьому існує низка ризиків, пов’язаних як з різним ставленням до пільгових періодів патентних відомств, так і з конкурентами, які отримують важливі вихідні дані для подання власної патентної заявки (із суттєвими удосконаленнями або навіть без). У деяких компаніях, наприклад, з метою убезпечити конкурента від інноваційних рішень навіть заключають NDA на період до публікації патентної заявки, яка відбувається в середньому через півтора роки після її подання.

Таким чином, ефективне управління інтелектуальною власністю потребує певних знань та досвіду, а також добре продуманих тактик. Якщо Ви зацікавлені у сильному захисті чи комерціалізації своїх інноваційних розробок або плануєте зробити акцент на позиціонуванні своєї компанії як інноваційної за рахунок створення патентного портфоліо, наприклад, для залучення додаткового фінансування, експерти 4B запропонують Вам низку послуг – від патентних заявок у будь-якій країні світу до стратегічного консультування та розробки систем менеджменту інтелектуальної власності.

Зв’яжіться з нами, заповнивши форму нижче!

корисні матеріали в нашому блозі

Офшори та їх актуальність у сучасному корпоративному світі

За консервативними оцінками, в офшорах заховано 12-15% світового ВВП, вважають у Boston Consulting Group. Чи можна собі уявити сучасний бізнес без використання офшорів? Звісно!  Не маємо жодного сумніву, що офшори й надалі будуть активним гравцем на полі бою міжнародного бізнесу, але правила гри змінюються. Підписання Україною конвенції MLI (яка дозволяє в деяких випадках уникнути подвійного […]

читати далі
Навіщо реєструвати нерезидентам авторські права у США?

Авторське право покликане захищати форму висловлювання твори і не поширюється на ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі. Ідеї не підлягають захисту засобами інтелектуальної власності, а методи, процедури, процеси, системи, засоби охороняються як об’єкти промислової власності. Згідно з міжнародними нормами, авторське право виникає […]

читати далі
Реалії Амазон та вплив реклами у 2022 році

Amazon прийшов до нашої країни у 2016 році. Я знаю селерів з України, які вийшли на Amazon раніше, але саме в 2016 році підприємці масовано дізналися, що таке Amazon, і як побудувати успішний та прибутковий бізнес у США, буквально, сидячи на дивані. При інвестуванні кількох тисяч доларів підприємці мали можливість налагодити виробництво продукту під власним […]

читати далі