Як зареєструвати торгову марку у США. Частина 1

Торгова марка – це важлива частина інтелектуальної власності компанії, оскільки вона є економічним та репутаційним активом. Основною метою її юридичної реєстрації є захист бізнесу від несанкціонованого використання торгової марки іншими особами та створення асоціацій з брендом та якістю відповідних товарів чи послуг серед споживачів.

У цій статті ми детально розберемо які переваги реєстрації торгової марки, з якими проблемами можна зіткнутися, якщо вчасно не подбати про юридичне оформлення та які ключові критерії вибору відповідного знака.

Що таке торгова марка та навіщо вона потрібна?

Торгова марка – це будь-який знак, який може бути представленим у графічній формі (слова, літери, цифри, малюнки, форми, кольори або їх поєднання) та слугує для розрізнення товарів чи послуг одного підприємства від товарів чи послуг інших підприємств.

Реєстрація торгової марки дає її власнику правовий захист використання знака з комерційною метою і дає такі переваги:

1. Ексклюзивне право використання знака на території, де зареєстровано марку. Це означає, що жодна інша компанія чи фізична особа не може використовувати цей знак для позначення своїх товарів чи послуг у цих країнах. Її використання будь-якою іншою компанією для позначення своїх товарів та послуг вважатиметься порушенням прав вашої інтелектуальної власності.
2. Легальний захист прав власника торгової марки в судовому порядку за несанкціонованого використання знака іншими компаніями або особами. Це може бути як право звернутися до суду, так і до адміністрації торгових майданчиків на зразок Амазона.
3. Можливість використання торгової марки як засобу просування бренду та впізнаваності продукту на ринку. У деяких випадках, наприклад, у контекстній рекламі гугла, це дає право заблокувати рекламу конкурентів за брендовим запитом.
4. Право продавати або передавати права на використання торгової марки іншим компаніям як франшиза або ліцензія. А також зареєстрована торгова марка – важлива частина капіталізації компанії поряд із матеріальними та іншими активами.

Таким чином, реєстрація торгової марки є важливим кроком для захисту бренду та бізнесу від конкурентів та забезпечення його довгострокового успіху.

Додаткові переваги для Amazon-продавців

На багатьох маркетплейсах, у тому числі на Амазоні, наявність зареєстрованої торгової марки дає додаткові переваги у боротьбі з конкурентами. Про це ми писали докладніше у статті, присвяченій виходу на європейський ринок.

Так, якщо хтось почне продавати товар з використанням вашої торгової марки, то за допомогою номера реєстрації ви можете подати скаргу на порушення ваших прав і маркетплейс заблокує такого продавця.

Однак якщо ви працюєте за моделлю Privat label без попередньої реєстрації торгової марки, потрібно мати на увазі, що конкуренти іноді діють брудними методами і можуть подати вашу власну марку на реєстрацію раніше за вас або в іншій країні, якщо бачать у ній перспективу. Оскаржити таку реєстрацію можна у суді, проте до такої ситуації краще не доводити, оскільки це буде дуже складно.

Друга важлива можливість – право набути статусу Amazon Brand Registry (крім графічних торгових марок). Це дає кілька важливих переваг саме при роботі на цьому майданчику:

• розширені налаштування оформлення лістингу – можливість наблизити його до виду вашого сайту, тобто зробити впізнаваним;
• право використовувати додатковий фото та відео контент;
• можливість блокувати хайджекерів;
• доступ до двох типів реклами, недоступні іншим категоріям продавців: Sponsored Brands та Sponsored Display.

Третя – це можливість приймати участь у Pproject Zero та Amazon Transparency, які допопмогають боротися з контрафактною продукцією.

Кому та коли необхідно реєструвати Торгову Марку?

Реєстрація торгової марки є добровільною процедурою і немає законодавчої вимоги обов’язкової реєстрації. Вона особливо важлива для компаній, які працюють у конкурентній галузі чи займаються виробництвом. Захищена торгова марка – це фундамент розвитку бренду, його впізнаваності, побудови репутації. Що, своєю чергою, зміцнює ваші позиції на ринку.

На жаль, комерційно успішна, але не зареєстрована ТМ може мати справу з досить великим переліком проблем. І регулярно недобросовісні конкуренти знаходять нові способи скористатися чужими розробками. Ось лише деякі види подібних ситуацій.

Реєстрація конкурентами. Особливо до такої ситуації вразливі бізнеси на маркетплейсах, де конкурентам легко відстежити ваші продажі. Досить поширена ситуація, коли конкурент подає вашу марку на реєстрацію раніше за вас. Тому бажано це зробити першими, особливо з урахуванням тривалого періоду реєстрації. На щастя в США діє пріоритетне право використання, тому у вас є шанс відстояти свої права і повернути торгову марку собі. Однак це – додаткові витрати на судові позови та зупинення продажів до моменту врегулювання конфлікту.

Патентний тролінг. Це купівля чи реєстрація марки компанією, яка не займається продажем цього товару. Найчастіше це роблять не для використання марки, а для того, щоб змусити вас викупати права на неї та заробити на цьому. Наприклад, так може зробити виробник, якщо ваша марка зареєстрована в країні продажу, але не зареєстрована в країні виробництва. Тоді виробник може її зареєструвати сам і вимагати з вас гроші за вивезення партії або викуп прав на марку. Найчастіше це відбувається в Китаї, де пріоритетним для суду є факт реєстрації марки у відповідних органах, а не фактичне її використання.

У США такі ситуації теж трапляються, проте значно рідше, оскільки пріоритет у цій країні саме у першого фактичного використання ТМ на продукції. Тому дуже бажано реєструвати ТМ не тільки у країні продажу, а й у країні виробництва.

Використання в рекламі. Якщо ваші товари популярні і люди їх часто шукають, конкуренти можуть використовувати вашу ТМ у власній рекламі. На щастя, як мінімум Google дозволяє таку рекламу блокувати за умови, що ви надасте йому підтвердження реєстрації вашої ТМ.

Види торгових марок

Основні варіанти, що найчастіше використовуються – це словесна, графічна та комбінована:

• Словесні марки – це знаки, що складаються зі слів, літер чи цифр, які використовуються для відмінності товарів та послуг однієї компанії від інших. Наприклад, Coca-Cola чи Google.
  
• Графічні марки – це знаки, що складаються із зображень, логотипів, малюнків або дизайнів, які також використовуються для відмінності товарів та послуг однієї компанії від інших. Однак останніми роками все частіше торгові марки, які були виключно графічними, проходять перереєстрацію у зв’язку з ребрендингом та стають комбінованими.
• Комбіновані марки – це знаки, які поєднують у собі словесні та графічні елементи. Наприклад, знак McDonald’s із зображенням золотих дуг або логотип Pepsi із поєднанням літер та зображенням кульки. Причому захищено саме спільне використання тексту та знака лише у парі.

	Словесна	Графічна	Комбінована
Рівень захисту	Високий ступінь захисту	Низький рівень захисту і неможливо отримати статус Brand Registry	Середній рівень захисту
Особливості використання	Можна використовувати в різних стилізаціях	Можуть використовуватись тільки в тому вигляді, в якому внесені в реєстр	Не можуть бути використані окремо графічна та текстова частина, лише спільно.Не можна змінювати стиль.

Іноді трапляються й більш рідкісні форми реєстрації торгової марки, які, однак, також дають компанії додатковий захист її інтелектуальної власності:

• Звукові марки – це марки, які представлені звуком чи мелодією. Наприклад, MGM Studios зі звуком лева або звуковий знак Nokia.
• Ароматичні марки – це марки, які використовують запах для ідентифікації товарів чи послуг. Наприклад, ароматизований маркер або ароматизована косметика у всіх готелях однієї мережі.
• Колірні марки – це марки, що ідентифікуються певним кольором. Наприклад, Tiffany Blue чи UPS Brown.
• Тривимірні марки – це марки, що відрізняються об’ємним або текстурним зовнішнім виглядом. Наприклад, форма пляшки Coca-Cola або рельєфний знак BMW.

Загалом, всі типи торгових марок мають свої переваги та недоліки щодо захищеності. Незалежно від типу марки, важливо проводити правильну реєстрацію та захист, щоб мінімізувати ризики порушення прав та втрати брендової цінності. Крім того, компанії повинні ретельно оцінювати свій вибір марки, виходячи зі своїх потреб та специфіки бізнесу.

Хто може зареєструвати ТМ у США?

У зв’язку з тим, що в США щодня реєструється майже 1 млн. нових торгових марок на рік, то цей процес не швидкий, може зайняти рік і більше. До 2019 року навіть нерезиденти могли це зробити самостійно. Проте зараз – лише через ліцензованого американського юриста. Саме він подаватиме заявку до Відомства з Патентів та Товарних знаків (United States Patent and Trademark Office, USPTO).

У США торгову марку може зареєструвати будь-яка юридична чи фізична особа, включаючи компанії, фірми, індивідуальних підприємців та фізичних осіб. Для реєстрації торгової марки не обов’язково бути громадянином США або мати юридичну адресу в США, проте необхідно мати належні документи та контактну інформацію.

При реєстрації торгової марки в США власник марки повинен надати документи, що підтверджують право на використання марки, наприклад:

• фото упаковки або самого товару з нанесеним логотипом,
• скріншоти сайту або лістингів маркетплейсу, де товар продається.

Крім того, власник марки повинен надати детальну інформацію про марку, включаючи її найменування, опис товарів чи послуг, для яких використовуватиметься марка, та дату початку використання марки. Чим ретельніше підготовлена заявка, тим більше шансів, що в процесі реєстрації не потрібно вносити виправлення та уточнення.

Важливо зазначити, що реєстрація торгової марки США може бути складним процесом, це вимагає юридичної експертизи та знання процедур і вимог. Тому рекомендується отримати консультацію фахівців у цій галузі для максимального захисту прав на марку.

Що можна зареєструвати як торгову марку?

У США можна зареєструвати такі елементи як торгову марку:

1. Словесні марки: слова, фрази, літерні поєднання, цифри та інші символи, які використовуються для ідентифікації товарів чи послуг на ринку.
2. Графічні марки: логотипи, зображення, фотографії, ілюстрації, малюнки та інші візуальні елементи для ідентифікації товарів або послуг.
3. Комбіновані марки: знаки, які поєднують у собі як словесні, і графічні елементи, використовувані для ідентифікації товарів чи послуг.
4. Звукові марки: звуки, мелодії, джингли та інші звукові ефекти для ідентифікації товарів або послуг.
5. Колірні марки: певні комбінації кольорів, які використовуються для ідентифікації товарів чи послуг.
6. Форма товару: оригінальні форми товарів, такі як пляшки, упаковки, контейнери та інші можуть бути зареєстровані як торгова марка. Але ця практика не дуже широко використовується.

Важливо, що не всі елементи можуть бути зареєстровані як торгова марка, а вимоги до реєстрації та захисту марок можуть відрізнятися залежно від конкретної ситуації та інших факторів. Наприклад, не дадуть зареєструвати як торгову марку прізвища відомих особистостей, назви штатів та загальні слова на кшталт “зелений” або “молочний”. Перед реєстрацією торгової марки в США важливо провести детальне дослідження та отримати консультацію фахівців у цій галузі. Цю процедуру ми детально розглянемо у наступному тексті реєстрації торгових марок.

Географія захисту торгової марки

Захист торгових марок завжди обмежений географічно: ТМ належить вам із усіма відповідними правами лише в країні реєстрації. Так, наприклад, якщо у вас є ТМ в Україні, то для США чи будь-якої іншої країни це не має жодної юридичної сили. Саме тому завжди бажано реєструвати права у всіх країнах, де ви плануєте продаж, а також у країні виробництва, щоб уникнути патентного тролінгу, про який ми згадували вище.

В США торгову марку можна зареєструвати на федеральному рівні і на рівні  штату. Федеральна реєстрація дає можливість захистити торгову марку по всій країні, тоді як штатна реєстрація забезпечує захист лише у межах того штату, де вона була зареєстрована. Перевірити наявність та подібність зареєстрованих знаків можна в базі USPTO.

Важливо, що захист торгової марки США також може здійснюватися з урахуванням загального права, тобто без реєстрації. І тут власник торгової марки може використовувати загальне право на її захист у разі порушення прав іншими компаніями. Однак у цьому випадку захист може бути менш ефективним, оскільки загальне право вимагає доказу того, що марка була використана досить довго і широко на ринку, щоб стати відомою та пов’язаною з конкретними товарами чи послугами. Такими доказами можуть бути:

• дата публікації на лістингу торгового майданчика;
• чеки з датами, що підтверджують продаж товару з відповідною маркою;
• будь-який інший документ, який фіксує дату використання ТМ.

Крім того у США торгові марки можуть бути захищені на основі міжнародних договорів, таких як Мадридський протокол, який надає можливість реєстрації марки в декількох країнах через єдину заявку та процедуру.

В цілому географія захисту торгової марки в США залежить від конкретної ситуації та потреб компанії, і може бути забезпечена через федеральну або штатну реєстрацію, загальне право, міжнародні договори та інші механізми.

Як вибрати товарний знак для реєстрації

Вибір торговельної марки для реєстрації – це важливий крок, який може вплинути на успішність бренду та його захищеність. Критерії вибору можна розділити на суто маркетингові та юридичні.

До маркетингових можна віднести такі, як значення, звучання, простота використання та інші.

Значення та можливі асоціації. Слід уважно проаналізувати, який зміст цього слова в країні реєстрації та які додаткові трактування це слово може нести. У випадку виходу на незнайомий ринок це особливо важливо. Наприклад, перевірити, чи не входить назва у конфлікт із місцевими культурними особливостями, як, наприклад, це нещодавно було в Україні з повсюдним використанням назв, пов’язаних із війною, на кшталт редиски “Азовсталь” тощо.

Благозвучність мовою тієї країни, де бренд продаватиметься. До хрестоматійних випадків, на яких навчаються вже кілька поколінь маркетологів, можна віднести такі невдалі для України назви як дитяче харчування Бледіна чи мінеральну воду Блю Вота.

Можливість написати та вимовити назву без помилок. Наприклад, все ще часто французький бренд Hermès вимовляють як Гермес, а не Ерме. Це дуже важливо для наступного критерію.

Запам’ятовуваність. Чим простіше сказати назву бренду, тим простіше його запам’ятати, а це вкрай важливо для комерційного успіху. Також запам’ятовування сприяє дизайн і взагалі здатність знака викликати позитивні емоції своєї цільової аудиторії.

Простота використання: знак повинен легко адаптуватися під різні носії, від продуктів до упаковки та сувенірів. Не рекомендують як товарний знак реєструвати зображення з безліччю дрібних деталей або складними кольоровими градієнтами. Це не заборонено юридично, однак у майбутньому може стати проблемою під час виробництва товарів.

А ось унікальність – це вже критерій на перетині маркетингу та юридичних вимог. Якщо з погляду продажу унікальність полегшує запам’ятовування, то з погляду юристів – це обов’язкова умова для реєстрації. А ще унікальні знаки значно простіше захистити у разі виникнення суперечок.

Юридична унікальність перевіряється непросто пошуком у гуглі, а ретельним дослідженням реєстрів, оскільки приводом визнання торгових марок схожими і відмовою права реєстрації може бути як однакове написання, а й подібне накреслення різних слів, схоже звучання тощо. Наприклад, швидше за все, відмовить у реєстрації марці “T. Markey” за наявності у реєстрі марки “Tee Marquee”.

Хоча тут є ще один важливий нюанс: з юридичної точки зору, унікальність важлива в межах однієї товарної категорії, точніше одного класу товарів в рамках Ніццької класифікації. Тобто цілком спокійно можуть зареєструвати ідентичні марки, наприклад, для зубних щіток та печива, або кухонного посуду та сільськогосподарської техніки.

Однак крім класів враховується ще так зване “Правило однієї полиці”: якщо товари належать до різних класів, але можуть у магазині стати на одну полицю, то в реєстрації такої торгової марки швидше за все відмовить. Наприклад, не вийде зареєструвати марку зубних щіток ідентичну марці зубної пасти чи мила.

Також причиною відмови у реєстрації можуть стати:

• використання загальних слів та понять, на кшталт “Вовк”, “Свобода”, “Пшеничний бублик” тощо.
• схожість із державною символікою будь-якої країни: герби, прапори, назви країн, міст чи регіонів;
• описові слова, загальні для всієї категорії товарів. Наприклад “Освіжаючий”, “Ніжна” і т.п.

Заповнювати заявку потрібно дуже уважно, оскільки процес реєстрації і так дуже тривалий, і саме помилки та повернення заявки на доопрацювання затягують його і навіть можуть стати причиною відмови в реєстрації.

Для того, щоб уникнути помилок при виборі та реєстрації ТМ, рекомендуємо скористатися послугою компанії 4В – “Реєстрація та оформлення торгової марки в США”. Юристи нашої компанії проведуть ретельний пошук та допоможуть у подачі заявки та внесенні необхідних виправлень. Більш детально про те, як відбувається процес пошуку, ми розповімо в наступному матеріалі.