Бій торговельних марок: малайзійський енергетик «переміг» Ferrari

Федеральний Верховний Суд Малайзії в Куала-Лумпурі створив досить новий для індустрії прецедент. У справі про позов Ferrari щодо порушення компанією WEE POWER прав на інтелектуальну власність (ІВ) автомобільного конгломерату суд став на бік відповідача.

Обґрунтування рішення звелося до того, що «просте імітування торговельної марки (ТМ) не порушує права інтелектуальної власності автоматично». Натомість у подібних справах потрібно враховувати контекст, зокрема:

• ступінь подібності;
• ринковий контекст;
• конкурентність ТМ у ніші.

Прецедент уже спричинив суспільний та індустрійний резонанс. Очікується, що подібної практики стане більше і за межами малайзійської юрисдикції.

Тому сьогодні глибше розглянемо цей кейс. Визначимо його вхідні умови, предмет спору, наслідки відповідного судового рішення. А також спробуємо спрогнозувати вплив справи на майбутні процеси. 

Передумови справи: кінь, який належить усім

Предметом судової претензії став кінь, що гарцює. Точніше лого, що де-факто належить і зареєстроване як інтелектуальна власність Ferrari S.p.A.

Цей знак вже кілька десятиліть використовується італійським автоконцерном і є впізнаваною ТМ. Однак малайзійська Sunrise Mark Sdn Bhd замахнулася на святе. Компанія використала два віддзеркалені зображення того ж коня для візуалізації лейбла WEE POWER.

Дарма, що концепція відрізнялася, а коні утворювали символ «W», юристи Ferrari вирішили, що лого сильно нагадує її власне. Тож ще у 2016-му Ferrari заперечила проти Реєстру торговельних марок Малайзії, посилаючись на візуальну та концептуальну схожість.

Однак це не призвело до очікуваного результату. Вже у квітні 2024 року Реєстр схвалив ТМ. Що і стало причиною судового позову від італійців. 

Розгляд справи по суті: складний судовий процес з повторними апеляціями

Хоч Ferrari й апелювала до візуальної схожості символіки з власною ТМ, аргумент було визнано недостатнім. Тож бренд пішов далі: визначив слова «WEE» та «POWER» як такі, що можна поєднати з продукцією компанії. Очікувано, але Реєстр та суд відхилили цю претензію.

Якщо узагальнити процес спору, то він має наступний вигляд:

Етап	Деталі	Ключові моменти
Початок процесу	Ferrari подала позов після того, як Sunrise Mark Sdn Bhd у 2024 році отримала реєстрацію торговельної марки WEE POWER	Логотип із двома кіньми у формі «W» викликав претензії щодо схожості з емблемою Ferrari
Судові інстанції	Справу розглядали кілька рівнів судів, включно з Федеральним Верховним судом Малайзії	Процес тривав довго, супроводжувався запереченнями та апеляціями
Аргументи Ferrari	Вимагала скасування реєстрації, посилаючись на ризик плутанини та репутацію бренду	Вказувала на загальний характер слів «Wee» та «Power»
Аргументи відповідача	Наполягав, що «Wee» походить від імені засновника, а логотип має власний характер	Відсутність наміру імітувати Ferrari, різні ринки (авто vs енергетики)
Рішення суду	Суддя Адлін Абдул Маджид постановила, що позов Ferrari не має юридичних підстав	Суд визнав відмінність у візуальному та концептуальному образі, а також у сферах діяльності
Апеляції	Ferrari намагалася оскаржити рішення, але повторні апеляції не змінили результат	Суд підтвердив правомірність реєстрації WEE POWER
Підсумок	Складний процес завершився поразкою Ferrari	Прецедент показав, що навіть відомі бренди не завжди можуть заблокувати використання схожих символів

Тобто результат став досить неочікуваним. Зокрема для тих, хто звик покладатися на репутацію та історію бренду. Тому цей прецедент заслуговує детальнішого аналізу. Особливо в контексті судової комунікації та аргументації сторін. 

Аргументація захисту: мова не про плагіат чи конкуренцію

Sunrise Mark апелювала до того, що «WEE» пов’язане з засновником компанії та не стосується англійського слова, що означає «маленький». Однак це лише одна зі сторін претензії від Ferrari, на яку відповідав захист WEE POWER:

Елемент	Деталі	Ключові акценти
Основна позиція	Sunrise Mark Sdn Bhd наполягав, що використання назви та логотипу не є плагіатом	Відсутність наміру копіювати Ferrari
Походження назви	«Wee» походить від прізвища засновника компанії, а не від англійського слова «small»	Індивідуальне, локальне значення
Символіка	Логотип із двома кіньми у формі «W» має власний характер	Не є прямою імітацією емблеми Ferrari
Сфера діяльності	Енергетичні напої та автомобільна індустрія – різні ринки	Відсутність прямої конкуренції
Юридичний акцент	Суд визнав, що немає достатніх підстав для плутанини серед споживачів	Відмінність у візуальному та концептуальному образі
Підсумок	Захист довів, що справа не стосується плагіату чи конкуренції	Контекст – різні галузі, різні аудиторії

Формально компанія могла б програти диспут, якби не оперувала додатковими аргументами. Але про це поговоримо пізніше. Наразі розберімося з причинами спору.

Аргументація позивача: копіпаст ключового елементу ТМ

Італійський автоконцерн досить ревниво захищає все, що прямо чи навіть дотично може корелюватися з його ТМ та всіма візуальними, концептуальними елементами. Тож команда юристів доклала всіх зусиль, щоб не дозволити реєстрацію ТМ WEE POWER:

Елемент	Деталі	Ключові акценти
Основна позиція	Ferrari стверджувала, що Sunrise Mark скопіював ключовий елемент їхньої торговельної марки – емблему з конем	Пряме порушення прав інтелектуальної власності
Символіка	Логотип WEE POWER із двома кіньми у формі «W» надто схожий на культовий «Cavallino Rampante» Ferrari	Візуальна асоціація та ризик плутанини
Репутація бренду	Ferrari наголошувала на статусі «відомої торговельної марки» з глобальним захистом	Престиж і впізнаваність як аргумент у суді
Юридичний акцент	Використання подібного символу вводить споживачів в оману та паразитує на іміджі Ferrari	Порушення принципів добросовісної конкуренції
Додаткові аргументи	Слова «Wee» та «Power» мають загальний характер і не створюють унікальності	Відсутність оригінальності у бренді відповідача
Підсумок	Позивач наполягав: справа – це копіпаст ключового елементу ТМ Ferrari, а не випадкова схожість	Захист глобальної ідентичності бренду

Однак навіть репутація та витрати на кращих правозахисників не привели до бажаного результату. Суди кількох рівнів один за одним ухвалювали рішення про відхилення позовів та дозвіл на реєстрацію ТМ WEE POWER. 

Замовте КОНСУЛЬТАЦІЮ зараз

Гарантовано надамо цінну інформацію безпосередньо для вашого бізнесу

Ім’я введене некоректно Email введено некоректно Телефон введено некоректно безкоштовна консультація

Суддівська позиція: контекст важливіший за ІВ

Після тривалих розглядів диспутів суд все ж став на сторону захисту. Порушень, про які заявляв італійський автомобільний концерн, не було виявлено. Також суд орієнтувався не лише на аргументацію, але і на ширший контекст спору:

Елемент	Деталі	Ключові акценти
Основна теза	Суддя Адлін Абдул Маджид постановила, що позов Ferrari не має юридичних підстав	Контекст використання торговельної марки важливіший за сам факт схожості
Аргументація	Хоча Ferrari є «відомою маркою», це не означає автоматичний захист у будь-якій сфері	Суд врахував відмінність ринків: автомобілі vs енергетичні напої
Візуальний аспект	Логотип WEE POWER має власний характер і не створює прямої асоціації з Ferrari	Відсутність достатньої ймовірності плутанини
Міжнародний контекст	Суд послався на TRIPS та Паризьку конвенцію, підкресливши важливість аналізу конкретних обставин	Прецеденти з Єгипту та Франції підтверджують: контекст визначає межі захисту
Підсумок	Суд визнав, що контекст важливіший за ІВ – глобальний бренд не може блокувати використання символів у несуміжних галузях	Баланс між захистом прав і свободою конкуренції

Таким чином диспут урегулювали на користь малайзійського бренду. Найцікавіше – сама справа була програшною для Ferrari ще з моменту реєстрації позову. Однак компанія йшла до кінця. Хоч і безуспішно. 

Рішення суду

Значні фінансові витрати Ferrari на судовий процес не виправдалися. Конгломерат програв справу, адже суд не лише не задовольнив позов, але і виніс кілька рішень, які можуть стати посібниками для майбутніх подібних процесів. Деталі:

Судова інстанція	Федеральний Верховний суд Малайзії	Найвища судова інстанція країни
Суддя	Адлін Абдул Маджид	Вела розгляд та винесла остаточне рішення
Основне рішення	Позов Ferrari відхилено	Суд визнав відсутність юридичних підстав для скасування реєстрації WEE POWER
Аргументація	Логотип WEE POWER має власний характер	Ринки брендів принципово відрізняються, а ТМ не викликає асоціацій між ними

У широкому контексті цей випадок має значення для всіх типів бізнесу. Він демонструє, що навіть великі бренди не можуть диктувати меншим правила формування символів, ТМ та інших візуальних чи концептуальних елементів. До того ж це далеко не перший подібний результат. Хоча і досить гучний. 

Чому диспут завершився саме таким чином: історичні приклади подібних справ

У цьому конкретному випадку є чіткі індикатори відсутності порушень з боку сторони захисту (Sunrise Mark Sdn Bhd). Ми провели дослідження, за результатами якого намагалися встановити справедливість рішення. І ось що вдалося виявити:

Елемент	Зміст
Стаття 67 Закону № 82 (2002, Єгипет)	Заборона реєстрації торговельної марки, якщо вона ідентична або схожа до ступеня змішання з існуючою для тих самих товарів/послуг, що може спричинити плутанину.
Підхід єгипетських судів	Оцінка загального враження у свідомості пересічного споживача.Вимагається цілісна оцінка подібності, а не аналіз окремих елементів.
Судова практика (Касаційний та Верховний адміністративний суди)	Захист залежить від загального візуального та концептуального образу торговельної марки.
Обмеження правового захисту	Лише для конкретних товарів, навіть у межах одного класу.Суд першої інстанції визначає, чи товари достатньо схожі для виникнення плутанини.Права застосовуються лише до конкурентів у тій самій категорії товарів.
Фактори для визначення плутанини	Характер товарів та споживчі сегменти (навіть у межах одного класу).
Застосування до справи Ferrari	Елітні клієнти Ferrari та масові споживачі енергетичних напоїв Sunrise Mark → плутанина малоймовірна.Суд Малайзії підтримав свободу ринку та законну конкуренцію.
Міжнародні паралелі	Рішення Паризького комерційного суду (2021, ECC vs Nestlé Nespresso): велика відомість бренду не є підставою для придушення альтернатив.Підтверджено, що захист залежить від фактичної плутанини, а не від слави чи нечіткої схожості.
Висновок Ferrari case	Законність використання місцевими брендами відмінних знаків для побудови довіри споживачів.Відсутність реальної плутанини → немає порушення.Узгоджується з єгипетською практикою: збалансований аналіз кожного випадку, що захищає і відомі марки, і чесну конкуренцію.

Під час дослідження ми виявили низку подібних випадків в судовій практиці. А саме:

Справа	Суть конфлікту	Рішення	Висновок
Apple Corps vs. Apple Computer (музика vs технології)	Beatles володіли правами на «Apple» у сфері музики, Apple Computer використав ту ж назву у технологіях	Суд визнав, що різні індустрії зменшують ризик плутанини	Контекст ринку важливіший за саму назву
Tiffany & Co. vs. Costco	Costco продавала кільця під назвою «Tiffany»	Суд визнав порушення, бо йшлося про ювелірні вироби – однакова сфера	Якщо ринок збігається, навіть часткова схожість = порушення
Louis Vuitton vs. Haute Diggity Dog («Chewy Vuiton»)	Іграшки для собак із пародійною назвою	Суд визнав пародію законною, бо споживачі не плутають зі справжнім брендом	Юридично дозволена сатирична імітація
McDonald’s vs. Supermac’s (Ірландія)	McDonald’s намагався заблокувати використання «Supermac’s»	ЄС визнав, що McDonald’s не довів достатнього використання «Big Mac»	Великі бренди можуть програти, якщо не доведуть реальне використання

Звідси висновок: кожен випадок має розглядатися окремо. Потрібно довести, що умовна локальна ТМ порушує права ІВ бренду. 

Прецедент, що створює виклики та можливості

Чому випадок «Ferrari S.p.A. проти Sunrise Mark Sdn Bhd» має аж настільки велике значення? Він підкреслює, що наразі не існує чіткої монополії на ТМ. Точніше, на її елементи, якщо вони використовуються для:

• бізнесів, що працюють за межами суміжних з правовласником ніш;
• локальних підприємств з відмінними від оригіналу цілями й сегментами.

Однак прямий плагіат усе ще потребує доведення з боку правовласника.

Але ключовий висновок полягає в іншому. Тепер навіть візуальна схожість лого не є автоматичним порушенням права інтелектуальної власності. А це серйозний виклик для великих брендів. І можливість для локальних компаній з ТМ, які частково корелюються з ТМ відомих бізнесів. Особливо, якщо вони не є гравцями одного і того ж ринку.

Чому це важливо для всіх правовласників

Прецедент показує, що великі компанії не можуть диктувати малим підприємствам правила гри. Зокрема у питаннях, що стосуються ТМ, лого, слоганів та інших елементів інтелектуальної власності.

Так, прямий плагіат чи наслідування в суміжних нішах – справа програшна. Однак для кардинально інших сегментів правила роботи з візуальними елементами брендингу (і не лише з ними) дещо спрощуються. 

Висновки

Рішення Федерального Верховного суду Малайзії демонструє збалансований та прагматичний підхід до порівняння ТМ. Наголошує на оцінці марки в цілому в її комерційному контексті та споживчій базі. А не лише на окремих елементах чи популярності.

Воно підкреслює роль судової влади в захисті ТМ. Добре відомих чи ні – одночасно забезпечуючи чесну конкуренцію та підтримуючи інновації.

Завдяки узгодженню з національними та міжнародними правовими стандартами рішення підтримує послідовну та справедливу систему захисту прав на торговельні марки.