Опозиційний процес в Канаді щодо торговельної марки

Ситуація

До нас звернувся клієнт за реєстрацією Торгової Марки в Канаді. Особливість цієї заявки була в тому, що на ринку Канади клієнт мав конкурента, ТМ якого була схожа (але не ідентичні) фонетично, візуально, але не схожа за своїм концептом. Товари також були схожими – продукти для будівельної сфери. Після поверхневого аналізу ми оцінили шанси на реєстрацію ТМ клієнта на 55% і він погодився спробувати. Нас очікував опозиційний процес і ми це розуміли заздалегідь. 

Трохи специфіки реєстрації торговельної марки в Канаді

Канадський офіс інтелектуальної власності, порівняно з офісами інших країн, не є організацією, що швидко реєструє торговельні марки (ТМ) заявників. В середньому цей процес тут займає два роки. Але, знову ж таки, порівняно з іншими офісами, існують шляхи прискорення розгляду заявки, а саме заявник або його представник може клопотати про таке прискорення на наступних підставах:

  • Очікується або розглядається судовий позов у Канаді щодо ТМ заявника, пов’язаної з товарами чи послугами, переліченими в заявці;
  • Заявник перебуває у процесі боротьби з контрафактною продукцією на канадському кордоні у зв’язку з ТМ заявника, пов’язаної з товарами чи послугами, переліченими в заявці;
  • Заявник вимагає реєстрації своєї ТМ для того, щоб захистити свої права інтелектуальної власності від серйозної невигідної позиції на онлайн-ринках;
  • Заявник вимагає реєстрації своєї ТМ, щоб зберегти свою заявку на пріоритет протягом визначеного терміну та після запиту іноземного відомства інтелектуальної власності.

Подібні клопотання повинні містити суттєве обґрунтування та бути оформлені як афідевіт, що потребує нотаріального посвідчення. З практики юристів відділу інтелектуальної власності компанії 4B такі документи, за умови вірного складання, доволі позитивно сприймаються і задовольняються офісом, але не кожний клієнт може надати відповідні докази, тому більшість єкомерс-підприємців очікує два роки розгляду заявки на ТМ.

Інша можливість прискорення розгляду заявки в канадській системі – використання локальної класифікації товарів та послуг, що трохи відрізняється від найрозповсюдженішої у світі Ніццької класифікації. Попередньо заявку аналізує комп’ютер – порівнює опис з канадською класифікацією. Використання ж Ніццької класифікації не буде підставою для відмови, але заявка перейде від комп’ютера до людини, що, звичайно, збільшить час проходження експертизи.

Візьмемо середній випадок, коли клієнт очікує довгих два роки, заявка успішно проходить експертизу, відбувається публікація і настає період для подання опозицій від третіх осіб, який триває два місяці. У цей період будь-яка особа може подати в офіс свою незгоду щодо реєстрації конкретної ТМ. У Канаді такі випадки, наприклад, порівняно з ЄС, є не дуже розповсюдженими, але наші клієнти іноді стискаються з опозиціями, про останню з яких далі і поговоримо.

Опозиційний процес

Стандартно, опозиційний процес в Канаді складається з наступних етапів:

  • Подання опозиції третьою стороною;
  • Зустрічна заява заявника ТМ про готовність відстоювати реєстрацію своєї інтелектуальної власності;
  • Надання доказів сторонами;
  • Письмові заяви (необов’язково);
  • Слухання (необов’язково);
  • Рішення;
  • Апеляція.

Важливо звернути увагу, що на будь-якому етапі процесу можуть бути досягнуті домовленості між сторонами, процес зупиняється, ТМ реєструється офісом. Враховуючи те, що заявник чекає два роки реєстрацію, потім ще два роки може чекати рішення по опозиції, він, очевидно буде зацікавлений пришвидшити цей процес, а особа, яка подала опозицію – розтягнути його. З цим стикнулися і ми у нашому кейсі, але про це трохи пізніше.

Наш клієнт подав на реєстрацію в Канаді словесний знак, що містив вигадане, неіснуюче слово. Конкурент мав зареєстрований близько десяти років словесний знак, що складався з двох описових слів (описував товар, для якого він був заявлений) і давно використовувався для бізнесу у Канаді. Як ми писали вище, підприємці продавали одну групу товару, а їх ТМ були схожі але не ідентичні.

Під час визначення ймовірності введення в оману споживача експерти враховують багато обставин, включаючи наступне, перераховане в підрозділі 6 (5) канадського Закону про торгові марки:

  • Відмінність двох ТМ і ступінь, в якому вони стали відомі;
  • Ступінь схожості між ТМ, у тому числі за зовнішнім виглядом чи звучанням або за ідеями, запропонованими ними;
  • Характер товарів, послуг або бізнесу;
  • Характер торгівлі;
  • Тривалість використання ТМ.

Звичайно, наш конкурент мав фору, оскільки його ТМ давно використовувалась на ринку Канади та була зареєстрована у країні. Але ми змогли ґрунтовно відповісти по кожному пункту. Перед цим ми витримали формальну вимогу подання документу, що підтверджував готовність нашого клієнту приймати участь в опозиційному процесі.  Серед наших аргументів тут наведемо декілька:

  • ТМ конкурента була описовою, ТМ нашого клієнта – вигаданою: тут ми навели визначення зі словників, а також пояснення самого канадського офісу, де зазначено, що ТМ, яка є вигаданою, довільною, унікальною та не описує пов’язані товари чи послуги, зазвичай вважається відмінною, а прецедентне право щодо плутанини за ТМ стверджує, що чим унікальнішою є ТМ, тим ширший обсяг захисту має надаватися цій торговельній марці.
  • Наш клієнт мав реєстрації ТМ у багатьох країнах, що свідчило про масштаб його бізнесу.
  • Наш клієнт давно використовував ТМ у бізнесі на різних регіональних сайтах Amazon, тут також були наведені статистичні показники продажів та реклами.
  • ТМ конкурента складалася з двох слів, ТМ нашого клієнта – з одного.
  • ТМ клієнта була написана великими літерами, у ТМ конкурента використовувалися літери комбіновано.
  • У промо-матеріалах наш клієнт робив асоціацію ТМ з природою, конкурент – з внутрішнім будівництвом, тобто містились відмінності як у галузі застосування, так і у цільовій аудиторії.
  • ТМ клієнта та конкурента були заявлені у різних класах – хоча товари були схожими, ми навели різницю у семантиці назв тих товарів.

Всі ці аргументи подаються у формі афідевіту, який посвідчує нотаріус. Оскільки наш клієнт не знаходився в Україні, ми звернулися до партнерської компанії, нотаріус якої по відео-зв’язку письмово підтвердив особу і клятву нашого клієнта за адекватну ціну. Підпис такого нотаріуса був прийнятий канадським офісом.

Тактика

Тактика конкурента змінювалась відповідно до наших дій. Спочатку вони намагалися налякати нашого клієнта своєю рішучістю, розміром та розташуванням бізнесу, залученням національних адвокатів. Але, зрозумівши, що наш клієнт також звернувся до професійних юристів, конкурент почав затягувати час – надавав документи у дні дедлайнів та активовував етапи опозиційного процесу, які не є обов’язковими. Така тактика була обґрунтованою, але містила одне неочікуване слабке місце – недостатня компетентність конкретних канадських адвокатів. Так, наприклад, вони помилково надсилали нам листи стосовно інших своїх кейсів, помилялися у формах, просили продовжити терміни відповідей тощо. Також ми встановили, що та юридична компанія надавала найдешевші послуги на ринку, що зазвичай не є гарним маркером.

Ми продумали тактику на початку і обговорили її з клієнтом. Вона полягала у підготовці сильних аргументів та початку переговорів за будь-якої слабини конкурента. Ця тактика спрацювала. Отримавши наші аргументи, представники конкурента почали активувати додаткові процедури, не надаючи власних контр-аргументів. І ми ініцюювали переговори. Конкурент погодився.

Як результат компромісу, єдиним суттєвим обмеженням заявки на ТМ нашого клієнту стало видалення будівельних матеріалів без прив’язки до середовища і залишення лише товарів для зовнішнього (не у приміщенні) використання, що цілком відповідало діяльності нашого клієнта та задовольняло його. Звернімо увагу, що такого товару немає у канадській класифікації товарів та послуг, але експертиза прийняла формулювання.

Імплікації та поради

  • Кожний диспут найвигідніше і найшвидше закінчувати домовленостями між сторонами, як би нас не дратувала інша сторона і наскільки праві ми б не були;
  • Проходження експертизи не означає реєстрацію ТМ, кожна особа може подати опозицію, це передбачити дуже складно, хоча і трапляється у Канаді не часто;
  • Канадський чи найдешевший представник не означає найкращий представник для реєстрації ТМ в Канаді·   Кожний диспут є оригінальним (ТМ є унікальними, товари та послуги змінюються від кейсу до кейсу тощо) і часто потребує креативних рішень, як-то залучення нотаріуса іншої країни, визначення моменту початку переговорів, перелік фактів та доказів, які можна надати в офіс.

Замовте КОНСУЛЬТАЦІЮ зараз

Гарантовано надамо цінну інформацію безпосередньо для вашого бізнесу

Інші кейси
команди 4b

Як юристи 4B відстояли право клієнта на торгову марку, яку неправомірно зареєстрували несумлінні конкуренти

Запити наших клієнтів часто стосуються прав інтелектуальної власності (ІВ). У юристів 4B є експертиза щодо здійснення патентного пошуку, реєстрації патентів та авторського права. Також вагому частину нашої повсякденної практики складає реєстрація торгових марок (ТМ) у різних країнах світу. Один із найцікавіших випадків у сфері реєстрації ТМ ми хочемо представити вашій увазі в цьому кейсі. Декілька […]

Як юристи 4B закрили найбезнадійніший запит інвойсів на Amazon та розблокували акаунт клієнта за 4 кроки

Працювати з постійними клієнтами – одне задоволення. Це означає знати всі тонкощі їхнього бізнесу, вимоги, побажання та, звісно, бути впевненими у чесності та прозорості компанії. Чергове звернення клієнта – ще одна можливість продемонструвати свої професійні якості та довести, що для команди 4B як експертів своєї справи немає нічого неможливого.   Саме таким клієнтом для нас є […]

Аутсорсинг бухгалтерського обліку для нового бізнесу на Amazon

Часто в нашій компанії клієнти розглядають питання: що вигідніше – наймати власного бухгалтера чи вести бухгалтерію у співпраці з нашою компанією? Клієнт   Середньостатистичний новий бізнес в США, зокрема підприємця, який розпочинає свою діяльність на Amazon. Він має творчий підхід і займається розробкою власних продуктів. Щодо цифр: Ситуація Наш клієнт, при всій своїй творчій ініціативі та […]