Оппозиционный процесс в Канаде относительно торговой марки

Ситуация

К нам обратился клиент за регистрацией Торговой Марки в Канаде. Особенность этой заявки была в том, что на рынке Канады клиент имел конкурента, ТМ которого была похожа (но не идентична) фонетически, визуально, но не похожа по своему концепту. Товары также были похожими — продукты для строительной сферы. После поверхностного анализа мы оценили шансы на регистрацию ТМ клиента на 55% и он согласился попробовать. Нас ожидал оппозиционный процесс и мы это понимали заранее.

Немного специфики регистрации торговой марки в Канаде

Канадский офис интеллектуальной собственности, по сравнению с офисами других стран, не является организацией, быстро регистрирующей торговые марки (ТМ) заявителей. В среднем этот процесс здесь занимает два года. Но, опять же, по сравнению с другими офисами, существуют пути ускорения рассмотрения заявки, а именно заявитель или его представитель может ходатайствовать о таком ускорении на следующих основаниях:

  • Ожидается или рассматривается судебный иск в Канаде в отношении ТМ заявителя, связанной с товарами или услугами, перечисленными в заявке;
  • Заявитель находится в процессе борьбы с контрафактной продукцией на канадской границе в связи с ТМ заявителя, связанной с товарами или услугами, перечисленными в заявке;
  • Заявитель требует регистрации своей ТМ для того, чтобы защитить свои права интеллектуальной собственности от серьезной невыгодной позиции на онлайн-рынках;
  • Заявитель требует регистрации своей ТМ, чтобы сохранить свою заявку на приоритет в течение определенного срока и после запроса иностранного ведомства интеллектуальной собственности.

Подобные ходатайства должны содержать существенное обоснование и быть оформлены как аффидевит, требующий нотариального удостоверения. Из практики юристов отдела интеллектуальной собственности компании 4B такие документы, при условии верного составления, довольно положительно воспринимаются и удовлетворяются офисом, но не каждый клиент может предоставить соответствующие доказательства, поэтому большинство экомерс-предпринимателей ожидает два года рассмотрения заявки на ТМ.

Другая возможность ускорения рассмотрения заявки в канадской системе — использование локальной классификации товаров и услуг, немного отличающейся от самой распространенной в мире Ниццкой классификации. Предварительно заявку анализирует компьютер — сравнивает описание с канадской классификацией. Использование же Ниццкой классификации не будет основанием для отказа, но заявка перейдет от компьютера к человеку, что, конечно, увеличит время прохождения экспертизы.

Возьмем средний случай, когда клиент ожидает долгих два года, заявка успешно проходит экспертизу, происходит публикация и наступает период для подачи оппозиций от третьих лиц, который длится два месяца. В этот период любое лицо может подать в офис свое несогласие относительно регистрации конкретной ТМ. В Канаде такие случаи, например, по сравнению с ЕС, не очень распространены, но наши клиенты иногда сталкиваются с оппозициями, о последней из которых далее и поговорим.

Оппозиционный процесс

Стандартно, оппозиционный процесс в Канаде состоит из следующих этапов:

  • Представление оппозиции третьей стороной;
  • Встречное заявление заявителя ТМ о готовности отстаивать регистрацию своей интеллектуальной собственности;
  • Предоставление доказательств сторонами;
  • Письменные заявления (необязательно);
  • Слушание (необязательно);
  • Решение;
  • Апелляция.

Важно обратить внимание, что на любом этапе процесса могут быть достигнуты договоренности между сторонами, процесс останавливается, ТМ регистрируется офисом. Учитывая то, что заявитель ждет два года регистрации, потом еще два года может ждать решения по оппозиции, он, очевидно, будет заинтересован ускорить этот процесс, а лицо, подавшее оппозицию — растянуть его. С этим столкнулись и мы в нашем кейсе, но об этом чуть позже.

Наш клиент подал на регистрацию в Канаде словесный знак, содержащий вымышленное, несуществующее слово. Конкурент имел зарегистрированный около десяти лет словесный знак, состоящий из двух описательных слов (описывал товар, для которого он был заявлен) и давно использовавшийся для бизнеса в Канаде. Как мы писали выше, предприниматели продавали одну группу товара, а их ТМ были похожи, но не идентичны.

При определении вероятности введения в заблуждение потребителя эксперты учитывают многие обстоятельства, включая следующее, перечисленное в подразделе 6 (5) канадского Закона о торговых марках:

  • Отличие двух ТМ и степень, в которой они стали известны;
  • Степень сходства между ТМ, в том числе по внешнему виду или звучанию или по идеям, предложенным ими;
  • Характер товаров, услуг или бизнеса;
  • Характер торговли;
  • Продолжительность использования ТМ.

Конечно, наш конкурент имел фору, поскольку его ТМ давно использовалась на рынке Канады и была зарегистрирована в стране. Но мы смогли основательно ответить по каждому пункту. Перед этим мы выдержали формальное требование подачи документа, подтверждающего готовность нашего клиента принимать участие в оппозиционном процессе:

  • ТМ конкурента была описательной, ТМ нашего клиента — вымышленной: здесь мы привели определение из словарей, а также объяснения самого канадского офиса, где указано, что ТМ, которая является вымышленной, произвольной, уникальной и не описывает связанные товары или услуги, обычно считается отличительной, а прецедентное право относительно путаницы по ТМ утверждает, что чем уникальнее ТМ, тем более широкий объем защиты должен предоставляться этой торговой марке.
  • Наш клиент имел регистрации ТМ во многих странах, что свидетельствовало о масштабе его бизнеса.
  • Наш клиент давно использовал ТМ в бизнесе на различных региональных сайтах Amazon, здесь также были приведены статистические показатели продаж и рекламы.
  • ТМ конкурента состояла из двух слов, ТМ нашего клиента — из одного.
  • ТМ клиента была написана большими буквами, у ТМ конкурента использовались буквы комбинированно.
  • В промо-материалах наш клиент делал ассоциацию ТМ с природой, конкурент — с внутренним строительством, то есть содержались различия как в области применения, так и в целевой аудитории.
  • ТМ клиента и конкурента были заявлены в разных классах — хотя товары были похожими, мы привели разницу в семантике названий тех товаров.

Все эти аргументы подаются в форме аффидевита, который заверяет нотариус. Поскольку наш клиент не находился в Украине, мы обратились к партнерской компании, нотариус которой по видео-связи письменно подтвердил личность и клятву нашего клиента за адекватную цену. Подпись такого нотариуса была принята канадским офисом.

Тактика

Тактика конкурента менялась в соответствии с нашими действиями. Сначала они пытались напугать нашего клиента своей решительностью, размером и расположением бизнеса, привлечением национальных адвокатов. Но, поняв, что наш клиент также обратился к профессиональным юристам, конкурент начал затягивать время — предоставлял документы в дни дедлайнов и активировал этапы оппозиционного процесса, которые не являются обязательными. Такая тактика была обоснованной, но содержала одно неожиданное слабое место — недостаточная компетентность конкретных канадских адвокатов. Так, например, они ошибочно присылали нам письма относительно других своих кейсов, ошибались в формах, просили продлить сроки ответов и тому подобное. Также мы установили, что та юридическая компания предоставляла самые дешевые услуги на рынке, что обычно не является хорошим маркером.

Мы продумали тактику в начале и обсудили ее с клиентом. Она заключалась в подготовке сильных аргументов и начале переговоров при любой слабости конкурента. Эта тактика сработала. Получив наши аргументы, представители конкурента начали активировать дополнительные процедуры, не предоставляя собственных контр-аргументов. И мы инициировали переговоры. Конкурент согласился.

В результате компромисса, единственным существенным ограничением заявки на ТМ нашего клиента стало удаление строительных материалов без привязки к среде и оставление только товаров для наружного (не в помещении) использования, что вполне соответствовало деятельности нашего клиента и удовлетворяло его. Обратим внимание, что такого товара нет в канадской классификации товаров и услуг, но экспертиза приняла формулировку.

Импликации и советы

  • Каждый диспут выгоднее всего и быстрее всего заканчивать договоренностями между сторонами, как бы нас не раздражала другая сторона и насколько правы мы бы ни были;
  • Прохождение экспертизы не означает регистрацию ТМ, каждое лицо может подать оппозицию, это предусмотреть очень сложно, хотя и случается в Канаде не часто;
  • Канадский или самый дешевый представитель не означает лучший представитель для регистрации ТМ в Канаде-   Каждый диспут является оригинальным (ТМ являются уникальными, товары и услуги меняются от кейса к кейсу и т.д.) и часто требует креативных решений, таких как привлечение нотариуса другой страны, определение момента начала переговоров, перечень фактов и доказательств, которые можно предоставить в офис.

Закажите КОНСУЛЬТАЦИЮ сейчас

Гарантированно предоставим ценную информацию непосредственно для вашего бизнеса

Другие кейсы
команды 4b

Как юристы 4B закрыли самый безнадежный запрос инвойсов на Amazon и разблокировали аккаунт клиента за 4 шага

Работать с постоянными клиентами – одно удовольствие. Это значит знать все тонкости их бизнеса, требования, пожелания и, конечно, быть уверенными в честности и прозрачности компании. Очередное обращение клиента – еще одна возможность продемонстрировать свои профессиональные качества и доказать, что для команды 4B как экспертов своего дела нет ничего невозможного.   Именно таким клиентом для нас является […]

Как юристы 4B отстояли право клиента на торговую марку, которую неправомерно зарегистрировали недобросовестные конкуренты

Запросы наших клиентов очень часто касаются прав интеллектуальной собственности (ИС). У юристов 4B есть экспертиза в осуществлении патентного поиска, регистрации патентов и авторского права. Также весомую часть нашей повседневной практики составляет регистрация торговых марок (ТМ) в различных странах мира.  Один из интересных случаев в сфере регистрации ТМ мы хотим представить вашему вниманию в этом кейсе. […]

Аутсорсинг бухгалтерского учета для нового бизнеса на Amazon

Часто в нашей компании клиенты рассматривают вопрос: что выгоднее — нанимать собственного бухгалтера или вести бухгалтерию в сотрудничестве с нашей компанией? Клиент Среднестатистический новый бизнес в США, в частности предпринимателя, который начинает свою деятельность на Amazon. Он имеет творческий подход и занимается разработкой собственных продуктов. Что касается цифр: Ситуация Наш клиент, при всей своей творческой […]