Фінальна відмова патентної експертизи – не привід втрачати надію

Восени 2021 року до компанії 4В звернувся винахідник пристрою господарського застосування з наступною проблемою. Розробка нашого клієнта у 2019-2020 роках почала користуватись значною популярністю на Amazon.com та приносити суттєвий дохід. Цілком обґрунтовано винахідник замислився щодо набуття виключних прав на продаж продукту та, відповідно, певної монополізації бізнесу з метою досягнення найефективнішої комерціалізації результату його креативної праці. Здійснивши дослідження клієнт дійшов висновку, що найбільш адекватним шляхом для здійснення його планів було отримання патенту на дизайн у Сполучених Штатах.

Опис проблеми

Проаналізувавши пропозиції на ринку, клієнт відкинув варіант звернення до американських патентних повірених через дорожнечу їхніх послуг. Обираючи між вітчизняними підрядниками та закордонними було вирішено звернутись до індійської компанії, яка на своєму яскравому веб-сайті гарантувала швидку та якісну роботу за прийнятною ціною. Було складено та подано заявку до Відомства з патентів і товарних знаків США (USPTO), сплачено відповідний гонорар підряднику.

Більш ніж через рік наш клієнт отримав повідомлення від індійської компанії про надходження попередньої відмови патентної експертизи. Через невірне позначення на окремих кресленнях елементів дизайну відмова ґрунтувалася на недотриманні пунктів зведеної кодифікації федерального законодавства США, а саме 35 U.S.C.112: 

• Специфікація повинна містити письмовий опис винаходу, а також способу і процесу його виготовлення та використання в таких повних, ясних, стислих і точних термінах, щоб будь-який фахівець у галузі техніки, до якої він відноситься, або з якою він найближче пов’язаний, міг зробити і використовувати те саме, і має вказати найкращий спосіб здійснення винаходу, який передбачає винахідник або співвинахідник.
• Специфікація повинна завершуватись однією або кількома пунктами формули, які чітко вказують на предмет, який винахідник або співвинахідник розглядає як винахід.

Після звернення клієнта до компанії 4В, проаналізувавши усі документи, ми дійшли висновку, що експерт вимагав дотримання правил складання креслень, які подаються на експертизу заявок на дизайн. При цьому, експерт чітко описав недоліки представлених креслень, навів приклади і навіть приблизно намалював бажаний результат на одному з прикладів. Але наш аналіз у цій історії був проведений трохи пізніше. На тому етапі клієнт ще, хоча і висловив незадоволеність, продовжив співпрацю з індійськими спеціалістами.

Сплативши додатково ще приблизно чверть від попередньо сплаченого гонорару, винахідник домовився із підрядником про виправлення креслень та надсилання відповіді у USPTO зусиллями тієї ж компанії. 

На превеликий жаль нашого клієнта, майже через шість місяців після згаданої відповіді експертиза надіслала фінальну відмову в видачі патенту на дизайн. Найцікавішим у цій фінальній відмові було зазначення експертом тих же недоліків патентної заявки, про які він повідомляв і у першому надісланому документі. 

Рішення проблеми

У листопаді 2021 року юристи компанії 4В взяли в роботу цю патенту заявку, не дивлячись на загрозливе слово “фінальна” поряд зі словом “відмова”. Встановлені правила розгляду патентних заявок дають можливість представлення експертизі обґрунтованої відповіді протягом принаймні трьох місяців з дати надсилання фінальної відмови. Забігаючи наперед, ці три місяці не знадобились. Зауваження експертизи були цілком прозорими та зрозумілими, хоча і потребували інженерного підходу та знання патентних процедур. Тобто робота наших юристів полягала у наступному:

1. аналіз патентної заявки – вивчення елементів дизайну та відповідних суттєвих ознак;
2. аналіз змісту попередньої та фінальної відмов експертизи – визначення можливості та обсягу необхідних виправлень для забезпечення вимог щодо патентних заявок на дизайни;
3. багаторазова комунікація з попереднім підрядником – спроба домовитись про безоплатне (з метою економії коштів клієнта) виправлення помилок спеціалістів, які на самому початку подавали заявку, за роботу яких вже було двічі сплачено клієнтом і жодного разу не отримано бажаний результат – безрезультатно, компанія попросила додаткові гроші;
4. виправлення патентних креслень із залученням дизайнера компанії 4B;
5. складання супровідного листа в експертизу;
6. оперативне надсилання матеріалів у відповідальний відділ USPTO; 
7. обробка відповіді USPTO на надіслані матеріали та сплата мита за видачу патенту із складанням для цього спеціальної форми;
8. розділення радості з клієнтом:)

Результат

Як можна помітити вище з п.7 та п.8 нам вдалось виправити заявку, коректно обґрунтувати виправлення, вчасно її надіслати та отримати у 2022 році рішення про видачу патенту США на дизайн навіть після фінальної відмови патентної експертизи.

Рекомендації

Звичайно, так буває не завжди. Деякі подібні відмови (в залежності від їх обґрунтування зі сторони експертизи) потребують складання спеціальних форм, запитів на продовження експертизи, апеляцій до Patent Trial and Appeal Board тощо – всі ці заходи значно підвищують витрати винахідників або заявників. Крім того, фінальна відмова – суттєвий маркер того, що шанси на отримання патенту наближаються до мінімуму. Але, як свідчить цей кейс, не варто втрачати надію та зарано прощатися зі вже зробленими інвестиціями в охорону прав інтелектуальної власності.

Для того, щоб не бути заручником таких ймовірностей або ж більш якісно управляти відповідними процесами необхідно пам’ятати про наступне. Патент на дизайн у США характеризується значно коротшим текстовим описом у порівнянні із патентом на винахід (utility patent). Проте найбільша увага експертизи тут буде прикута до креслень, адже вони є формулою такого винаходу, тому:

• USPTO висуває суттєві вимоги до форми та змісту креслень, які доцільно вивчити перед поданням патентної заявки.
• Якість креслень є не менш важливою складовою успішного проходження експертизи, особливо під час подання заявки в електронній формі, коли якість може бути суттєво зменшена, а до дизайну навіть мимовільно через технічні причини можуть бути додані суттєві ознаки (наприклад, орнаменти або отвори), яких немає в оригінальному винаході. Звернення до професійного дизайнера або конструктора з метою підготовки високоякісних зображень буде цілком зваженим рішенням у цьому контексті.
• Складання форм, правильна нумерація та опис креслень є рутинним, але не дуже простим завданням. Навіть за неправильний підпис USPTO може запросити сплату додаткового мита. Правила складання патентної заявки також доцільно вивчити перед її поданням.

Стосовно представленого кейсу – звичайно, практично кожний гравець (особливо з країн, що розвиваються) на ринку надання послуг в галузі інтелектуальної власності бажає отримати більше замовлень, більше доходу та може позиціонувати себе одночасно, наприклад, як спеціаліста з торгових марок, патентів та авторського права. Але, як свідчить практика, не кожний фахівець з інтелектуальної власності розуміє або може зрозуміти конкретну галузь техніки та, відповідно, якісно представити експертизі на першому плані суттєві ознаки винаходу чи дизайну, що будуть вирізняти продукт серед конкурентів і приносити дохід правовласнику. Те ж саме працює і в зворотному напрямі – спеціаліст з промислової власності не завжди зможе якісно скласти, наприклад, ліцензійний договір щодо створення похідного твору з галузі авторського права. 

Тому головне – для зменшення рівню стресу, пов’язаного з балансуванням у дедлайнах та дотриманням жорстких вимог експертиз, і, відповідно, успішного проходження складного процесу патентної експертизи, звертайтесь до фахівців, які мають конкретний досвід роботи з об’єктами промислової власності, інженерний бекграунд, можливості залучення дизайнерів та конструкторів, а також пруфрідерів та оперують термінологічним словником для досягнення високої якості патентної заявки, зниження подальшої вартості патентування та підвищення шансів на отримання патенту. 

Якщо у вас виникла потреба в реєстрації патенту, чи в вирішенні питань з попередніми відмовами в реєстрації  – звертайтеся до нас, юристи компанії 4В занурюються в кожен кейс клієнта, та знаходять індивідуальні рішення.  

Залишайте заявку на попередню консультацію.