Финальный отказ патентной экспертизы – не повод терять надежду

Осенью 2021 года в компанию 4В обратился изобретатель устройства хозяйственного применения с последующей проблемой. Разработка нашего клиента в 2019-2020 годах начала пользоваться большой популярностью на Amazon.com и приносить существенный доход. Вполне обоснованно изобретатель задумался о приобретении исключительных прав на продажу продукта и, соответственно, определенной монополизации бизнеса с целью достижения наиболее эффективной коммерциализации результата его креативного труда. Осуществив исследование, клиент пришел к выводу, что наиболее адекватным путем осуществления его планов было получение патента на дизайн в Соединенных Штатах.

Описание проблемы

Проанализировав предложения на рынке, клиент отверг вариант обращения к американским патентным поверенным из-за дороговизны их услуг. Выбирая между отечественными подрядчиками и зарубежными, было решено обратиться в индийскую компанию, которая на своем ярком веб-сайте гарантировала быструю и качественную работу по приемлемой цене. Была составлена ​​и подана заявка в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO), уплачен соответствующий гонорар подрядчику.

Более чем через год наш клиент получил уведомление от индийской компании о поступлении предварительного отказа патентной экспертизы. Из-за неверного обозначения на отдельных чертежах элементов дизайна отказ основывался на несоблюдении пунктов сводной кодификации федерального законодательства США, а именно 35 U.S.C.112:

  • Спецификация должна содержать письменное описание изобретения, а также способа и процесса его изготовления и использования в таких полных, ясных, сжатых и точных терминах, чтобы любой специалист в области техники, к которой он относится, или с которой он ближе связан, мог сделать и использовать то же, и должен указать наилучший способ осуществления изобретения, который предусматривает изобретатель или соизобретатель.
  • Спецификация должна быть завершена одним или несколькими пунктами формулы, четко указывающими на предмет, который изобретатель или сообретатель рассматривает как изобретение.

После обращения клиента в компанию 4В, проанализировав все документы, мы пришли к выводу, что эксперт требовал соблюдения правил составления чертежей, подаваемых на экспертизу заявок на дизайн. При этом эксперт четко описал недостатки представленных чертежей, привел примеры и даже приблизительно нарисовал желаемый результат на одном из примеров. Но наш анализ в этой истории был проведен несколько позже. На этом этапе клиент, хотя и выразил недовольство, продолжил сотрудничество с индийскими специалистами.

Уплатив дополнительно еще примерно четверть от предварительно оплаченного гонорара, изобретатель договорился с подрядчиком об исправлении чертежей и отправке ответа в USPTO усилиями той же компании.

К сожалению, почти через шесть месяцев после упомянутого ответа экспертиза прислала финальный отказ в выдаче патента на дизайн. Наиболее интересным в этом финальном отказе было указание экспертом тех же недостатков патентной заявки, о которых он сообщал и в первом отправленном документе. 

Решение проблемы

В ноябре 2021 года юристы компании 4В взяли в работу эту патентную заявку, несмотря на угрожающее слово «финальная» рядом со словом «отказ». Установленные правила рассмотрения патентных заявок дают возможность представления экспертизе обоснованного ответа в течении как минимум трех месяцев с даты отправки финального отказа. Забегая наперед, эти три месяца не понадобились. Замечания экспертизы были вполне прозрачны и понятны, хотя и нуждались в инженерном подходе и знании патентных процедур. То есть работа наших юристов заключалась в следующем:

  1. анализ патентной заявки – изучение элементов дизайна и соответствующих существенных признаков;
  2. анализ содержания предварительных и финальной отказов экспертизы – определение возможности и объема необходимых исправлений для обеспечения требований патентных заявок на дизайны;
  3. многократная коммуникация с предыдущим подрядчиком – попытка договориться о безвозмездной (в целях экономии средств клиента) исправления ошибок специалистов, которые в самом начале подавали заявку, за работу которых уже было дважды оплачено клиентом и ни разу не получен желаемый результат – безрезультатно, компания попросила дополнительные деньги;
  4. исправление патентных чертежей с привлечением дизайнера компании 4B;
  5. составление сопроводительного письма в экспертизу;
  6. оперативная отправка материалов в ответственный отдел USPTO;
  7. обработка ответа USPTO на присланные материалы и уплата пошлины за выдачу патента с составлением для этого специальной формы;
  8. разделение радости с клиентом:)

Результат

Как можно заметить выше из п.7 и п.8, нам удалось исправить заявку, корректно обосновать исправления, своевременно ее отправить и получить в 2022 году решение о выдаче патента США на дизайн даже после финального отказа патентной экспертизы.

Рекомендации

Конечно, так бывает не всегда. Некоторые подобные отказы (в зависимости от их обоснования со стороны экспертизы) требуют составления специальных форм, запросов на продление экспертизы, апелляций в Patent Trial and Appeal Board и т.п. – все эти меры значительно повышают расходы изобретателей или заявителей. Кроме того, финальный отказ – существенный маркер того, что шансы на получение патента приближаются к минимуму. Но, как свидетельствует этот кейс, не стоит отчаиваться и рано прощаться с уже сделанными инвестициями в охрану прав интеллектуальной собственности.

Для того чтобы не быть заложником таких вероятностей или более качественно управлять соответствующими процессами необходимо помнить о следующем. Патент на дизайн в США характеризуется гораздо более коротким текстовым описанием по сравнению с патентом на изобретение (utility patent). Однако наибольшее внимание экспертизы здесь будет приковано к чертежам, ведь они являются формулой такого изобретения, поэтому:

  • USPTO выдвигает существенные требования к форме и содержанию чертежей, которые целесообразно изучить перед подачей патентной заявки.
  • Качество чертежей является не менее важной составляющей успешного прохождения экспертизы, особенно при подаче заявки в электронной форме, когда качество может быть существенно уменьшено, а к дизайну даже самопроизвольно по техническим причинам могут быть добавлены существенные признаки (например, орнаменты или отверстия), которых нет в оригинальном изобретении. Обращение к профессиональному дизайнеру или конструктору для подготовки высококачественных изображений будет вполне взвешенным решением в этом контексте.
  • Составление форм, правильная нумерация и описание чертежей являются рутинной, но не очень простой задачей. Даже за неправильную подпись USPTO может запросить уплату дополнительной пошлины. Правила составления патентной заявки также целесообразно изучить перед ее подачей.

Что касается представленного кейса – конечно, практически каждый игрок (особенно со стран, которые развиваются) на рынке предоставления услуг в области интеллектуальной собственности желает получить больше заказов, больше дохода и может позиционировать себя одновременно, например, как специалиста по торговым маркам, патентам и авторскому праву. Но, как свидетельствует практика, не каждый специалист по интеллектуальной собственности понимает или может понять конкретную отрасль техники и соответственно качественно представить экспертизе на первом плане существенные признаки изобретения или дизайна, которые будут выделять продукт среди конкурентов и приносить доход правообладателю. То же работает и в обратном направлении – специалист по промышленной собственности не всегда сможет качественно составить, например, лицензионный договор по созданию производного произведения из области авторского права.

Поэтому главное – для уменьшения уровня стресса, связанного с балансировкой в ​​дедлайнах и соблюдением жестких требований экспертиз, и соответственно успешного прохождения сложного процесса патентной экспертизы, обращайтесь к специалистам, которые имеют конкретный опыт работы с объектами промышленной собственности, инженерный бекграунд возможности привлечения дизайнеров и конструкторов, а также пруфридеров и оперирующих терминологическим словарем для достижения высокого качества патентной заявки, снижения дальнейшей стоимости патентования и повышения шансов на получение патента.

Если у вас возникла необходимость в регистрации патента или в решении вопросов с предварительными отказами в регистрации – обращайтесь к нам, юристы компании 4В погружаются в каждый кейс клиента и находят индивидуальные решения. 

Оставляйте заявку на предварительную консультацию.

Закажите БЕСПЛАТНУЮ консультацию

Гарантированно предоставим ценную информацию непосредственно для вашего бизнеса

Другие кейсы
команды 4b

Статус strike-off у компании — приговор или можно еще спасти?

Регистрация компании в Англии достаточно популярное решение для работы на европейском Амазон. Часто, регистрируя  компанию самостоятельно собственники забывают об продлении почтового сервиса, а также о подаче conformation statment. Сроки подачи последнего устанавливаются реестром компаний и зависит от даты регистрации компании, поэтому у каждой компании дата дедлайна подачи conformation statment индивидуальна.  Какая проблема возникла у клиента […]

Налоговая реформа ЕС 2021: адаптация e-commerce бизнеса к изменениям

Что такое реформа e-commerce бизнеса в ЕС и как она отразится на работе европейских копаний. Какие проблемы могут возникнуть и как их решить? История о том, как мы упростили жизнь своему клиенту и рекомендации по адаптации компании к последствиям реформы e-commerce 2021.

Бан Amazon аккаунта по причине смены личных данных

Может ли быть забанен аккаунт продавца на Amazon за такую безобидную операцию, как смена личных или платежных данных? Оказывается, что да. Как избежать такой неприятной ситуации – разбираем в новом кейсе от 4B.ua