Чим загрожує підробка семплів при реєстрації ТМ в США

До нас часто звертаються клієнти з різними проблемними питаннями, які у них виникають в процесі реєстрації торгової марки в США.

Одна з найпошириніших проблем, яка може виникнути на етапі реєстрації – це Office Action (відмова в реєстрації торгової марки) через подання підроблених семплів.

Ми завжди готові допомогти клієнтам з їх проблемами, але ж шкода, коли клієнт витратив велику суму грошей, час, закупив товар і навіть наніс зображення торгової марки на партію товару, а в результаті отримав відмову в реєстрації ТМ через подачу підроблених доказів використання марки в продажах.

При подачі підтвердження використання торгової марки клієнт взяв чужі фотографії товарів і через комп’ютерну програму наніс на чужий товар зображення своєї торгової марки, стерши перед цим ТМ справжнього власника. Обдурити нікого не вийшло і в результаті отримав відмову в реєстрації торгової марки. Звичайно ж, ми детально розібралися і вирішили цю проблему клієнта, але процес був затягнутий, а гроші втрачені.

У нашій практиці ми часто виявляємо, що клієнти вдаються до не зовсім законних методів підтвердження використання торгових марок, що призводить до проблем з реєстрацією торгової марки.

У статті ми хочемо поділитися інформацією про подачу підроблених семплів, щоб Ви не робили подібних помилок, адже на рішення цієї неприємної ситуації витрачається багато часу і зусиль.

Що таке семпл і типові причини їх підробки
Перед введенням нових правил (з 3 серпня 2019, нерезиденти США мають право реєструвати знаки тільки через патентних повірених), заявники при подачі заявок на реєстрацію використовували не зовсім законні методи підтвердження використання торгових марок, а саме здійснювалася подача підроблених семплів.

Семпл – це зразок (підтвердження) використання, англійською – specimens, який є обов’язковим атрибутом реєстрації торгової марки в США.

Згідно з офіційним сайтом Відомства з патентів і товарних знаків США (USPTO), specimens – це приклад того, як Ви насправді використовуєте свою торгову марку на ринку з товарами або послугами.

В якості прикладу використання торгової марки може виступати фотографія з етикеткою або біркою на Ваших товарах

Наприклад, зразок може бути фотографією з етикеткою або біркою на Ваших товарах, фотографією зовнішньої реклами для послуг, інтернет-магазином, де товари можна купити або замовити, або веб-сайтом, де рекламуються Ваші послуги.

Ви можете запитати: навіщо подавати підроблений зразок? Найпоширенішою причиною є проста відсутність знань – заявники, що подають заявки на реєстрацію самостійно, без досвідченого юридичного супроводу, можуть просто не знати, що їм заборонено надавати макет.

Підробленими семплами може вважатися зразок торгової марки, який нанесений за допомогою комп’ютерних програм, того ж Photoshop; використання зразка чужого товару з нанесенням своєї торгової марки; подача чужих лістингів Amazon з нанесенням своєї торгової марки на товар. Це найпоширеніші види підробок підтвердження використання торгової марки.

Найпоширенішою причиною подачі підроблених зразків є – відсутність знань. Заявники, які подають заявки на реєстрацію самостійно, без юридичного супроводу, можуть просто не знати, що їм заборонено надавати макет

Що робити в разі отримання попередньої відмови в реєстрації ТМ

Після подачі таких зразків підтвердження використання торгової марки Вам в більшості випадків пришлють попередню відмову, на яку потрібно подати мотивовану відповідь і знову надати підтвердження використання. Для спрощення процедури подачі відповідей на подібні відмови опишемо перелік інформації, яку найчастіше запитує експерт при видачі “Office Action”:
1. Вам потрібно вказати перелік товарів для яких були надані підтвердження використання торгової марки;

2. Відповісти, чи була нанесена торгова марка з використанням програм;

3. Вказати повну назву інтернет-магазину або повне ім’я продавця, чия веб-сторінка зазначена в зразку, URL-адресу веб-сайту та скріншот веб-сторінки з назвою товару, що продається на цьому сайті;

4. Надати фотографії, як торгова марка заявника відображається на товарах та/або упаковці товару.

5. Вказати, коли товари з торговою маркою були вперше доступні для покупки в Сполучених Штатах і дату першого продажу товарів в США;

6. Також потрібно надати мінімум три інвойси або іншу підтверджуючу документацію, в якій вказані платежі за товар. Ще потрібно вказати обсяг продажів в доларах США, при необхідності змінюючи особисті дані покупців.

Це основний перелік інформації для подачі відповіді на Office Action. Як бачите, подача підроблених зразків використання торгової марки, тягне за собою довгий процес збору інформації.

Подача підроблених прикладів використання торгової марки, тягне за собою довгий процес збору інформації та істотно сповільнює процедуру реєстрації ТМ

Висновок

Щоб бути спокійним і впевненим у реєстрації Вашої торгової марки, звичайно ж, не потрібно застосовувати на практиці навички використання Photoshop, а тим більше думати, що підроблені семпли підійдуть для подачі підтвердження використання торгової марки.

Ми радимо Вам відповідально та професійно підійти до подачі підтвердження використання товарів з Вашим знаком, щоб не стикатися з відмовою і успішно зареєструвати торгову марку.

Замовте БЕЗКОШТОВНУ консультацію

Гарантовано надамо цінну інформацію безпосередньо для вашого бізнесу

Інші кейси
команди 4b

Відхилення заявки на отримання Amazon Brand Registry в США

Фінальна відмова – маркер того, що шанси на отримання патенту наближаються до мінімуму. Але цей кейс свідчить: не варто прощатися з уже зробленими інвестиціями в охорону прав інтелектуальної власності.

Фінальна відмова патентної експертизи – не привід втрачати надію

Фінальна відмова – маркер того, що шанси на отримання патенту наближаються до мінімуму. Але цей кейс свідчить: не варто прощатися з уже зробленими інвестиціями в охорону прав інтелектуальної власності.

Додаткова верифікація акаунтів, які досягли виплат в розмірі 15 тисяч євро

Нормальна практика на європейських амазон-акаунтах проводити додаткову верифікацію при досягненні ліміту виплат 15000 євро. Але не завжди все відбувається гладко і з першого разу.