Як отримати патент на винахід – Частина 2. Міжнародні патенти

В минулому матеріалі ми обговорили основи патентування. Головна особливість патентного законодавства – це географічне обмеження дії патенту тією країною, де він був отриманий. А оскільки його отримання – процес непростий та тривалий, то держави та бізнес уже давно працюють над тим, щоб зробити його простіше, швидше та захист при цьому діяв у різних країнах.

Основний механізм, який полегшує отримати міжнародний патент, – це Договір про Міжнародну патентну кооперацію.

Що таке міжнародний патент?

Власне, жодних “міжнародних патентів” не існує. Міжнародна патентна кооперація лише створює певний стандартний регламент подання заявки, що полегшує отримання патенту у країнах-членах кооперації по всьому світу. Існують також регіональні проекти з аналогічними функціями.

• Протокол з патентів та промислових зразків у рамках Африканської регіональної організації промислової власності (ARIPO) (“Харарський протокол ARIPO”);
• Євразійська патентна конвенція;
• Європейська патентна конвенція;
• Договір, що запроваджує Африканську організацію інтелектуальної власності (OAPI) (“Угода OAPI”).

Однак зараз основний інструмент, який допомагає отримати патентний захист у різних країнах, – це саме Міжнародна патентна кооперація. Через цю систему вже зареєстровано понад 4 мільйони заявок. Країни, які були членами Міжнародної патентної кооперації у 2021 році, представлені на карті нижче.

Яка вигода для e-commerce бізнесу від “міжнародного патенту”

Існує упередження, що патентом може бути захищене лише інноваційний винахід, технологічний прорив. І, відповідно, патентне законодавство стосується лише тих, хто працює у сфері високих технологій. Проте у багатьох країнах існує можливість запатентувати зовнішній вигляд товару, а значить практично в будь-якій сфері можна через незнання порушити чужі права або стати жертвою копіювання вашого продукту конкурентами.

Юристи компанії 4В мають великий досвід у розробці стратегій захисту інтелектуальної власності для виходу на нові ринки. Це особливо актуально для Амазон-продавців. Декілька прикладів патентних суперечок у сфері e-commerce ми розглядали у статті “Патенти та Амазон”.

Своєчасно зареєстрований патент захищає свого власника від недобросовісної конкуренції та дає додаткові економічні можливості.

Захист від копіювання товару конкурентами

Наявність патенту дає право переслідувати за законом будь-кого, хто спробує скопіювати, підробити, або продавати запатентований продукт без вашого дозволу.

Це вкрай важливо для Амазон-продавців, тому що всі дані про продаж товару по суті відкриті і будь-хто може бачити, що щось з вашої продукції продається чудово – і замовити виробництво аналогічного товару, щоб зайти на ваш лістинг або створити його клон.

У такій ситуації наявність патенту дає вам право не лише заблокувати конкуренту продажі, а й навіть отримати грошову компенсацію в судовому порядку за порушення ваших прав.

Витіснення конкурента з ринку

Оскільки патент дає своєму власнику виняткове право приймати рішення про те, хто має право виробляти або продавати технологію, то він є дуже потужним інструментом для завоювання частки ринку.

Ви цілком законно можете витіснити конкурента як з Амазона, так і з ринку загалом – просто заборонивши йому продавати як сам товар, так і його імітації. Більше того, за наявності патенту ви можете просто не пустити їх до країн, де він діє.

Додаткові інструменти захисту від Амазону

Сам майданчик надає інструменти захисту прав інтелектуальної власності, у тому числі на запатентовані товари. Вони дають змогу заборонити конкуренту продавати товар, який порушує патент. Це такі інструменти, як:

• Інструмент “Повідомити про порушення”;
• Amazon Project Zero.

Однак, щоб скористатися цими інструментами, вам необхідно підтвердити права на певний товар чи технологію. І найкращий спосіб це зробити – патентування.

Детальніше про захист різних форм інтелектуальної власності на цьому майданчику ми писали раніше, у цій статті

Захист від несумлінних виробників

Деякі виробники, особливо в Китаї, можуть скористатися особливостями патентного законодавства та зареєструвати патент на ваш товар без вашого відома – і таким чином отримати всі права на нього. Наприклад, зможуть робити копії в необмеженій кількості і продавати їх будь-кому або заборонити вам вивезення товару з країни.

Для захисту від такої поведінки ще до початку роботи необхідно підписати з постачальником договори NDA (договір про конфіденційність), NCA (договір про неконкуренцію), а також подати заявку на реєстрацію патенту одразу після затвердження з виробником фінального семпла товару. Юристи компанії 4В допоможуть вам виконати ці процедури правильно і вчасно.

Захист від патентного тролінгу

Все різноманіття форм та небезпеку патентного тролінгу ми детально розглядали в одній із попередніх статей цього циклу. Якщо коротко, то це ситуація, коли інша компанія отримує патент на ваш або аналогічний товар раніше, ніж ви. І на цій підставі може вимагати у вас гроші за ліцензію, закрити вам вхід у країну або затягати по судах із найрізноманітніших приводів, пов’язаних з використанням технології, які при цьому сама не збирається ні виробляти, ні продавати.

Найкращий спосіб захисту від патентних тролів – отримати патенти заздалегідь. Причому саме в цьому випадку найбільш ефективне подання міжнародної заявки, оскільки саме дата її подання вважатиметься датою початку юридичного захисту. А це – ключовий аргумент в протистоянні з тролями.

Пасивний дохід

Тільки власник патенту вирішує хто, як і коли може виробляти та поширювати його товар. Тому якщо ви того захочете, то можете продавати права на виробництво або реалізацію технології або дизайну та отримувати пасивний дохід у вигляді роялті в розмірі від 5 до 75% від прибутку.

Якщо ваш товар на Амазоні користується популярністю, то ви зможете на ньому заробити навіть у тому випадку, якщо з якихось причин вирішите більше не продавати його самостійно.

Зменшення залежності технологій інших компаній

Як ми писали вище, досить спритні торговці або патентні тролі можуть зареєструвати патент раніше, ніж ви. І зобов’язати вас купувати ліцензію на вашу власну розробку. Відповідно, ви будете зобов’язані віддавати їм частину прибутку у вигляді роялті.

Своєчасна реєстрація прав – захист від постійної залежності від інших компаній.

Підвищення довіри клієнтів

Крім економічних прав, патентування ще й цінний репутаційний актив. У нинішній ситуації надлишку вибору, саме згадка про те, що технологія запатентована, може стати вирішальною в очах клієнта, адже патенти завжди асоціюються з інноваціями та ретельною перевіркою, що підвищує довіру.

Як працює система Міжнародної патентної кооперації?

Головне, що створено системою Міжнародної патентної кооперації – це можливість подати стандартизовану заявку до інших країн протягом 30 місяців з дати подання першої заявки. Тоді як при поданні заявок безпосередньо до національних відомств цей термін – лише 12 місяців.

Другий вкрай важливий для власників патенту момент – це момент початку захисту: він рахується від дати подання тієї національної заявки, на підставі якої подаватиметься міжнародна заявка, без прив’язки до термінів проходження реєстрації в кожній окремій країні. Це особливо важливо для захисту від патентних тролів, оскільки вони можуть спробувати випередити вас і отримати патент раніше, у тих країнах, куди ви плануєте заходити.

Ще одна перевага – це 18 додаткових місяців, які є у заявника для того, щоб визначитися зі списком країн, в яких йому потрібна реєстрація, знайти патентного повіреного в кожній із них, перекласти документи та сплатити мита.

Також для багатьох буде плюсом стандартизована форма заявки. Ви заповнюєте її один раз – і заявка, оформлена за правилами, не може бути відхилена з формальних причин у жодній із країн-учасниць, хоча в окремих випадках можуть знадобитися переклади мовою конкретної країни.

Крім того, міжнародний висновок щодо патентного пошуку хоч і не скасовує національну експертизу, проте може в деяких випадках сильно скоротити терміни її проходження. Справа в тому, що висновок міжнародної комісії – попередній, і в кожній окремій країні необхідно буде пройти кваліфікаційну експертизу. Проте національні комісії найчастіше беруть до уваги результати міжнародного пошуку.

Також ці результати є вкрай важливими для самого заявника, адже дають досить точне уявлення про те, які шанси на отримання патенту. І в деяких випадках вже на цьому етапі стає зрозумілим, що шанси мінімальні і продовжувати процедуру не варто.

Як подати міжнародну заявку на патент?

Міжнародна фаза процедури складається із п’яти стадій:

• Подача заявки.
• Її розгляд Отримуючим відомством, тобто Патентним відомством тієї країни, через яку ви подаєте міжнародну заявку, або офісом WIPO.
• Складання звіту про міжнародний пошук та письмове повідомлення одним із “Міжнародних пошукових органів” та публікацію заявки разом зі звітом про пошук Міжнародним бюро WIPO.
• Необов’язковий етап – додатковий міжнародний пошук іншим відомством на запит заявника.
• Необов’язковий етап – попередня експертиза, що оцінює патентоспроможність винаходу.

Подати заявку може будь-який громадянин чи резидент країни, яка підписала Договір. Якщо авторство винаходів належить групі авторів, то хоча б один із них має бути громадянином чи резидентом країни-підписанта.

Зробити це можна двома способами: або через Патентне відомство своєї країни, яке надає відповідні форми. Або онлайн через веб-сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO).

Якщо заявка подається через Патентне відомство конкретної країни, то зробити це треба однією з тих мов, якими ця країна приймає заяви, що зазвичай зазначено на сайті відомства.

Заявка повинна включати:

1. Назву винаходу.
2. Дані про заявника або його представника: імена, адреси, національність та місце проживання та контактні дані.
3. Дані про всі заявки, раніше подані на цей винахід («пріоритетне домагання»): номер заявки, дата подачі, країна подачі.
4. Вибір відповідного Міжнародного пошукового органу (ISA), який виконуватиме міжнародний пошук за вашим винаходом. Від цього залежить, якою мовою потрібно оформлювати заявку та розмір мит.
5. Підпис заявника чи його законного представника (за дорученням).
6. Письмове пояснення винаходу, досить зрозуміле, щоб експерт у відповідній сфері міг зрозуміти його суть, логіку роботи та ступінь новизни.
7. Пункти формули: набір пронумерованих абзаців, що визначають обсяг вашого винаходу.
8. Креслення винаходу, якщо вони потрібні для розуміння його суті.
9. Реферат: короткий зміст винаходу.

При подачі заявки необхідно сплатити три мита:

• мито за подання міжнародної заявки;
• плата за пошук;
• мито за пересилання.

Мита сплачуються у валюті, встановленій тим патентним відомством, куди ви подаєте заявку.

До початку розгляду заявки по суті вона обов’язково проходить перевірку на відповідність формальним вимогам та внесення виправлень, якщо це необхідно.

Важливо! Датою подання міжнародної заявки і відповідно датою старту захисту вважатиметься дата, коли усунуто всі виявлені недоліки. Тому підходьте до заповнення заявки відповідально та уважно – щоб отримати захист якомога раніше.

Міжнародна фаза процедури

Після подання заявки розпочинається Міжнародна фаза процедури.

Перший її етап – міжнародний пошук. Вибране відомство шукає інформацію в публічному полі, базах даних і так далі з метою оцінити унікальність і новизну представленого винаходу. Результат цієї процедури – перелік усіх документів, патентів та технічної літератури, які впливають на патентопридатність заявки.

Приблизно через 4 місяці після подання заявки ви отримаєте два документи: звіт про патентний пошук та висновок про патентоспроможність винаходу. Однак, ці документи не мають остаточної сили і можуть не враховуватися Патентними відомствами конкретних країн.

Далі, не пізніше ніж через 18 місяців з дати пріоритету, WIPO публікує вашу міжнародну заявку разом зі звітом про пошук у патентній базі PATENTSCOPE. Після чого у вас буде додатковий час, щоб обміркувати, чи ви хочете продовжити процес патентування свого винаходу.

Також є необов’язкова опція – додатковий міжнародний пошук, який за окрему плату може підготувати інше патентне відомство на ваш запит. Він необхідний, якщо ви хочете розширити сферу пошуку, наприклад, у суміжних технічних областях.

Також якщо до заявки були претензії та до неї вносилися зміни, то може знадобитися додаткова перевірка на патентоспроможність. І в такому разі за цю процедуру стягується додаткова плата.

Після завершення цих етапів заявка переходить на так звану національну фазу.

Національна фаза отримання патенту за міжнародною заявкою

Як ми вже згадували, після отримання попередніх висновків на етапі подання міжнародної заявки ви можете передумати та відмовитися від продовження патентного процесу. Однак якщо вирішите продовжувати, то на вас чекає національна фаза – оцінка вашої заявки Патентними відомствами тих країн, у яких ви плануєте отримати реєстрацію.

Від подання заявки до переходу до національної фази проходить зазвичай 30 місяців. І важливо пам’ятати, що Національні відомства не надсилають жодних повідомлень про те, що термін переходу на цю фазу спливає. Відстежувати це є виключно обов’язком заявника або його патентного повіреного.

Для переходу на національну фазу заявник має:

• перекласти заявку тією мовою, з якою працює Патентне відомство конкретної країни;
• сплатити місцеві мита;
• вибрати місцевого патентного повіреного, якщо цього вимагає законодавство країни.

Якщо з будь-яких причин ви не встигаєте виконати ці завдання у вказаний термін, то можете подати у вибране національне відомство прохання про продовження терміну.

Також перед переходом на національну фазу необхідно визначити, які саме варіанти захисту вам потрібні. За замовчанням передбачається, що заявка подається на всі рівні захисту. Тому в момент передачі заявки на цей етап необхідно повідомити Національне відомство, які саме види захисту вам необхідні.

Далі на національному етапі кожне відомство перевіряє заявку відповідно до своїх національних критеріїв та процедур.

Гаазька система – міжнародний захист промислового зразка

Якщо ваша мета – захистити не технологію, а зовнішній вигляд виробу, для отримання міжнародного захисту вам необхідно буде подати заявку онлайн через Гаазьку систему. Ця система аналогічна за цілями та завданнями до Міжнародної патентної кооперації, проте захищає не технологічну новизну, а зовнішній вигляд.

Подати таку заявку може будь-який винахідник, якщо він є резидентом однієї з майже 100 країн, які підписали цей договір.

Процес реєстрації дизайну у такому разі складається з:

• Подання заявки;
• Формальної експертизи – перевірки заявки на відповідність нормам;
• Публікації у Бюлетені міжнародних зразків;
• Експертизи по суті окремо у деяких країнах.

Важливо відзначити, що будь-яка країна має право відмовити у захисті на своїй території, якщо винахід не відповідає національним критеріям. Національне відомство зобов’язане повідомити про це WIPO протягом шести місяців з моменту публікації. Це якраз той випадок, коли відсутність новин – чудова новина, адже якщо претензії не виставлені вчасно, то зразок отримує захист у повному обсязі. І такий захист діятиме 15 років.

Але повернемось до процесу подання заявки. Зробити це найпростіше онлайн, причому одна заявка може містити до 100 окремих дизайнів у межах одного класу Локарнської класифікації. Текст заявки має бути англійською, французькою чи іспанською мовами.

Найголовніше у заявці – якісне представлення дизайнів. Чітке, однозначне зображення на білому тлі у великому розмірі та з високою роздільною здатністю.

Детальні інструкції щодо оформлення заявки можна знайти тут.

У разі потреби або виникнення претензій з боку відомства, ви можете внести виправлення до заявки протягом 3 місяців з дати отримання відповідного повідомлення. Головне пам’ятати, що претензії до вашої заявки завжди можна врегулювати і ви маєте право і на внесення правок, і на апеляцію, якщо ви не згодні з претензіями.

Як бачимо, подання міжнародних заявок на патенти – процес тривалий і не завжди простий. Однак, по-перше, інструменти поступово вдосконалюються, майже завжди процес може бути пройдений повністю онлайн, і, по-друге, стандартизація процесу дуже допомагає у тих випадках, коли вам потрібно отримати захист одразу в багатьох країнах.

Однак у будь-якому випадку в цій справі краще одразу скористатися якісною юридичною підтримкою, щоб уникнути помилок, зайвих витрат, нервів та затягування процесу. У юристів компанії 4В величезний досвід отримання міжнародних патентів і вони з радістю допоможуть вам спланувати правильну стратегію захисту своїх прав.

У наступній статті з цього циклу ми розглянемо основні помилки при реєстрації патентів.