Як зареєструвати торгову марку в США. Частина 2

Час читання: 12 хвилин

Вікторія Мельник

Шеф-редактор блогу компанії 4B

26 Квітня 2023 рік

У попередній статті, присвяченій торговим маркам, ми розглянули, які переваги дає офіційна реєстрація та на що звернути увагу під час вибору знака. Наступний етап – це його попередня перевірка. Її мета – переконатися, що знак відповідає всім законодавчим нормам США і є унікальним.

У цій статті ми детально розглянемо, як провести таку попередню перевірку: які інструменти знадобляться, із яких етапів вона складається і на що обов’язково треба звернути увагу.

Ніццька класифікація товарів та послуг

Ніццька класифікація товарів та послуг (НКТП) – це міжнародна система для класифікації товарів та послуг, яка використовується для спрощення та прискорення процесу реєстрації товарних марок, патентів та інших об’єктів інтелектуальної власності. Вона складається з 45 класів, які поділені на 11 груп. Кожен клас містить підкласи, які детальніше описують товари та послуги.

Її розробило Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) і нині Ніццька класифікація використовується у більш ніж 180 країнах.

Як це працює? При поданні заявки на реєстрацію торгової марки необхідно вказати клас, у якому зареєстровано товари або послуги, для яких ви плануєте її використовувати. Якщо клас вказано неправильно, це може призвести до відмови у реєстрації торгової марки або обмеження її захисту.

Саме ці класи використовуються при пошуку подібних торгових марок. І якщо класи різні, то марки можуть бути схожими – і їм не відмовлять у реєстрації, у випадку якщо товари та логістичні мережі не перетинаються (автомобілі та наліпки для автомобілів перетинаються, хоча і знаходяться у різних класах). Наприклад, абсолютно спокійно співіснують у супермаркетах йогурти та суміші сухофруктів Активія.

Які саме обмеження запроваджує ця класифікація? По-перше, ви не можете використовувати цей знак для маркування товарів, які не належать до класу реєстрації, навіть якщо ви їх виробляєте або продаєте власноруч. Наприклад, якщо ви зареєстрували торгову марку тільки для класу посуду з порцеляни, а пізніше вирішили розширити асортимент на ложки та виделки, то доведеться подавати нову заявку і проходити знову ті самі етапи реєстрації.

Щоб цього уникнути, бажано на етапі подання заявки вказати кілька класів, які можуть містити цікаві для вас товари. Для кожного класу товарів та послуг потрібно сплатити окрему плату за реєстрацію. Це 250 чи 350 доларів за кожен клас залежно від виду реєстрації.

Також слід зазначити, що НКТП не надає вичерпного списку всіх товарів та послуг, тому можливі випадки, коли товар чи послуга не підпадають під жоден з класів. У таких випадках варто звернутися до експертів з торгових марок або юридичних консультантів.

Однак важливо не забувати, що при реєстрації торгових марок враховується не тільки Ніццька класифікація, а й так зване “Правило однієї полиці”: навіть якщо товари належать до різних категорій згідно з Ніццькою класифікацією, але в магазині потенційно можуть опинитися на одній полиці, то схожість торгових марок може стати причиною відмови у реєстрації.

Попередня перевірка торгової марки

Деякі підприємці-початківці припускаються помилки, коли вважають, що для перевірки торгової марки на унікальність достатньо переглянути кілька сторінок видачі в гуглі. На жаль, цей метод вкрай ненадійний: по-перше, зовсім непросто потрапити на перші сторінки пошукових систем, по-друге, далеко не кожен бізнес у принципі представлений у мережі (хоч би як дивно це звучало в 2023 році), по-третє, навіть не всі марки, що пройшли реєстрацію, використовуються їхніми власниками.Попередню перевірку, до подання заявки, потрібно проводити у відповідному реєстрі тієї країни, де ви плануєте реєструвати ТМ. Для США це база USPTO (United States Patent And Trademark Office – Відомство з патентів та товарних знаків США).

Етапи попереднього пошуку ТМ

Крок 1 – визначення категорій товарів чи послуг, які ви бажаєте захистити під своєю торговою маркою. З урахуванням того, що унікальність торгової марки визначається в межах класу ніццької класифікації, то вам надалі потрібно чітко розуміти, де шукати та з якими марками порівнювати власну.

З коректним визначенням класу вам допоможе ця інструкція.

Крок 2 – визначення суміжних класів. Ми вище згадували “Правило однієї полиці”, через яке також можуть відмовити у реєстрації. Тому на етапі попереднього пошуку також необхідно визначити товари, які потрапляють до цього списку, щоб надалі порівнювати марку і з ними в тому числі.

Тут може статися інший нюанс – схожість товарів. У цьому критерії задіяна не формальна ознака схожості шкарпеток із шапками чи нотаріальних послуг із послугами страхової, а ймовірне сприйняття джерела клієнтом. Якщо є гіпотетичний шанс, що покупці можуть подумати, що товар виробляється одним і тим же виробником, хоча насправді вони різні, то в реєстрації такого знака можуть відмовити.

Крок 3 – перевірка на відповідність законодавчим нормам. Існує ціла низка правил, яким має відповідати знак. І, відповідно, низка обмежень на те що, що можна використовувати як торгову марку. Заборонені до реєстрації:

слова та символи, що порушують норми моралі чи суспільний порядок (образи, обсценна лексика, пейоративи);
державна символіка будь-якої країни чи адміністративної одиниці (герби, прапори, назви штатів тощо);
імена, прізвища, портрети відомих людей, а також прізвища, кількість носіїв яких у США перевищує 3000 осіб;
загальні слова чи описові терміни для відповідної категорії.

Крок 4 – перевірка схожості торгової марки з іншими. І це далеко не таке просте завдання, як здається. Марки мають відрізнятися не тільки “на перший погляд”, а й за глибшого аналізу також не мають бути схожими. Перевіряється фонетичний, семантичний і візуальний збіг.

Визначення шансів на успішну реєстрацію

Визначення шансів успішної реєстрації торгової марки у відсотках залежить багатьох чинників, включаючи юридичні аспекти, наявність конфліктів з іншими зареєстрованими торговими марками, рівень конкуренції у галузі, характеристики самої марки та інші чинники.

Якщо попередній пошук був ретельним і за рекомендацією досвідченого патентного повіреного ви внесли редагування ще до подання заявки, то шанси на успішну реєстрацію зазвичай досить високі і можуть бути близькими до 80-90%, але враховуючи мільйонні обсяги заявок, 65% теж буде гарним результатом.

Фахівці компанії 4В у звітах про попередню перевірку вказують ймовірність відмови у відсотках, ґрунтуючись на великому досвіді та сотнях успішно зареєстрованих марок або отриманих відмов. Така оцінка суб’єктивна, оскільки точних формул розрахунку немає. Однак при цьому вона цілком точна, оскільки в процесі пошуку збирається великий масив даних, що підкріплюється попереднім досвідом експерта.

Замовити консультацію

Як самостійно перевірити торгову марку?

Попередню перевірку по інструкції з попереднього розділу можна провести самостійно, тим більше що сайт USPTO (Бюро з реєстрації торгових знаків США) надає спеціальні інструменти. Але самостійна попередня перевірка торгової марки перед реєстрацією може бути складною з низки причин.

Нестача досвіду та знань. При виборі області пошуку важливо правильно визначити її межі: вони мають бути досить широкими, щоб знайти схожі знаки, і досить вузькими, щоб знайдені збіги були релевантні. Якщо область пошуку занадто широка, то існує ризик, що ви просто не зможете адекватно проаналізувати всю зібрану інформацію. Але звужувати область пошуку потрібно обережно, щоб не пропустити важливого.

Складність оцінки подібності торгових марок. Визначення подібності між вашою торговою маркою та іншими вже зареєстрованими або поданими на реєстрацію торговими марками може бути важким завданням, особливо якщо ви не знайомі з критеріями подібності або не володієте англійською на достатньому рівні, щоб якісно оцінити фонетичну схожість.

Брак часу. Попередня перевірка торгової марки – трудомістке завдання. Вам доведеться обробити дуже великий обсяг одноманітної інформації та провести ретельний порівняльний аналіз. Якщо ви не знайомі з процесом, це може зайняти десятки годин.

Важливо пам’ятати ще й такі моменти:

Товари можуть бути пов’язані з послугами, а – з товарами. Подумайте, які послуги споживач може асоціювати з вашими товарами та які товари споживач може асоціювати з вашими послугами.
Класи ділять товари на загальні, часто широкомасштабні категорії. Вони не обов’язково ідентифікують супутні товари та послуги. Наприклад, хоча окуляри та комп’ютери належать до класу 9, вони зазвичай не вважаються пов’язаними.
Пошук скоординованих класів у TESS іноді повертає велику кількість результатів. Багато результатів не будуть стосуватися вашого пошуку, оскільки товари та послуги не пов’язані з вашими, тому вам може знадобитися уточнити пошук.
Вам може знадобитися скоригувати стратегію пошуку, зробити пошук додаткових класів або товарних знаків, що використовуються з певними товарами та послугами.
Якщо ваша торгова марка включає графічну частину, то розберіться, як користуватися дизайн-кодом – шестизначним номером, яким кодуються різні дизайни для полегшення пошуку.

Попередній пошук юристом компанії 4В

Патентний спеціаліст зазвичай проводить попередню перевірку товарних знаків шляхом пошуку в різних базах даних та реєстрах, щоб визначити, чи існують якісь товарні знаки, які можуть конфліктувати з вашим. Нижче наведено деякі інструменти та ресурси, які патентний спеціаліст може використовувати у процесі попередньої перевірки:

База даних Відомства США з патентів та товарних знаків (USPTO): це основна база даних, яка використовується для пошуку існуючих товарних знаків у Сполучених Штатах. Патентний спеціаліст може здійснити всебічний пошук, використовуючи онлайнову базу даних USPTO, щоб виявити будь-які потенційні конфлікти.
Державні бази даних із товарних знаків. На додаток до бази даних USPTO патентний спеціаліст може також шукати збіги у державних базах даних за товарними знаками, щоб ідентифікувати будь-які існуючі товарні знаки на рівні штату.
Пошук за загальним правом: Патентний спеціаліст може здійснити пошук за загальним правом для виявлення незареєстрованих товарних знаків, які можуть конфліктувати з запропонованим товарним знаком. Цей тип пошуку включає пошук різних джерел, таких як бізнес-каталоги, торгові журнали та галузеві публікації, для виявлення потенційних конфліктів.
Пошуки доменних імен: Патентний спеціаліст може також шукати бази даних доменних імен, щоб виявити будь-які потенційні конфлікти з товарним знаком.

Крім ширшої бази для пошуку, попередній пошук патентним спеціалістом має й інші плюси порівняно з самостійним пошуком:

Вони знають, як виявляти потенційні конфлікти, які можуть бути непомітними непрофесіоналам, і можуть дати більш точну оцінку ймовірності затвердження товарного знака.
Юридичний супровід процесу реєстрації товарного знака: досконале знання правил та обмежень дозволяє уникнути можливих проблем із реєстрацією, а також прискорити процес у разі виникнення претензій.
Зниження ризику порушення прав на існуючі товарні знаки та можливість уникнути дорогих судових позовів у майбутньому.

Після того, як патентний спеціаліст проведе ретельний пошук у відповідних базах даних та реєстрах, він підготує звіт про попередню перевірку товарного знака. У звіті ви знайдете не просто список подібних знаків та інших недоліків, а й:

пояснення, чому знаки можна вважати схожими;
яка ймовірність успішної реєстрації чи відмови та чому це саме так;
список потенційних ризиків, з якими ви можете зіткнутися під час реєстрації;
рекомендації на основі пошуку – які зміни можна зробити ще до подання заявки, щоб збільшити шанси на успіх.

Як бачимо, попередня перевірка торгової марки перед реєстрацією – процес вкрай важливий, і при цьому тривалий та копіткий. Від того, наскільки ретельно його проведено, залежить можливість успішної реєстрації.

У наступному тексті цієї серії ми розглянемо, як відбувається сам процес реєстрації, які складності можуть виникнути на цьому шляху і як їх можна уникнути.