Как зарегистрировать торговую марку в США. Часть 2

В предыдущей статье, посвященной торговым маркам, мы рассмотрели, какие преимущества дает официальная регистрация и на что обратить внимание при выборе знака. Следующий этап – это его предварительная проверка. Ее цель – убедиться, что знак соответствует всем законодательным нормам США и при этом является уникальным.

В этой статье мы детально рассмотрим, как провести такую предварительную проверку: какие инструменты понадобятся, из каких этапов она состоит и на что обязательно нужно обратить внимание. 

Ниццкая классификация товаров и услуг

Ниццкая классификация товаров и услуг (НКТУ) – это международная система для классификации товаров и услуг, которая используется для упрощения и ускорения процесса регистрации товарных марок, патентов и других объектов интеллектуальной собственности. Она состоит из 45 классов, которые разделены на 11 групп. Каждый класс содержит подклассы, которые более детально описывают товары и услуги.

Ее разработало Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и сейчас Ниццкая классификация используется в более чем 180 странах.

Как это работает?  При подаче заявки на регистрацию торговой марки необходимо указать класс, в котором зарегистрированы товары или услуги, для которых вы планируете ее использовать. Если класс указан неправильно, это может привести к отказу в регистрации торговой марки или ограничению ее защиты.

Именно эти классы используются при поиске схожих торговых марок. И если классы разные, то марки могут быть очень схожими – и им не откажут в регистрации, в случае если товары и логистические сети не пересекаются (автомобили и наклейки для автомобилей пересекаются, хотя и находятся в разных классах). Например, совершенно спокойно сосуществуют в супермаркетах йогурты и смеси сухофруктов Активия.

Какие именно ограничения вводит эта классификация? Во-первых, вы не можете использовать этот знак для маркировки товаров, не относящихся к классу регистрации, даже если вы их производите или продаете собственноручно. Например, если вы зарегистрировали торговую марку только для класса посуды из фарфора, а позже решили расширить ассортимент на ложки и вилки, то придется подавать новую заявку и проходить снова все те же этапы регистрации.

Чтобы этого избежать, желательно на этапе подачи заявки указать несколько классов, которые могут включать интересные вам товары.

Для каждого класса товаров и услуг требуется уплатить отдельную плату за регистрацию. Это 250 или 350 долларов за каждый класс в зависимости от вида регистрации.

Также следует отметить, что НКТУ не предоставляет исчерпывающего списка всех товаров и услуг, поэтому возможны случаи, когда товар или услуга не подпадают ни под один из классов. В таких случаях может потребоваться обратиться к экспертам по торговым маркам или юридическим консультантам.

Однако важно не забывать, что при регистрации торговых марок учитывается не только Ниццкая классификация, но и так называемое “Правило одной полки”: даже если товары относятся к разным категориям согласно Ниццкой классификации, но в магазине потенциально могут оказаться на одной полке, то схожесть торговых марок может стать причиной отказа в регистрации.

Предварительная проверка торговой марки

Некоторые начинающие предприниматели допускают ошибку, когда считают, что для проверки торговой марки на уникальность достаточно просмотреть несколько страниц выдачи в гугле. К сожалению, этот метод крайне ненадежный: во-первых, совсем непросто попасть на первые страницы поисковых систем, во-вторых, далеко не каждый бизнес в принципе представлен в сети (как бы странно это ни звучало в 2023 году), в-третьих, даже не все марки, прошедшие регистрацию, используются их владельцами.

Предварительную проверку, до подачи заявки, нужно проводить в соответствующем реестре той страны, в которой вы планируете регистрировать ТМ. Для США это база USPTO (United States Patent And Trademark Office – Ведомство по патентам и товарным знакам США).

Этапы предварительного поиска ТМ

Шаг 1  – определение категорий товаров или услуг, которые вы хотите защитить под своей торговой маркой. С учетом того, что уникальность торговой марки определяется в пределах класса ниццкой классификации, то вам в дальнейшем нужно четко понимать, где искать и с какими марками сравнивать собственную.

С корректным определением класса вам поможет вот эта инструкция.

Шаг 2 – определение смежных классов. Мы выше упоминали “Правило одной полки”, из-за которого также могут отказать в регистрации. Потому на этапе предварительного поиска также необходимо определить товары, которые попадают в этот список, чтобы в дальнейшем сравнивать марку и с ними в том числе.

Здесь же может случиться другой нюанс – схожесть товаров. В этом критерии задействован не формальный признак схожести носков с шапками или нотариальных услуг с услугами страховой, а вероятное восприятие источника клиентом. Если есть гипотетический шанс, что покупатели могут подумать, что товар производится одним и тем же производителем, хотя на самом деле они разные, то в регистрации схожего знака могут отказать.

Шаг 3 – проверка на соответствие законодательным нормам. Существует целый ряд правил, которым должен соответствовать знак. И, соответственно, целый ряд ограничений на то, что может быть использовано в качестве торговой марки. Запрещены к регистрации:

• слова и символы, которые нарушают нормы морали или общественный порядок (оскорбления, обсценная лексика, пейоративы);
• государственная символика любой страны или административной единицы (гербы, флаги, названия штатов и т. п.);
• имена, фамилии, портреты известных людей, а также фамилии, количество носителей которых в США превышает 3000 человек;
• общие слова или описательные термины для соответствующей категории.

Creamy –  “сливочный”, слово может считаться описательным для йогуртов или другой молочной продукции

World’s best bagels – описательный для бубликов

Общие слова, которые напрямую описывают товар или его характеристики – повод отказать в регистрации знака

Шаг 4 – проверка схожести торговой марки с другими. И это далеко не такая простая задача, как кажется. Марки должны отличаться не только “на первый взгляд”, но и при более глубоком анализе также не должны быть схожими. Проверяется фонетическое, семантическое и визуальное совпадение.

		Фонетически схожие знаки – написание разное, но произносятся совершенно одинаково
		Семантическая схожесть: оба слова означают “Волк”
		Визуальная схожесть: не смотря на разные шрифты, USPTO считает эти знаки схожими

Определение шансов на успешную регистрацию  

Определение шансов на успешную регистрацию торговой марки в процентах зависит от многих факторов, включая юридические аспекты, наличие конфликтов с другими зарегистрированными торговыми марками, уровень конкуренции в отрасли, характеристики самой марки и другие факторы.

Если предварительній поиск был тщательным и по рекомендации опытного патентного поверенного вы внесли правки еще до подачи заявки, то шансы на успешную регистрацию обычно достаточно высоки и могут быть близки к 80-90%, но учитывая миллионные объемы заявок, 65% тоже будет хорошим результатом.

Специалисты компании 4В в отчетах о предварительной проверке указывают вероятность отказа в процентах, основываясь на большом опыте и сотнях успешно зарегистрированных марок или же полученных отказов. Такая  оценка субъективна, так как точных формул расчета не существует. Однако при этом она вполне точная, поскольку в процессе поиска собирается большой массив данных, который подкрепляется предыдущим опытом эксперта.

Как самостоятельно проверить торговую марку?

Предварительную проверку по инструкции из предыдущего раздела вполне можно провести самостоятельно, тем более что сайт USPTO (Бюро по регистрации торговых знаков США) предоставляет специальные инструменты. Но самостоятельная предварительная проверка торговой марки перед регистрацией может быть сложной по ряду причин.

Недостаток опыта и знаний. При выборе области поиска важно правильно определить его границы: они должны быть достаточно широкими, чтобы найти схожие знаки, и достаточно узкими, чтобы найденные совпадения были релевантны. Если область поиска слишком широкая, то велик риск, что вы просто не сможете адекватно проанализировать всю собранную информацию. Но сужать область поиска нужно аккуратно, чтобы не пропустить важного.

Сложность оценки сходства торговых марок. Определение сходства между вашей торговой маркой и другими уже зарегистрированными или поданными на регистрацию торговыми марками может быть трудной задачей, особенно если вы не знакомы с критериями сходства или не владеете английским на достаточном уровне, чтобы качественно оценить фонетическое сходство.

Недостаток времени. Предварительная проверка торговой марки – трудоемкая задача. Вам придется переработать очень большой объем однообразной информации и провести тщательный сравнительный анализ.  Если вы не знакомы с процессом, то это может занять десятки часов.

Важно помнить еще и о таких моментах:

• Товары могут быть связаны с услугами, а услуги могут быть связаны с товарами. Подумайте, какие услуги потребитель может ассоциировать с вашими товарами и какие товары потребитель может ассоциировать с вашими услугами.
• Классы делят товары и услуги на общие, часто широкомасштабные категории. Они не обязательно идентифицируют сопутствующие товары и услуги. Например, хотя очки и компьютеры относятся к классу 9, они обычно не считаются связанными.
• Поиск скоординированных классов в TESS иногда возвращает большое количество результатов. Многие результаты не будут иметь отношения к вашему поиску, поскольку товары и услуги не связаны с вашими, поэтому вам может потребоваться уточнить поиск.
• Вам может потребоваться скорректировать стратегию поиска, выполнив поиск дополнительных классов или товарных знаков, используемых с определенными товарами и услугами.
• Если ваша торговая марка включает графическую часть, то разберитесь как пользоваться дизайн-кодом – шестизначным номером, которым кодируются разные дизайны для облегчения поиска.

Предварительный поиск патентным специалистом компании 4В

Патентный специалист обычно проводит предварительную проверку товарных знаков путем поиска в различных базах данных и реестрах, чтобы определить, существуют ли какие-либо существующие товарные знаки, которые могут конфликтовать с предлагаемым товарным знаком. Ниже приведены некоторые инструменты и ресурсы, которые патентный поверенный может использовать в процессе предварительной проверки:

• База данных Ведомства США по патентам и товарным знакам (USPTO): это основная база данных, используемая для поиска существующих товарных знаков в Соединенных Штатах. Патентный специалист может провести всесторонний поиск, используя онлайновую базу данных USPTO, чтобы выявить любые потенциальные конфликты.
• Государственные базы данных по товарным знакам. В дополнение к базе данных USPTO патентный специалист может также выполнять поиск в государственных базах данных по товарным знакам, чтобы идентифицировать любые существующие товарные знаки на уровне штата.
• Поиск по общему праву: Патентный специалист может провести поиск по общему праву для выявления незарегистрированных товарных знаков, которые могут конфликтовать с предлагаемым товарным знаком. Этот тип поиска включает в себя поиск различных источников, таких как бизнес-каталоги, торговые журналы и отраслевые публикации, для выявления потенциальных конфликтов.
• Поиски доменных имен: Патентный специалист может также искать базы данных доменных имен, чтобы выявить любые потенциальные конфликты с предлагаемым товарным знаком.

Помимо более широкой базы для поиска, предварительный поиск патентным специалистом имеет и другие плюсы по сравнению с самостоятельным поиском:

• Они знают, как выявлять потенциальные конфликты, которые могут быть незаметны непрофессионалам, и могут дать более точную оценку вероятности утверждения товарного знака.
• Юридическое сопровождение процесса регистрации товарного знака: доскональное знание правил и ограничений позволяет избежать возможных проблем с регистрацией, а также ускорить процесс в случае возникновения претензий.
• Снижение риска нарушения прав на существующие товарные знаки и возможность избежать дорогостоящих судебных тяжб в будущем.

После того, как патентный специалист проведет тщательный поиск в соответствующих базах данных и реестрах, он подготовит отчет о предварительной проверке товарного знака. В отчете вы найдете не просто перечень схожих знаков и других недочетов, но и:

• объяснение, почему знаки могут считаться схожими;
• какая вероятность успешной регистрации или отказа и почему это именно так;
• список потенциальных рисков, с которыми вы можете столкнуться в процессе регистрации;
• рекомендации на основе поиска – какие изменения можно внести еще до подачи заявки, чтобы увеличить шансы на успех.

Как видим, предварительная проверка торговой марки перед регистрацией – процесс крайне важный, и при этом длительный и кропотливый. От того, насколько тщательно он проведен, зависит сама возможность успешной регистрации.

В следующем тексте этой серии мы рассмотрим, как проходит сам процесс регистрации, какие сложности могут возникнуть на этом пути и как их можно избежать.