Как зарегистрировать торговую марку (ТМ) в Канаде

Особенности регистрации торговой марки в Канаде. Полный гайд

Время чтения: 15 минут

Канада – девятая экономика мира и прекрасный рынок, на котором работают крупнейшие маркетплейсы: Амазон, еВау, Етси, которые открывают двери к миллионам покупателей для продавцов из всего мира. И если на этом рынке вы хотите развивать собственный бренд, вам понадобится торговая марка, которая действует на территории этой страны.

Преимущества регистрации торговой марки в Канаде

В Канаде можно пользоваться и незарегистрированными торговыми марками. Тот, кто первый начнет коммерческое использование определенного знака, уже получает юридическую защиту и в большинстве случаев при возникновении конфликтов может отстоять свои права, как минимум – на приоритет регистрации.

Однако регистрация открывает куда более широкие возможности:

  1. Юридическая защита эксклюзивного использования на всей территории Канады, тогда как уникальность незарегистрированного знака защищается так называемым общим правом только там, где “знак приобрел фактическую широкую узнаваемость”.
  2. Право приоритета при подаче заявки в других странах или по международной процедуре.
  3. Возможность не допустить ввоза подделок в страну путем обращения к Канадскому агентству пограничной службы (CBSA).
  4. Расширенные возможности передавать права на использование знака или дистрибьюцию продукции в Канаде другим лицам.
  5. Возможность инициировать споры о праве собственности на доменные имена и регистрировать домены .CA.
  6. Освобождение от Хартии французского языка в Квебеке.

Зарегистрированный товарный знак – это тот, что прошел процедуру регистрации и внесен в Реестр товарных знаков. Такая регистрация действует в течение 10 лет и ее можно продлевать неограниченное количество раз.

Важно! В Канаде возможна аннуляция права на ТМ, если ее долго не используют в коммерческих целях. Если это произойдет, то заново отстоять свои права владения будет непросто. Эта практика отличается от многих других стран, в которых можно зарегистрировать схожие знаки просто на всякий случай или для защиты от патентных троллей.

То есть по сути использование зарегистрированного в Канаде товарного знака на территории страны – обязанность его владельца. Регистратор может начать процедуру удаления из Реестра через 3 года с даты регистрации, или по заявлению третьей стороны, если знак не используется. Однако до старта этого процесса Регистратор обязательно постарается связаться с владельцем знака и отправить ему требование предоставить доказательства коммерческого использования ТМ на протяжении последних трех лет. Если не получит ответа – начнет процедуру исключения.

Товарный знак является формой собственности. Вы можете продать, завещать или передать свои права другому лицу посредством уступки прав. Чтобы избежать разногласий по поводу прав собственности, вам следует официально сообщить Регистратору об изменении прав собственности.

Кто может зарегистрировать ТМ в Канаде?

Право на регистрацию торговой марки есть у любого физического или юридического лица или группы лиц. В отличии от многих европейских стран, как резиденты, так и нерезиденты канады могут это сделать полностью самостоятельно, без обращения к патентным поверенным.

Зарегистрированный агент по товарным знакам (патентний повірений) в Канаде — это физическое лицо, имеющее лицензию Канадского ведомства интеллектуальной собственности на представление интересов заявителей на товарные знаки. Только агенты по товарным знакам могут представлять третьи стороны перед CIPO по вопросам товарных знаков.

Впрочем, Канадское ведомство интеллектуальной собственности (CIPO) рекомендует и нерезидентам, и резидентам Канады обращаться за помощью к квалифицированным юристам, так как процесс регистрации – непростой, с массой подводных камней и обычно занимает от двух лет если все идет по плану и на всех этапах к марке не возникает возражений.

Виды торговых марок в Канаде

В Канаде доступны к регистрации общепринятые, аналогичные другим странам, формы торговых марок:

  • словесные – состоящие из комбинаций слов, букв, цифр;
  • рисунки;
  • узоры;
  • цвета и их комбинации;
  • трехмерные формы самих товаров или упаковки;
  • звуки.

А также есть возможность зарегистрировать такие необычные объекты как: голограммы, движущиеся изображения (анимация), текстуры, запахи и даже вкусы!

Основной вид ТМ в Канаде – это те, что используются для различения товаров или услуг одного лица или организации от других. То есть знак по сути принадлежит одному бизнесу и выделяет его продукцию на рынке среди всех прочих. Однако есть возможность получить так называемый Сертификационный знак, использование которого подтверждает, что определенные товары или услуги соответствуют определенному стандарту. Его могут использовать множество компаний с разрешения правообладателя знака (то есть при условии, что подтвердят соответствие качества).

Также при работе на Канадском рынке следует различать Торговое название, то есть название юридического лица, и торговую марку. При желании Торговое название, если оно узнаваемое и помогает добиваться бизнес-целей, можно зарегистрировать как торговую марку. Однако большинство бизнесов предпочитают в качестве ТМ регистрировать что-то более запоминающееся и яркое, а не название юридического лица.

Что нельзя зарегистрировать как ТМ в Канаде?

Перечень того, что можно зарегистрировать как ТМ в Канаде чрезвычайно широк, как мы могли убедиться в предыдущем разделе. По сути зарегистрировать можно все, что не противоречит Закону о товарных знаках. Тем не менее, достаточно широк также перечень того, что не подлежит регистрации, хотя в целом он довольно типичен для всех стран:

  1. Знаки, противоречащие нормам закона и морали (непристойности, оскорбления, нацистская символика и т. п.).
  2. Знаки, копирующие или имитирующие символику любых стран, городов или других государственных или международных образований.
  3. Знаки, состоящие только из описательных слов для категории (“Сладкий”, “Сочный” и т. п.)
  4. Знаки, вводящие в заблуждение относительно состава, качества, места происхождения товара. Например, “Медовый” для продукции, в которой нет меда, а только искусственные подсластители.
  5. Слова на других языках, которые являются названием продукта. Например, вы не сможете зарегистрировать слово «gelato» (по-итальянски «мороженое») для мороженного  или «wurst» (по-немецки «колбаса») для колбасы.
  6. Имена и фамилии, кроме ситуации, если вы сможете доказать, что ваши товары или услуги стали широко известны под именем или фамилией настолько, что слово приобрело в общественном сознании второе значение.
  7. Портреты и имена живых людей, или умерших в течение последних 30 лет.
  8. Наименование ранее запатентованного сорта растений или схожее с ним.

Кому и когда необходимо регистрировать Торговую Марку в Канаде?

Поскольку в Канаде, как и в США, и в отличии от, например, Китая, действует приоритет использования, то начать бизнес, в том числе по схеме Private Label на Амазоне можно и без регистрации ТМ. Ваши права и так будут под защитой. Однако регистрация торговой марки  вам однозначно нужна, если вы планируете работать на всей территории страны или если хотите воспользоваться дополнительными преимуществами, которые предоставляют владельцам ТМ маркетплейсы. Самый широкий набор инструментов для этого предлагает Амазон.

Программа Brand Registry доступна только владельцам ТМ, внесенных в государственный реестр. Причем, и это важно, доступна она только владельцам словесных знаков. Потому если у вас уже есть торговая марка, но она, например, графическая (рисунок), то вам понадобиться дополнительно зарегистрировать словесную.

Также есть нюанс с регистрацией в программе если ваша ТМ зарегистрирована только в Канаде. Все дело в процедуре подтверждения прав на бренд. Дело в том, что Амазон отправляет емайл на тот адрес, который указан в регистрационной заявке, однако в Канадской базе эта информация закрыта. Потому оптимальный вариант – зарегистрировать ТМ в другой юрисдикции, получить Brand Registry и потом добавить Канаду в программу.

Основа системы Brand Registry – самообучающийся алгоритм, который в автоматическом режиме проверяет миллионы листингов для выявления подделок и дает вам право как владельцу марки все их блокировать. Для этого достаточно загрузить в программу перечень своих товаров. Если кто-то попытается создать клон или продавать товары на вашем брендовом листинге – вы легко сможете его заблокировать, вплоть до потери аккаунта.

Также открывается возможность брендирования листинга, его можно сделать похожим на собственный сайт: фирменные цвета, логотипы, добавление дополнительного мультимедийного контента для лучшей демонстрации товара.

А также владельцам брендов открываются дополнительные маркетинговые и аналитические инструменты внутри платформы:

  • Sponsored Brands – демонстрация вашего бренда и портфолио продукта на страницах результатов выдачи. Она позволяет оптимизировать контент на листинге и отслеживать статистику переходов и покупок.
  • Sponsored Display – медийная реклама, которая может размещаться непосредственно на маркетплейсе или за его пределами, в зависимости от настроек таргетинга. 
  • Листинги будут привязаны к Brands Dashboard, что позволит отслеживать конверсию, общее состояние аккаунта и аналитику трафика на Amazon в одном месте.

Помимо этого участникам Brand Registry становится доступна программа Project Zero – это возможность удалять нарушителей ваших прав на ТМ автоматически, без обращения в службу поддержки.

Еще одна удобная функция, которая сильно влияет на доверие покупателей и доступна только владельцам зарегистрированных ТМ – это  Amazon Transparency. Если у вашего продукта есть техническая возможность присвоить каждой единице уникальный номер, например UPC, ISBN или EAN, то вы  можете добавить его в эту программу. Ваши покупатели будут уверены, что получают оригинальную продукцию, так как этот код можно отсканировать и узнать всю информацию о каждой единице товара.

Процедура регистрации торговой марки в Канаде

Процесс регистрации ТМ в Канаде – очень неторопливый. Хотя официальные ресурсы обещают срок “от 10 месяцев”, фактически это обычно занимает не менее двух лет. Поэтому сбор всех необходимых данных для подачи заявки крайне важен – чтобы отказов и правок было как можно меньше.

Но есть и дополнительная возможность этот процесс ускорить – подать заявление с просьбой об ускоренном рассмотрении заявки (почтой или факсом). Это не гарантирует, что CIPO действительно рассмотрит заявку в ускоренном режиме, есть вероятность получить письменный аргументированный отказ в ускорении процедуры. Однако стоит попробовать, если заявка отвечает одному из таких критериев:

  • В Канаде ожидается или ведется судебное разбирательство в отношении товарного знака заявителя, связанного с товарами или услугами, указанными в заявке;
  • Заявитель занимается борьбой с контрафактной продукцией на канадской границе в отношении товарного знака заявителя, связанного с товарами или услугами, указанными в заявке;
  • Заявитель требует регистрации своего товарного знака, чтобы защитить свои права интеллектуальной собственности от серьезного ущемления на онлайн-торговых площадках, в том числе Амазон;
  • Заявитель требует регистрации своего товарного знака, чтобы сохранить свое право на приоритет в течение установленного срока и по запросу иностранного ведомства интеллектуальной собственности.

Второй вариант ускорить рассмотрение заявки – выбрать заранее утвержденные CIPO условия, по которым товары попадают в определенные классы Ниццкой классификации. Подача заявки проходят автоматическое предварительное рассмотрение – робот проверяет перечень товаров на основании Ниццкой и ее производных. И если все товары и услуги совпадают с этими условиями, заявка получает право на ускоренное рассмотрение.

Но вне зависимости от того, будет процедура обычной или ускоренной, она пройдет одни и те же этапы регистрации, которые мы описали ниже. 

Предварительный поиск по ТМ

Одна из самых частых причин отказа в регистрации – это схожесть ТМ с ранее зарегистрированной. И это еще достаточно удачный вариант развития событий, ведь если знак все же будет зарегистрирован, то всегда есть вероятность, что владелец более раннего знака подаст на вас в суд за нарушение его прав. Чтобы не допустить таких ситуаций, до подачи заявки обязательно нужно провести предварительный поиск.

Основной ресурс для проверки – База данных канадских товарных знаков. В форме вы можете выбрать виды, категории, классы Венской классификации и так далее. Если марка состоит из нескольких слов, то проверить нужно и все вместе, и каждое в отдельности.

Важно! В Канаде обязательно нужно проверять написание и значение выбранных слов на английском, французском и других популярных в мире языках.

Общее правило – проверку нужно сделать максимально глубокую и всестороннюю, чтобы убедиться в уникальности вашей идеи. Без определенного опыта это сделать довольно непросто, даже с учетом того, что существует довольно детальный гайд по использованию этой базы данных. Однако опыт показывает, что обращение к опытному юристу, хорошо знающему эту систему, намного эффективнее.

Также стоит проверить торговые названия, то есть названия юридических лиц. Зачастую их не регистрируют как ТМ, однако с учетом приоритета использования, это может в дальнейшем стать причиной судебных исков, особенно с учетом того, что эти названия регистрируются отдельно в каждой провинции и единой их базы не существует. Без опыта подобного поиска выполнить его самостоятельно крайне сложно, здесь вам понадобится помощь патентного поверенного.

Составление заявки

Для заполнения заявки вам необходимо подготовить такие данные:

  • имя и почтовый адрес заявителя;
  • изображение или описание (или и то, и другое) товарного знака;
  • перечень товаров и услуг, для которых вы планируете использовать этот знак, сгруппированных по классам Ниццкой классификации;
  • плата за подачу заявления;
  • любые другие требования, специфичные для типа товарного знака, подлежащего регистрации.

В одной заявке может быть несколько товаров и услуг, однако если вы планируете регистрацию нескольких знаков, то для каждого нужно подавать отдельную заявку.

Важно! В соответствии с канадским Законом о торговых знаках, в заявке обязательно нужно указать перечень товаров или услуг в “обычных, но специализированных коммерческих терминах”, которые при этом должны быть сгруппированы в соответствии с классами Ниццкой классификации. О том, как именно это сделать, можно узнать в Мануале от Канадского офиса интеллектуальной собственности.

В случае необходимости, в заявку можно включать несколько изображений знака, описание цветов, файлы с анимацией или звуком и т. д. 

Ваша заявка должна включать изображение или описание (или и то, и другое) товарного знака, которое четко указывает на то, что требуется для регистрации.

Если вы подаете для регистрации необычный знак, вкуса или запаха, вы сможете найти требования к ним в Практическом уведомлении о нетрадиционных товарных знаках.

Важно! Регистрировать торговую марку нужно именно так, как вы будете ее использовать. После регистрации вы не сможете вносить изменения при коммерческом использовании.

Перед подачей заявления нужно также оплатить регистрационный сбор и добавить в заявку данные, которые ее подтверждают. Стоимость зависит от количества классов, в которых будет зарегистрирована ТМ.

Можно отправить заявку почтой, однако предпочтительный способ ее заполнения – онлайн, создав на сервисе личный кабинет со своими данными. Или же это сделает ваш патентный поверенный.

Однако дата заполнения еще не будет считаться датой подачи заявки. Сначала Регистратор проверит вся ли информация заполнена и в случае необходимости свяжется с вами, чтобы узнать недостающие данные. И только после того, как все необходимые данные будут указаны, заявка будет считаться поданной. И, соответственно, эта дача будет считаться датой приоритета.

Некоторые мелкие правки в заявление можно будет внести после этой даты. Однако более серьезные изменения, особенно в сам знак, внести уже не выйдет – придется подавать новую заявку.

Этап экспертизы

После подачи заявка переходит на этап экспертизы. Здесь эксперты проверят:

  • соответствие канадской классификации товаров и услуг;
  • соответствие другим нормам закона;
  • уникальность;
  • полноту описания ТМ: достаточно ли предоставленной информации для четкой и однозначной идентификации;
  • наличие условий для права приоритета и т. д.

В случае возникновения возражений вы или ваш поверенный получите письмо с перечнем замечаний и у вас будет время чтобы из исправить или опротестовать.

Предварительный отказ в регистрации

Если у экзаменаторов CIPO будут к вашей заявке замечания, то с вами обязательно свяжутся, так как не имеют права отказать в регистрации без объяснения причин и не предоставив возможность внести исправления.

В простых случаях с вами свяжутся по телефону, минимальные исправления можно внести усно. В более серьезных случаях вы получите отчет эксперта по почте и у вас будет 6 месяцев для внесения исправлений.

Все недочеты должны быть выставлены единым массивом, а не отдельными письмами и четко пояснять, относится возражение к товарному знаку в целом или же только к определенным классам товаров или услуг. Кроме того после публикации дополнительные возражения уже не могут быть выдвинуты.

Важно! Если у вас изменился контактный адрес и вы не уведомили об этом Регистратора, то он не несет ответственности за любую корреспонденцию, которую вы не получили. 

После устранения недочетов будет заново произведен поиск по базе данных, чтобы избежать возможных конфликтов с ранее зарегистрированными знаками или поданными заявками. Если все в порядке – знак переходит на этап публикации.

Этап публикации

Ваша заявка будет опубликована Журнале товарных знаков на сайте CIPO. Это официальное издание, в котором перечислены все заявки, одобренные для рекламы в Канаде. Обнародуется вся информация, включая имя и адрес заявителя, номер дела, дату подачи, товарный знак и связанные с ним товары и услуги. Этот этап нужен для того, чтобы все желающие могли, при наличии оснований, опротестовать регистрацию вашей торговой марки.

Если у кого-либо есть обоснованные возражения, то он должен подать либо заявление о несогласии, либо запрос с просьбой дать больше времени для возражения в течение двух месяцев с момента публикации объявления. Подача такого возражения платная.

Если возражения поступили, то обе стороны могут представлять доказательства и письменные заявления, подвергать перекрестному допросу доказательства другой стороны и присутствовать на устном слушании. После принятия окончательного решения оно может быть обжаловано в Федеральном суде Канады. Крайне желательно, чтобы в этом процессе вас сопровождал квалифицированный юрист.

Получение регистрации ТМ

Если возражений нет или вы выиграли спор, то Регистратор зарегистрирует ваше заявление и вышлет вам свидетельство о регистрации и внесет товарный знак в Реестр товарных знаков.

В среднем процесс регистрации торговой марки занимает от 18 до 36 месяцев, в зависимости от полученных замечаний от экзаменаторов и наличия или отсутствия возражений на этапе публикации.

Зарегистрированная торговая марка – ваша интеллектуальная собственность, которой ві можете владеть и распоряжаться по своему усмотрению, в том числе продать, подарить, передать в наследство и так далее. Однако обо всех фактах передачи прав обязательно необходимо уведомлять CIPO, чтобы эти изменения были отражены в реестре.

Таким образом по сути процесс регистрации ТМ в Канаде очень похож на аналогичный в США, однако конкретные юридические тонкости, особенно процесс общения с CIPO по поводу возражений или опротестования на этапе публикации, лучше пройти этот процесс не самостоятельно, а с поддержкой юристов компании 4В.

полезные материалы в нашем блоге
Стратегии управления правами интеллектуальной собственности

Для многих бизнесов интеллектуальная собственность (ИС) – важная часть их бизнес-процессов и репутации, а у некоторых компаний ее стоимость может даже превышать стоимость производственных мощностей или быть основным источником дохода. В этой статье мы рассмотрим как защитить столь ценный актив и извлечь из него максимальную прибыль. Что такое интеллектуальная собственность компании? WIPO – Всемирная организация […]

читать далее
Как зарегистрировать патент на изобретение в Китае

В Китайской Народной Республике (КНР) подвели «патентные» итоги 2023 года, согласно которым количество выданных охранных документов на изобретения в стране увеличилось на 15,4%. Таким образом, под конец 2023-го в Китае насчитывалось 4991 млн действующих охранных документов. Интерес к получению патента на изобретение в КНР сохраняется как у жителей страны, так и среди иностранных граждан. Одна […]

читать далее
Related на Amazon. Разблокировка связанных Seller Account

На Amazon насчитывается более 310 миллионов активных учетных записей. Это неудивительно, учитывая, какие широкие возможности платформа предоставляет для ритейлеров по всему миру. Кроме того, множество продавцов объединяют свои усилия для совместного продвижения товаров на платформе, и при этой кооперации создают внутри данных триггеры для связывания своих аккаунтов. Хоть сами по себе триггеры не несут опасности, […]

читать далее