Патентний тролінг і патентні війни у Китаї. Як захистити свій бізнес?

Поняття чесної конкуренції, крім дотримання законодавчих норм, передбачає ще й дотримання принципів доброчесності. Однак у світі існує безліч способів, які, залишаючись формально законними, не можуть вважатися інструментами чесної боротьби. Один із таких методів – патентний тролінг, з яким може зіткнутися будь-яка компанія. У цій статті детально розберемо, що це таке і які є основні методи захисту від цієї загрози.

Що таке патентний тролінг?

На побутовому рівні під патентним тролінгом часто розуміють будь-яке навмисне використання чужої інтелектуальної власності. Сам термін з’явився на початку 1990-х, хоча є кілька версій щодо першого використання. Та й зараз він все ще не є юридично точним, оскільки патентний тролінг – досить широке поняття, яке включає кілька різних способів використати патентне законодавство на шкоду винахіднику, власнику патенту чи навіть суспільству та ідеї технічного прогресу загалом. Більше того, в англомовному середовищі поняття патентного тролінгу вже диференціювалося, розділившись на Trademark Squatting та Patent Squatting.

E-commerce-підприємці найчастіше стикаються з Trademark Squatting. Це самозахоплення, тобто отримання прав на чужу торгову марку. Найчастіше вживається визначення, що дає цьому явищу Всесвітня Організація інтелектуальної власності (WIPO):

Trademark Squatting – реєстрація або використання всесвітньо відомого іноземного товарного знака, який ще не зареєстрований у цій країні чи недійсний через невикористання.

Оскільки права на торговельну марку діють лише в країні реєстрації, то будь-яка людина чи компанія в іншій країні може зареєструвати ідентичний знак та отримає таким чином право переслідувати власника оригіналу марки згідно із законом.

Щоб запобігти цьому, ми розробили послугу – Моніторинг Торгової Марки, яка дозволяє відстежити будь-яке використання вашої ТМ в мережі та наміри її зареєструвати.

Patent Squatting стосується саме зазіхань на патенти на винаходи, а не торгових марок. В абсолютній більшості випадків це ситуації, в яких троль не має наміру виробляти і продавати запатентовану технологію, а використовує патент як зброю з метою здирства грошей і заробляє на видачі ліцензій та судових позовів до тих, хто намагається застосовувати схожі технічні рішення. Патентний тролінг завдає набагато більше шкоди, ніж тролінг ТМ, оскільки використання патентів не потрібно підтверджувати.

Крім патентного тролінгу існують інші, суміжні за змістом терміни, які можна зустріти в контексті зловживання патентним законодавством:

• Непрактикуюча особа (NPE) – власник патенту, який не виробляє та не використовує винахід.
• Організація, що відстоює патент (PAE) – компанії, які скуповують патенти з метою заробітку на видачі ліцензій або судових розглядах
• Патентна акула.
• Продавець патентів чи патентний дилер.

При цьому саме явище настільки поширене, що Стенфордська юридична школа навіть створила базу даних NPE Litigation Database, щоб класифікувати та відстежувати різні типи «непрактикуючих юридичних осіб». У Китаї також існує платформа для аналізу ситуацій, пов’язаних з патентуванням – CIELA, де опубліковано аналіз більш ніж 50 000 різних конфліктів на полі інтелектуальної власності.

Для прикладу – динаміка зростання кількості патентних позовів США представлена на ілюстрації нижче.

Найбільшу кількість проблем патентні тролі доставляють у США та Китаї з двох причин: по-перше, величезний ринок виробництва та інновацій, по-друге, сама структура законодавства, в якому достатньо лазівок, які можна експлуатувати, по-третє, у багатьох інших країнах, на відміну від США, судові витрати оплачує сторона, що програла, що вже само по собі сильно знижує вигоду від такої поведінки.

Як діє патентний троль?

Чому патентний тролінг у принципі можливий? Причин тому дві.

По-перше, це той факт, що охорона прав на патенти та торгові марки діє лише в тих країнах, де вони були зареєстровані, і не діє у всіх інших.

По-друге, сама система патентного законодавства, яка в більшості країн є досить громіздкою, заплутаною і недосконалою. І може відрізнятись у різних країнах як в деталях, так і в деяких фундаментальних принципах, що створює простір для зловживань. Тому при виході на нові ринки потрібно заздалегідь планувати стратегію управління інтелектуальною власністю, такою як патенти та торгові марки. У побудові такої стратегії вам допоможуть юристи компанії 4В.

Нижче розберемо кілька основних стратегій патентних тролів, щоб ви розуміли з чим може зіткнутися ваш бізнес.

Trademark Squatting – Захоплення торгових марок

У випадку торгових марок основна схема дуже проста: троль реєструє ідентичну марку і просто чекає, коли її іноземний власник спробує зайти в країну і тоді продає йому права на ТМ. Схема проста і дієва, тому що в більшості випадків дійсно легше і дешевше викупити свою марку, ніж довго і наполегливо судитись із ризиком в результаті програти.

Також до патентного тролінгу можна віднести виробництво товарів під чужою маркою. Причому це можуть бути як аналогічні товари, так і щось зовсім не схоже – все залежить від популярності ТМ у світі та, відповідно, її репутації. Причому формально це навіть не може вважатися підробкою, оскільки власник оригінальної марки в країні троля офіційно не представлений. Тому найчастіше доводиться викуповувати права, оскільки відсудити їх буває дуже проблематично, адже все цілком законно.

Також буває, особливо часто в Китаї, що виробник якогось товару реєструє ТМ своїх європейських та американських конкурентів, щоб просто закрити їм вхід на ринок.

Для e-Commerce-підприємців найболючіша ситуація – коли ТМ реєструє завод-виробник та отримує право розпоряджатися маркою в країні на власний розсуд. Наприклад, заборонити вивезення вже виробленого та оплаченого товару без додаткової оплати або легально виробляти ідентичний товар під тим самим брендом для конкурентів.

Тролінг патентами на винахід

З патентами на винахід діють складніші схеми. Наприклад, у разі досить широко та туманно описаного патенту на вже популярну технологію. Адже не всі винахідники та виробники наперед піклуються про захист своїх прав. А хтось рішучіший отримує патент на чужу не запатентовану технологію і починає загрожувати виробникам навіть віддалено схожих товарів. Троль сподівається, що виробники воліють не захочуть вплутуватися в судові позови, а просто куплять у нього ліцензію. Тому що це – швидше, простіше та дешевше, ніж позиватися роками і витрачати на цей процес час та величезні гроші.

Другий варіант – володіння патентом без наміру використання. Свого роду собака на сіні: власник може бути винахідником або купити цей патент у винахідника, але навіть не збирається виробляти або продавати товар. Заробляти гроші він має намір або через судові позови до тих, хто наважиться реалізувати цей винахід, або продажем ліцензій (якому найчастіше передує шантаж поданням судового позову).

Також зустрічається такий спосіб тролінгу як подання позовів з несуттєвих приводів на кшталт “кнопочки такої ж форми”. Хоча формально зовнішній вигляд не може вважатися винаходом, однак у цьому випадку також експлуатується законодавство у сфері інтелектуальної власності і тому така поведінка може вважатися одним із видів патентного тролінгу. Його мета – не відстояти свої інтелектуальні права на “кнопочку”, а створити проблеми конкуренту і, якщо пощастить, виштовхнути його з ринку просто розоривши компанію позовами.

Жертвою таких претензій можуть стати як великі корпорації, які отримують такі претензії десятками щорічно, так і зовсім маленькі компанії з кількох людей – формат бізнесу ніяк не страхує від тролів, які прагнуть наживи. Причому, на жаль, навіть згадані великі корпорації іноді не гребують заробляти таким чином, затягуючи по судах і вибиваючи з ринку маленькі компанії.

Причому між технологічними гігантами на кшталт Apple, Google, Nokia та іншими іноді цей процес переростає у повноцінні патентні війни, в яких компанії закидають одна одну позовами на сотні мільйонів доларів і судяться десятиліттями.

Патентний тролінг у Китаї

У Китаї проблема з патентним тролінгом стоїть особливо гостро, тому що в цій країні в деяких аспектах законодавство відрізняється від загальносвітових практик.

Вся справа в тому, що в таких країнах, як США, Канада та Австралія, щодо ТМ діє система “First to use”, тобто права на товарний знак належать першому підприємству, яке використовує знак для продажу товарів або послуг. Тоді як у Піднебесній діє система First to file, при якій виключне право на використання торгової марки має та компанія або приватна особа, які перші її зареєстрували.

Це дає китайським шахраям широкий простір для недобросовісної конкуренції, адже ТМ – це репутаційний та економічний актив. Так, тролі можуть заробляти простим здирництвом – змушуючи власника викуповувати свій брендовий знак. Можуть займатися виробництвом підроблених товарів, користуючись репутацією марки. Іноді навіть компанії-виробники реєструють ТМ своїх клієнтів та починають диктувати свої умови. Дуже детально ми розглядали всі ці варіанти у нашому попередньому тексті, присвяченому патентним тролям у Китаї.

А в питаннях патентування в США, наприклад, діє правило First inventor to file – тобто патент належить тому хто (1) винайшов і одночасно (2) першим зареєстрував технологію. Це зумовлене тим, що ідентичні (чи дуже схожі) технології цілком можуть бути створені приблизно одночасно зовсім різними людьми повністю автономно одне від одного.

А в Китаї будь-яка людина може оскаржити дійсність патенту без особистої присутності на слуханні. Тролі зазвичай використовують імена інших людей для заперечення патентів, що ускладнює відстеження їхньої діяльності. У деяких випадках патентні тролі просять гроші, а іноді безкоштовну ліцензію, яку вони можуть продати компанії-виробнику.

В останні роки практика оскарження та скасування іноземних патентів взагалі починає набувати рис торгової війни. Так, наприклад, у Піднебесній значно більше, ніж у країнах Європи та Америки поширене оскарження та відкликання патенту у фармацефтичній сфері, у сфері чіпів та мікросхем та безлічі інших наукомістких виробництв. Все частіше у цьому питанні китайські суди стають на бік не власників патенту, а громадян чи компаній Китаю, які подають позови та по суті займаються патентним тролінгом.

Так, наприклад, у 2021 році шанхайський суд постановив, що філія японської Hitachi порушила антимонопольний закон, відмовившись надати китайській компанії ліцензію на свою запатентовану технологію рідкісноземельних магнітів. А китайська компанія Nuctech скопіювала технологію американської компанії American Science & Engineering (AS&E) у сфері рентгенівського обладнання та звернулася до китайського патентного відомства з метою анулювати права американської компанії на цю розробку. Що характерно, виграла цю суперечку і патент американців анулювали.

Які були прецеденти у світовій практиці

За даними одного з дослідницьких центрів, бізнес у США щорічно втрачає близько 29 мільярдів доларів лише у вигляді прямих витрат на пов’язані з тролями розгляди. І ще сотні мільйонів – це втрачений прибуток чи недоотримані інвестиції у реальний сектор.

При цьому близько 60% жертв – малий та середній бізнес, і для деяких з них позови тролів стали смертельними, оскільки бізнес не мав достатнього запасу фінансової міцності та ресурсів, щоб пережити цю війну, навіть якщо вони в ній перемагали.

Наприклад, громадянин Китаю Лі Синвень у 2009 році подав до суду на кілька великих міжнародних компаній, таких як Tencent і Microsoft, позови щодо більш ніж 500 патентів, які він зареєстрував у Національному управлінні інтелектуальної власності Китаю (CNIPA). У результаті тільки Microsoft виплатив йому компенсацію у розмірі понад 2 мільйони юанів (309 669 доларів США).

У 2017 році той самий пан Лі подав три позови проти пекінського оператора платформи для читання IReader Technology Co. Ltd., якраз у той момент, коли вона подавала заявку на IPO. Зрештою, компанія заплатила 600 000 юанів шантажисту, щоб отримати право повноцінно вийти на ринок і залучати інвестиції.

У 2018 Лі знову судився з IReader, спочатку намагаючись вимагати у них 20 мільйонів юанів. Компанії «владнала цю справу», виплативши професійному патентному тролю 500 000 юанів. За словами юрисконсульта компанії, IReader була «змушена» врегулювати ситуацію, оскільки вона вступила в ключову стадію розгляду свого IPO і не хотіла, щоб цей процес зупинився через троля.

І це все кейси діяльності лише одного патентного троля, який, на щастя, у результаті опинився за гратами на 4,5 роки, оскільки його дії були кваліфіковані як здирництво. Що, на жаль, трапляється досить рідко.

У 2022 році компанія Intel, найбільший світовий виробник мікропроцесорів, програла суд маленькій компанії VLSI на 949 млн доларів. При цьому VLSI – класичний патентний троль, так як не веде ніякої виробничої або дослідницької діяльності і сама купила патент, що став приводом позову, у голландського виробника мікросхем NXP Semiconductors NV.

Суд у цій справі став на бік троля навіть незважаючи на те, що, за словами Intel, зазначена технологія в їх процесорах не застосовувалася взагалі ніколи. Причому це лише один епізод розбірок цих компаній, які тривають уже кілька років. Раніше технологічний гігант уже програв суди на 2 мільярди доларів, натомість виграв розгляд і відстояв свої права у позові на 3 мільярди.

Ще один із актуальних патентних розглядів, який розпочався у другій половині 2022 року, – це конфлікт між Pfizer Inc. та Moderna Inc. з приводу технології виробництва вакцини від COVID-2019. Результати цього розгляду поки що невідомі, проте це однозначно буде гучний і дорогий процес.

Як боротися із патентними тролями?

Основний засіб захисту від тролів – це, звісно, правильна та своєчасна реєстрація патентних прав чи торгових марок, з якою допоможуть юристи компанії 4В.

У зіткненні з патентними тролями важливо пам’ятати їхні цілі. Найчастіше вони хочуть швидких грошей, а не довгого та нудного розгляду в судах. Тому насамперед треба не панікувати і не приймати поспішних рішень. Часто вдається відбитися від претензій без наслідків, особливо якщо заручитись якісною юридичною підтримкою.

Перший крок – перевірка самого патенту та ймовірності того, що ви дійсно можете його порушити. Для цього постарайтеся отримати від троля максимум інформації про суть претензій, наявну у нього базу доказів. По-перше, це допоможе вам вибудувати стратегію захисту та переговорів, по-друге, є шанс, що троль зрозуміє, що домогтися від вас поступок буде нелегко і, цілком імовірно, відступить.

Другий крок – перевірка самого троля: звідки у нього цей патент, чи брав він раніше участь у судових розглядах щодо цього чи інших патентів. Зберіть якнайбільше інформації про те, хто ваш супротивник і наскільки серйозних неприємностей він може завдати вашому бізнесу. Для цього навіть є сенс зв’язатися з іншими жертвами, якщо вам вдасться знайти інформацію про них. Цілком ймовірно, що вам вдасться знайти в їхній особі союзників у цій боротьбі.

У деяких випадках також може бути корисним медійний розголос, тому що часто тролі дуже не люблять світитися – це сильно заважає їх «бізнесу».

Якщо ж конфлікт вже стався, то в Китаї вирішенням спорів про інтелектуальну власність займається Китайське національне управління інтелектуальної власності (CNIPA). Однак воно займається лише врегулюванням суперечки по суті, всі питання щодо відшкодування збитків вирішуються через суд.

У Пекіні, Шанхаї та Гуанчжоу є спеціалізовані суди з інтелектуальних прав. До кінця 2020 року було створено Суд з інтелектуальної власності Хайнанського порту вільної торгівлі. Якщо у регіоні немає спеціалізованого суду, то позови подаються до місцевого суду загального права. А всі апеляції щодо патентних спорів необхідно подавати безпосередньо до Верховного суду.

Однак у рази простіше запобігти зіткненню з тролями, ніж відбиватися від їхніх нападок. Для цього необхідно заздалегідь подбати про реєстрацію своєї інтелектуальної власності, чи то патент чи ТМ. Що стосується Китаю – що раніше, краще, з урахуванням принципу «Firast to File» і того, що реєстрація – процес тривалий і може тривати півтора року чи більше.

Також з урахуванням особливостей китайської мови варто заздалегідь подбати про адаптацію та транслітерацію торгової марки, щоб відрізати тролям можливість спекуляції на назві та подання судових позовів на підставі схожості.

І ще важливо пам’ятати про те, що торгова марка реєструється тільки для тих класів товарів та послуг, які вказані в заявці. Іноді патентні тролі використовують і цю лазівку теж, реєструючи марку у вільних класах, чим можуть відрізати вашій компанії шлях подальшого розширення продуктової лінійки. Тому при подачі заявки необхідно дуже ретельно підійти до вибору потрібних категорій з урахуванням планів на подальший розвиток.

Як бачимо, патентний тролінг – справді серйозна проблема у всьому світі, а особливо для тих, хто тим чи іншим чином працює у Китаї. Однак за наявності кваліфікованої юридичної підтримки ви можете звести ці ризики до мінімуму та захистити свої права та бізнес від зазіхань. Зробити це можуть фахівці компанії 4В завдяки великому досвіду у сфері захисту інтелектуальної власності.