Як отримати патент на винахід. Частина 3 – ТОП-11 помилок під час патентування

Оформлення патенту на винахід – запорука того, що в автора буде виняткове право на його використання, а треті особи не зможуть його експлуатувати без згоди винахідника. Підприємці все більше почали звертати увагу на важливість патентування своїх товарів та продуктів – про це свідчить статистика, надана Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (WIPO). За даними цієї організації, у 2021 році у світі було подано 3,4 мільйона заявок на оформлення патентів, що на 3,6% більше, ніж роком раніше.

У минулову матеріалі йшлося про те, чи можливо та як отримати міжнародний патент на винахід. У цьому – ми розглянемо 11 найпоширеніших помилок, яких припускаються при подачі заявок на реєстрацію – це допоможе вам уникнути їх у своїй практиці й без проблем пройти процедуру патентування винаходів за кордоном.

Помилка #1. Прийняття міжнародної заявки чи європейського патенту за міжнародний патент

Так званий міжнародний патент – прийнятий у розмовному форматі термін, що визначає охорону права власності на товар чи продукт у кількох країнах або регіонах. Але в юридичному полі такий термін не існує. Отже, і отримати так званий «міжнародний патент» неможливо. Існують інші варіації.

• Європейський патент – документ, що підтверджує право власності на винахід у ЄС. Залежно від типу подання заявки може мати як унітарний ефект (тобто поширюватися на всі країни-учасниці ЄС), так і покриття в окремих країнах ЄС. У першому випадку заявка подається на всі країни Євросоюзу, а документація оформляється двома з трьох мов, прийнятих в ЄС (німецька, французька, англійська). При цьому у разі відхилення така відмова поширюватиметься на всі країни. Другий тип патенту передбачає захист прав лише у країнах, котрим подавалися окремі заявки. Термін дії європейського патенту становить 20 років із продовженням кожні 12 місяців.
• Міжнародна заявка – це заявка на підтвердження намірів патентування винаходу за форматом Договору про патентну кооперацію (PCT). Вона подається в одній із держав-учасниць РСТ не пізніше ніж через 12 місяців після подання заявки на внутрішньодержавний патент (у країні, де був винахід). В результаті винахідник отримує затверджений формат звіту про міжнародний пошук, а також повідомлення про попереднє рішення, що винахід є патентоспроможним протягом 30 місяців. Звіт та повідомлення можуть бути взяті до уваги потенційними країнами патентування під час подачі регіональних заявок. Крім того, прийняття міжнародної заявки є неофіційним підтвердженням, що товар або продукт може бути поширений далі країн його винаходу.

Зверніть увагу: у випадку з європейським патентом права на винахід закріплюються за поданням заявки в результаті успішного проходження процедури, у другому випадку – закріплюються не права, а лише наміри про патентування в країнах РСТ.

Помилка #2. Розкриття винаходу до реєстрації

У багатьох країнах критерій новизни – обов’язкова умова патентування. Розкриття будь-яких даних про винахід до подання заявки в патентну організацію стане причиною відмови в реєстрації патенту.

У деяких країнах винахідникам надається пільговий період від 6 до 12 місяців. Це означає, що вони можуть оприлюднити інформацію про об’єкт патентування та безперешкодно подати заявку на оформлення права інтелектуальної власності максимум через рік після цього.

Зверніть увагу: Якщо розкриття винаходу до його реєстрації необхідне – наприклад, для залучення інвестицій – щоб уникнути витоку даних, важливо укласти угоду про нерозголошення (Non-disclosure agreement, NDA). Однак навіть у такій ситуації рекомендується подати міжнародну заявку якомога раніше – зареєстрований як потенційно патентований винахід більш привабливий для інвесторів.

Помилка #3. Реєстрація винаходу, який вже має чинний патент

Так зване «міжнародне» патентування дозволяє заявнику захистити свої права на винахід від недобросовісних конкурентів. Однак не варто забувати, що й сам автор оригінального виробу може несвідомо стати правопорушником. Це можливо у разі подання заявки на патентування продукту, який вже має чинний сертифікат.

Уникнути подібної проблеми допоможе якісно та вчасно виконаний патентний пошук – вибірка інформації з міжнародної бази патентів, що дозволяє підтвердити унікальність винаходу. Ця процедура складається з двох етапів:

1. Prior art search – пошук перед подачею міжнародної заявки. Це чудовий спосіб оцінити свої шанси на отримання сертифіката.
2. Freedom to operate – пошук перед безпосереднім використанням продукту (наприклад, перед запуском продажу чи виробництва). Він застосовується для того, щоб упевнитись, що ваша компанія має право виготовляти та реалізовувати товар без юридичних зобов’язань перед третіми особами.

Юристи 4В готові допомогти вам зі здійсненням патентного пошуку. Звертайтесь до нас за безкоштовною консультацією та комплексними послугами у цій сфері.

Помилка #4. Подання заявки на патентування дизайну замість винаходу

Патент на винахід – право власності на будь-яке технічне рішення, яке стосується виробу або його експлуатації. Крім цього, існує поняття патенту на дизайн, або промисловий зразок. Він поширюється на все, що стосується зовнішнього вигляду предмета: фактуру матеріалу, колір, розмір, форму продукту, орнаменти та візерунки, що використовуються для декору тощо. Це абсолютно різні патенти, які невзаємозамінні, але добре доповнюють один одного.

Зверніть увагу: Оскільки патент на промисловий зразок не поширюється на технічні характеристики предмета, він не може гарантувати комплексний захист об’єкта патентування.

Помилка #5. Реєстрація авторського права замість патенту на винахід

Ще один різновид, який клієнти часто плутають з іншими об’єктами інтелектуальної власності, патент на винахід – авторське право. Воно поширюється на результати творчої діяльності автора. До таких можна віднести літературні та музичні твори, предмети образотворчого мистецтва, креслення, бази даних, програмне забезпечення та багато іншого. Якщо ви працюєте у сфері e-commerce, за допомогою реєстрації авторського права можна захистити опис товару чи лістингу, фотографії продукції тощо.

Зверніть увагу: Основна відмінність патентування винаходів від авторського права у тому, що останнє захищає форму здійснення ідеї, тоді як патент – її технічну реалізацію та принцип роботи.

Помилка #6. Акцент на описі винаходу на шкоду його формулі

Опис винаходу та його формула – ключові складові патентної заявки. Якщо в описі йдеться про те, як створювати та використовувати виріб, то формула містить обсяг правової охорони, тобто визначає технологію, на яку поширюється дія патенту.

Якщо приділити основну увагу опису, а формулу скласти неправильно, такий винахід стає «попереднім рівнем техніки», й після публікації патенту треті особи зможуть використовувати інформацію, що міститься в ньому, без згоди власника.

Зверніть увагу: Важливо коректно визначити межі об’єкта, який захищає патент, та вказати це у формулі. Не можна створювати формулу надто широкою – заявник не зможе запатентувати те, на що не здатний виріб. Також немає сенсу занадто вузька формула – вона не зможе гарантувати повноцінний захист всього винаходу. Якщо ви плутаєтесь в оформленні формули, краще зверніться до компетентних юристів, як у компанії 4В, де допоможуть вам комплексно закрити це питання.

Помилка #7. Розкриття лише одного варіанту реалізації винаходу

Патентне розкриття – один з етапів процесу патентування, який полягає в оприлюдненні даних про винахід. У ньому обговорюється формула продукту, а також інша інформація, що підтверджує унікальність виробу. Усі дані мають бути викладені у письмовій формі та передані до патентного офісу як частина заявки на патентування винаходів за кордоном.

Вказання ​​в документі всіх варіантів реалізації винаходу дозволить отримати повний захист виробу та надасть власнику патенту низку переваг:

• залучення інвестицій;
• підвищення конкурентоспроможності;
• завоювання частини ринку.

Зверніть увагу: Як вже згадувалось вище, не варто розкривати винахід до подання заявки на його реєстрацію – це може перешкодити видачі патенту.

Помилка #8. Використання академічної, а не патентної англійської мови

Процедура реєстрації патентів передбачає використання особливої ​​англійської мови, відмінної від академічної. Вона називається патентною англійською, характеризується складним поєднанням технічної та юридичної термінології та має кілька відмінних рис:

1. Точність. Патент на винахід – документ, який має юридичну силу, тому кожне слово в ньому має значення. У ньому повинні бути максимально точно позначені обсяг винаходу, права, що надаються патентом, а також будь-яке їхнє обмеження.
2. Технічність. Патентні заявки містять докладний опис складних винаходів. Для цього використовуються технічні терміни, специфічні для конкретної сфери. Така лексика дозволяє максимально докладно подати технічну інформацію про виріб, описати його новизну та принцип роботи.
3. Юридична спрямованість. Патент – юридичний документ, що складається відповідно до норм патентного права. Цей факт передбачає використання специфічної для юриспруденції лексики. 
4. Єдиний формат. Патентній мові властиве використання загальних виразів та термінів для досягнення відповідності між різними патентними заявками.
5. Абстрактність. При складанні заявки на реєстрацію винаходу важливо знайти золоту середину між точністю та абстрактністю. Про точність патентної мови ми вже згадали, і водночас вона має бути досить абстрактною, щоб охопити всі сфери застосування виробу.

Зверніть увагу: Розуміння правових та технічних аспектів міжнародної заявки відіграє важливу роль при розшифровці та перекладі патентної документації.

Помилка #9. Ігнорування запитів експертизи, зокрема фінальних відмов

Після звернення до Міжнародної організації інтелектуальної власності для подання міжнародної заявки за PCT заявник зможе претендувати на охорону винаходу у великій кількості країн. Щоб заявку було затверджено, важливо своєчасно відповідати на запити експертизи.

Якщо заявник отримав будь-який несприятливий результат розгляду заявки та все ж таки наполягає на реєстрації права ІВ, він зобов’язаний запросити повторний розгляд заявки впродовж шести місяців, якщо законом не передбачене скорочення цього терміну.

Запит обов’язково супроводжується письмовим документом, який має містити (ситуативно):

• перелік ймовірних помилок у діях експерта;
• відповідь на заперечення та причини відхилення заявки у попередній дії Офісу;
• аргументи на користь патентоспроможності формули винаходу;
• поправки відповідно до отриманих заперечень.

Якщо була отримана фінальна відмова в закордонному патентуванні винаходів, у заявника залишається остання можливість подати запит на перегляд рішення.

Зверніть увагу: Якщо відповідь на дії Відомства не буде отримана в обумовлений термін, заявка на патентування винаходу за кордоном буде відхилена.

Помилка #10. Неправильне визначення особи-заявника та оплата необґрунтовано високих зборів

Патентне право чітко визначає поняття заявника на реєстрацію патенту. Ним може виступати фізична чи юридична особа (наприклад, компанія чи університет), а також їхній законний представник або правонаступник. Якщо кілька осіб створили винахід спільно, право на патент належатиме їм усім.

Зверніть увагу: Щоб реєстрація патенту на винахід пройшла швидко та без проблем, краще звернутись за допомогою до професіоналів. Компанія 4В надає комплексні послуги у цій сфері. Щоб дізнатись більше, зверніться до нас за безкоштовною консультацією.

Помилка #11. Подання виключно заявки на оформлення патенту, без решти необхідних документів

Відправки в патентний офіс тільки заявки на патент недостатньо. Згідно з вимогами подання нової міжнародної заявки відповідно до Договору про патентну кооперацію, заявник повинен надати:

• Запит PCT (форма PCT/RO/101) у звичайному або PCT-Safe Easy форматі.
• Креслення, якщо вони необхідні для точного розуміння винаходу.
• Список послідовностей (якщо він необхідний).
• Супровідний лист (бажано PTO-1382).
• Додаток до розрахункового листа.
• Супровідний лист із переліком послідовностей.
• Заява про список послідовностей.
• Довіреність.
• Журнал перевірки PCT-Easy.
• Інші документи залежно від специфіки галузі патентування.

Зверніть увагу: Надання неповного пакета документів може стати причиною відмови в закордонному патентуванні.

Підсумуємо

Реєстрація патенту – гарантія прав автора на свій винахід. Щоб отримати патент, який захистить виріб у різних країнах, важливо уникати поширених помилок у цій процедурі. У тому числі не можна:

• розкривати винахід до його реєстрації;
• реєструвати виріб, на який вже існує патент;
• плутати патент на винахід із патентом на дизайн або авторським правом;
• приділяти недостатньо уваги формулі винаходу;
• розкривати лише один варіант реалізації винаходу;
• використовувати у заявці академічну, а не патентну англійську мову;
• невчасно відповідати на запити експертизи;
• неправильно визначати заявника та сплачувати необґрунтовано високі збори;
• подавати до патентного офісу неповний пакет документів.

Як отримати патент на винахід? Зверніться до юристів 4В. Ми надамо детальну безкоштовну консультацію з усіх питань, що вас цікавлять, і виконаємо необхідні роботи швидко та якісно. У наступній статті з цього циклу ми розглянемо, як отримати патенти в одній їз найпопулярніших юрисдикцій – США.