Як отримати патент на винахід – Частина 4. США

В минулій статті ми поговорили про помилки при поданні заявки на патент. А в одному з попередніх текстів цього циклу ми розглядали отримання “міжнародних патентів”, точніше – подання заявки через Міжнародну патентну кооперацію. Однак не завжди підприємцю потрібен захист у всьому світі. Значно частіше патент необхідний лише у деяких регіонах. Для Амазон-підприємців це найчастіше США та ЄС як найбільші ринки, на яких працює маркетплейс.

В цій статті ми проаналізуємо, як отримати патенти в Сполучених Штатах, що можна запатентувати і чим цей процес відрізняється від отримання патенту в Україні.

Що можна запатентувати у різних країнах?

Від країни до країни перелік дозволених та заборонених до патентування об’єктів відрізняється не надто сильно. Однак є суттєві особливості, які важливо розуміти заздалегідь. Навіть якщо у вас є досвід подібного процесу в інших країнах, все ж таки обов’язково варто розібратися в нюансах або звернутися за юридичним супроводом. Основні особливості законодавства ЄС та США у сфері патентування ми розглянемо у цьому розділі.

Що можна запатентувати у США?

Видачею патентів у США займається USPTO – Відомство з патентів та товарних знаків. Там можна отримати три типи патентів: на корисну модель (винахід), на дизайн (промисловий зразок) та на рослину.

Незважаючи на різницю в термінології, логіка такого поділу аналогічна українським категоріям та визначає суть того, що саме потрапляє під захист. Корисна модель, як і українська категорія “винахід”, захищає технологічну та наукову новизну. Дизайн, аналогічно до українського “промислового зразка”, захищає зовнішній вигляд виробу.

Патент на рослини може отримати фахівець, який вивів або відкрив і безстатево розмножив будь-який новий сорт рослин. Він діє 20 років з дати подачі заявки та не вимагає плати за обслуговування (продовження). Проте важливо пам’ятати, що на мікроорганізми такий варіант захисту не поширюється.

Патент на корисну модель захищає новий чи покращений процес, машину, виріб чи склад речовини. При цьому об’єкт повинен бути унікальним, корисним та мати потенціал комерційного використання. Патент на корисну модель дає винахіднику виняткові комерційні права на винахід на 20 років, проте вимагає оплати за обслуговування протягом цього періоду. За даними Відомства США з патентів і товарних знаків, заявка на патент на промисловий зразок може включати лише одну формулу винаходу.

Однак патент США не може бути виданий, якщо винахід був запатентований за межами країни і якщо іноземна заявка була подана більш ніж за 12 місяців (або 6 місяців для конструкцій) до подання заявки в США.

Патент на дизайн можна отримати для захисту нового оригінального дизайну. Цей тип не захищає функціонал виробу, а лише зовнішній вигляд. Однак запатентована корисна модель може отримати і патент на дизайн також.

Патент на дизайн може захищати: орнаменти, форму упаковки, наприклад, пляшка кока-коли. Навіть дизайн айфону – запатентований, і Apple неодноразово вигравала суди у Samsung та інших компаній та отримувала чималі суми за копіювання їхнього дизайну.

Залежно від сфери та складності моделі отримання патенту на дизайн може коштувати від 1000 до 3000 доларів та захист діятиме 15 років з дати подання заявки.

Для отримання такого патенту достатньо лише креслень дизайну, які супроводжуються обмеженим текстом. Однак дуже важливо щоб сам об’єкт обов’язково був корисним, функціональним і комерційно застосовним. Тобто отримати такий патент на будь-що, що несе виключно естетичну цінність, не вийде (такі об’єкти захищені законом про авторське право).

У США не можна запатентувати:

• закони природи;
• фізичні явища;
• абстрактні ідеї;
• літературні, драматичні, музичні та художні твори (вони можуть бути захищені авторським правом);
• винаходи, що не мають практичної цінності (наприклад, вічні двигуни);
• винаходи, що загрожують суспільній моралі.

Досить часто виникає плутанина між різними видами захисту прав на інтелектуальну власність. Крім патентів на корисні моделі та дизайни існує і така опція як авторські права, які охоплюють дуже широкий спектр об’єктів або їх частин, які мають законний захист. Причому іноді той самий об’єкт може отримати всі ці види захисту!

Важливо! Авторське право завжди виникає у момент створення об’єкта (твору), автоматично. Тоді патентний захист можна отримати лише через спеціальні процедури. Однак авторські права також можна зареєструвати, якщо в цьому є необхідність (наприклад, для їх передачі іншій особі).

Розглянемо на прикладах, як один об’єкт може отримати різні види захисту.

Продукт	Патент на корисну модель	Патент на дизайн	Авторское право
Іграшка у вигляді робота-собаки	Механізм, який робить рух іграшки реалістичним, повністю подібним до живої собаки	Зовнішній вигляд іграшки	Програмне забезпечення, що керує роботою механізма
Хлібниця з антибактеріальним покриттям	Склад і технологія нанесення покриття, яке вбиває мікроорганізми і при цьому безпечне для людей при контакті з харчовими продуктами	Зовнішній вигляд хлібниці	Конкретний стандартизований опис технології, який розміщується на сайтах, лістингах, рекламних матеріалах у незмінному вигляді

Що можна запатентувати у Євросоюзі?

Як ми вже писали, у Європі у вас є три шляхи отримання патенту на винахід:

• індивідуально у кожній окремій країні;
• через процедуру Міжнародної патентної кооперації;
• через систему Європейської патентної конвенції.

Третій варіант вам потрібен у тому випадку, якщо ваша мета – максимально простим шляхом отримати захист у кількох країнах, але лише в Європі. Зробити це можна за допомогою Європейського Патентного Офісу (ЄРО).

ЕРО дає таке визначення винаходу: це новий продукт, процес або пристрій або будь-яке їхнє нове застосування. Щоб бути запатентованим, винахід має бути новим, мати винахідницький рівень (тобто бути неочевидним для фахівців, які мають звичайні знання в галузі винаходу) і піддаватися промисловому застосуванню.

Як і в будь-якій країні, є деякі обмеження на те, що саме може бути визнано винаходом та отримати патент. Загалом правила Європейської конвенції у цьому питанні мало чим відрізняються від міжнародних чи українських обмежень. Так, у Європі ви не зможете запатентувати:

• відкриття, наукові теорії та математичні методи;
• об’єкти, які мають виключно естетичну цінність;
• схеми, правила та методи виконання розумових дій, ігор чи ведення бізнесу;
• програми для комп’ютерів;
• способи подання інформації (схеми, таблиці, діаграми);
• винахід, комерційне використання яких може нашкодити суспільному порядку чи моралі;
• сорти рослин або породи тварин (за винятком мікроорганізмів, які все ж таки можуть бути запатентовані);
• методи діагностики та лікування людей та тварин у рамках терапії та хірургії (тобто пристрій для лікування та діагностики може бути запатентований як конкретний механізм, а сам метод лікування – ні).

А ось замість патенту на дизайн у ЄС діє таке поняття, як Registered community design. По суті, це аналог промислового зразка, адже захищає зовнішній вигляд всього виробу або його частини: лінії, контури, кольори, форми, фактури матеріалів самого виробу та/або його орнаменту. Проте видачею таких реєстрацій займається окрема структура – Відомство з інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO), тому буквально назвати такий захист патентом не варто.

Важливо! Ця форма патентування не захищає функціональні особливості об’єкта, а лише зовнішній вигляд.

Як і з винаходами, дизайн може бути зареєстрований трьома різними шляхами: у кожній країні окремо, через міжнародну процедуру WIPO або через Європейську процедуру EUIPO, яка дає захист на всій території ЄС відразу.

Цей вид захисту діє протягом 5 років і може бути подовжений до 25 років (по 5 років за одне продовження). Якщо за цей період хтось використає ваш дизайн без згоди, ви матимете право подати до суду.

Також є додаткова можливість: засекретити дизайн після реєстрації або відкласти дату публікації на 30 місяців з дати реєстрації.

Як отримати патент у США?

Перед поданням заявки у будь-якій країні або за будь-якою міжнародною процедурою потрібно обов’язково здійснити патентний пошук. Це обов’язковий етап, тому що потрібна впевненість у тому, що винахід дійсно унікальний та інноваційний. Це непросте та дуже трудомістке завдання, з виконанням якого вам можуть допомогти юристи компанії 4В.

Відповідно до законодавства США у разі винаходів, зроблених у Сполучених Штатах, необхідно одержати ліцензію в USPTO США до подання заявки на патент в іноземній державі. Якщо ж ви в США хочете запатентувати винахід, зроблений в іншій країні, зробити це потрібно не пізніше ніж через 12 місяців з моменту оприлюднення винаходу або подачі заявки в іншій країні. Якщо ви подаєте заявку пізніше, ніж через рік, то вам відмовлять у реєстрації.

Для корисних моделей та рослин можна подати попередню та стандартну заявку.

Зверніть увагу, що попередні заявки не можуть бути подані на промислові винаходи. На них подаються лише стандартні заявки.

Попередня заявка – це швидкий і недорогий спосіб встановити дату подачі (пріоритету) заявки в США на ваш винахід (адже ми пам’ятаємо про обмеження в один рік від дати публікації). Сама собою попередня заявка не веде до реєстрації патенту, проте дата її подання – важливий аргумент у разі виникнення конфліктів.

Після її подання у вашого винаходу з’являється статус «патентна заявка на розгляді» і у вас буде 12 місяців для подання стандартної заявки, тобто оформлення всіх необхідних документів та сплати мит.

Для подання такої заявки необхідно надати письмову заяву, опис та креслення, титульний лист або Лист даних заявки (ADS), а також підтвердження оплати мит. Але краще довірити підготовку заявки юристу компанії 4В, оскільки кожне виправлення затягує і так дуже довгу процедуру отримання патенту

12 місяців від подання попередньої до подання стандартної заявки не враховуються у 20-річному періоді захисту прав.

Якщо ви не подасте стандартну заявку у передбачений термін, то ваша попередня заявка буде автоматично анульована, оскільки її не розглядають по суті, тобто не відбувається експертизи.

Стандартна заявка вже проходить всі етапи експертизи і може стати підставою для видачі патенту, якщо дотримано всіх вимог патентоспроможності. Датою її подачі буде вважатися та, коли відомство отримало достатню кількість інформації (формули, специфікації, креслення), яких достатньо для розуміння суті винаходу.

Щоб подати стандартну заявку, ви повинні підготувати всю документацію (подаються англійською мовою):

• Специфікація (опис та формула винаходу);
• Креслення (за потреби);
• Присяга чи заява;
• Збори за реєстрацію, пошук та експертизу. Мито за подання заявки не підлягає відшкодуванню незалежно від того, отримали ви патент чи ні.

Найкраще сплачувати всі збори в момент подання заявки – так дешевше, оскільки у багатьох випадках за продовження строків сплати стягуються додаткові збори. Проте є й пільгові умови для незалежних винахідників, малих та некомерційних організацій. А ще сам факт подачі заявки онлайн – безкоштовний, а от якщо ви захочете подати її у паперовій версії, то доведеться заплатити 400 доларів за неелектронну подачу.

Крім плати за подання заявки, вам необхідно буде заплатити:

• За видачу патенту – лише у тому випадку, якщо ваша заявка схвалена;
• Мита за обслуговування (оплачуються через 3, 5, 7,5 та 11,5 років після видачі), по суті плата за обслуговування патенту;
• Додаткові збори, якщо виникне така необхідність.

Якщо ви подаєте стандартну заявку, в якій затверджується перевага дати подання попередньої заявки, вона повинна правильно посилатися на номер вашої раніше поданої попередньої заявки в аркуші даних заявки (ADS), щоб ваш винахід мав право на отримання переваги дати подання попередньої заявки.

Простіше (і дешевше) подати онлайн заявку через електронний Патентний центр, який надає можливість подати повну специфікацію, включаючи опис, формулу винаходу і реферат, в одному файлі DOCX, а не в трьох окремих файлах. Інші документи заявки, такі як креслення та власноручно підписані декларації, можна відсканувати та прикріпити до заявки у вигляді PDF-файлу.

Якщо будь-які документи будуть відсутні або не відповідатимуть вимогам (наприклад, інформація не повна або не розкриває належним чином суть винаходу для експертизи, якщо в документації використовується розмовний сленг тощо), заявник або патентний повірений отримають відповідний лист (office action) із зазначенням недоліків та строків на їх виправлення (від 30 днів до 6 місяців).

Щоб не затягувати процес розгляду заявки, рекомендуємо перед подачею ознайомитися з детальним переліком вимог до стандартних заявок. Якщо все заповнено правильно, то заявка перейде наступного етапу – експертизу за суттю.

На цьому етапі також заявка може бути відхилена через недостатню патентопридатність. Однак це рішення – не остаточне, і його можна оскаржити. Більше того, навіть остаточна відмова (Final rejection) можна оскаржити.

Ви можете отримати повідомлення про те, що ваша заявка надіслана на “перевірку безпеки третього рівня”. Це означає, що винахід може завдати шкоди національній безпеці та буде додатково перевірений оборонним відомством. Зазвичай, така перевірка займає 6 і більше місяців. Після перевірки заявка може бути або опублікована на загальних підставах, або засекречена

Після проходження всіх етапів розгляду ви або ваш патентний повірений отримаєте Notice of Allowance, що означатиме, що ви маєте право на отримання патенту. У цьому ж повідомленні буде вказана необхідна плата за випуск та публікацію. Ці мита необхідно сплатити протягом 3 місяців, і тільки після цього ви зможете отримати свій патент.

Важливо! 3 місячний період сплати цього мита не може бути продовжено і якщо ви не сплатите його своєчасно, ваша заявка буде анульована!

Після проходження експертизи вашу заявку буде опубліковано. Зазвичай – ще до безпосередньої видачі патенту (18 місяців після ранньої дати набуття чинності або дати пріоритету). Винятком може бути ситуація, коли заявник сам побажав не розкривати заявку. Після публікації будь-хто може отримати доступ до заявки та переглянути її на сайті USPTO.

Після отримання патенту важливо не забувати своєчасно вносити плату за його продовження, інакше ваші права можуть бути анульовані.

При всій складності процесу отримання патентів у США – ця процедура є однозначно важливою для будь-якого підприємця, адже захищає його права на одному з найбільших ринків світу з високою конкуренцією та патентними війнами. У наступній статті цієї серії ми детально розберемо процедуру отримання захисту на дизайни та винаходи в країнах Європи.

Якщо інтелектуальна власність – важливий актив вашого бізнесу, то юристи компанії 4В будуть раді допомогти вам із побудовою стратегії захисту ваших прав та реєстрацією патентів у різних країнах.