Как зарегистрировать торговую марку в США. Часть 1

Время чтения: 15 минут

Виктория Мельник

Шеф-редактор блога компании 4B

19 апреля 2023 год

Торговая марка – это важная часть интеллектуальной собственности компании, так как это – экономический и репутационный актив. Потому основная цель ее юридической регистрации – защитить бизнес от несанкционированного использования торговой марки другими лицами и создание ассоциаций с брендом и качеством соответствующих товаров или услуг среди потребителей.

В этой статье мы детально разберем какие преимущества регистрации торговой марки, с какими проблемами можно столкнуться, если своевременно не позаботиться о юридическом оформлении и какие ключевые критерии выбора подходящего знака.

Что такое торговая марка и зачем она нужна?

Торговая марка – это любой знак, способный быть представленным в графической форме (слова, буквы, цифры, рисунки, формы, цвета или их сочетания) и служащий для отличия товаров или услуг одного предприятия от товаров или услуг других предприятий.

Регистрация торговой марки дает ее владельцу правовую защиту на использование знака в коммерческих целях и дает такие преимущества:

Эксклюзивное право использования знака на территории, где зарегистрирована марка. Это означает, что никакая другая компания или физическое лицо не может использовать этот знак для обозначения своих товаров или услуг в этих странах. Ее использование любой другой компанией для обозначения своих товаров и услуг будет считаться нарушением прав вашей интеллектуальной собственности.
Легальную защиту прав владельца торговой марки в судебном порядке при несанкционированном использовании знака другими компаниями или лицами. Это может быть как право обратиться в суд, так и к администрации торговых площадок вроде Амазона.
Возможность использования торговой марки в качестве средства продвижения бренда и узнаваемости продукта на рынке. В некоторых случаях, например в контекстной рекламе гугла, это дает право заблокировать рекламу конкурентов по брендовому запросу.
Право продавать или передавать права на использование торговой марки другим компаниям в качестве франшизы или лицензии. А также зарегистрированная торговая марка – важная часть капитализации компании наряду с материальными и прочими активами.

Таким образом, регистрация торговой марки является важным шагом для защиты бренда и бизнеса от конкурентов и обеспечения его долгосрочного успеха.

Дополнительные преимущества для Amazon-продавцов

На многих маркетплейсах, в том числе на Амазоне, наличие зарегистрированной торговой марки дает дополнительные преимущества в борьбе с конкурентами. Об этом мы писали более подробно в статье, посвященной выходу на европейский рынок.

Так, если кто-то начнет продавать товар с использованием вашей торговой марки, то с помощью номера регистрации вы можете подать жалобу на нарушение ваших прав и маркетплейс заблокирует такого продавца.

Однако если вы работаете по модели Privat label без предварительной регистрации торговой марки, нужно иметь ввиду, что конкуренты иногда действуют грязными методами и могут подать вашу собственную марку на регистрацию раньше вас или в другой стране, если видят в ней перспективу. Оспорить такую регистрацию можно в суде, однако до такой ситуации лучше не доводить, поскольку это будет очень сложно.

Вторая важная возможность – право получить статус Amazon Brand Registry (кроме графических торговых марок). Это дает несколько важных преимуществ именно при работе на этой площадке:

расширенные настройки оформления листинга – возможность приблизить его к виду вашего сайта, то есть сделать узнаваемым;
право использовать дополнительный фото и видео контент;
возможность блокировать хайджекеров;
доступ к двум типам рекламы, недоступные другим категориям продавцов: Sponsored Brands и Sponsored Display.

Третья — это возможность принимать участие в Pproject Zero и Amazon Transparency, которые помогают бороться с контрафактной продукцией.

Кому и когда необходимо регистрировать Торговую Марку?

Регистрация торговой марки является добровольной процедурой, и нет законодательного требования обязательной регистрации. Она особенно важна для компаний, которые работают в конкурентной отрасли или занимаются производством. Защищенная торговая марка – это фундамент для развития бренда, его узнаваемости, построения репутации. Что, в свою очередь, укрепляет ваши позиции на рынке.

К сожалению, коммерчески успешная, но не зарегистрированная ТМ может столкнуться с достаточно большим перечнем проблем. И регулярно недобросовестные конкуренты находят новые способы воспользоваться чужими разработками. Вот только некоторые виды подобных ситуаций.

Регистрация конкурентами. Особенно этому подвержены бизнесы на маркетплейсах, где конкурентам легко отследить ваши продажи. Довольно распространенная ситуация, когда конкурент подает вашу марку на регистрацию раньше вас. Потому желательно это сделать пораньше, особенно с учетом очень долгого периода регистрации. К счастью в США действует приоритетное право использования, так что у вас есть шанс отстоять свои права и вернуть торговую марку себе. Однако это – дополнительные расходы на судебные тяжбы и остановка продаж до момента урегулирования конфликта.

Патентный троллинг. Это покупка или регистрация марки компанией, которая не занимается продажей этого товара. Зачастую это делают не для использования марки,а для того, чтобы вынудить вас викупать права на нее и заработать на этом. Например, так может поступить производитель, если ваша марка зарегистрирована в стране продажи, но не зарегистрирована в стране производства, то производитель может ее зарегистрировать сам и требовать с вас деньги за вывоз партии или выкуп прав на марку. Чаще всего это происходит в Китае, где приоритетным для суда является именно факт регистрации марки в соответствующих органах, а не фактическое ее использование.

В США такие ситуации тоже случаются, однако значительно реже, так как приоритет в этой стране именно у первого фактического использования ТМ в продукции. Потому очень желательно регистрировать ТМ не только в стране продажи, но и в стране производства.

Использование в рекламе. Если ваши товары популярны и люди их часто ищут, то конкуренты могут использовать вашу ТМ в собственной рекламе. К счастью, как минимум гугл позволяет такую рекламу блокировать при условии, что ви предоставите ему подтверждение регистрации вашей ТМ.

Виды торговых марок

Основные, наиболее часто используемые варианты – это словесная, графическая и комбинированная:

Словесные марки – это знаки, состоящие из слов, букв или цифр, которые используются для отличия товаров и услуг одной компании от других. Например, Coca-Cola или Google.
Графические марки – это знаки, состоящие из изображений, логотипов, рисунков или дизайнов, которые также используются для отличия товаров и услуг одной компании от других. Однако в последние годы все чаще торговые марки, которые были исключительно графическими, проходят перерегистрацию в связи с ребрендингом и становятся комбинированными.
Комбинированные марки – это знаки, которые сочетают в себе словесные и графические элементы. Например, знак McDonald’s с изображением золотых дуг или логотип Pepsi с сочетанием букв и изображением шарика. Причем защищено именно совместное использование текста и знака, только в паре.

	Словесная	Графическая	Комбинированная
Уровень защиты	Высокая степень защиты	Низкий уровень защиты и невозможно получиьт статус Amazon Brand Registry	Средний уровень защиты
Особенности использования	Можно использовать в разных стилизациях	Могут быть использованы только в том виде, как внесены в реэстр.	Не могут быть использованы отдельно графическая и текстовая часть, только совместно.Нельзя менять стиль.

Иногда встречаются и более редкие формы регистрации торговой марки, которые, однако, также дают компании дополнительную защиту ее интеллектуальной собственности:

Звуковые марки – это марки, которые представлены звуком или мелодией. Например, знак MGM Studios с звуком льва или звуковой знак Nokia.
Ароматические марки – это марки, которые используют запах для идентификации товаров или услуг. Например, ароматизированный маркер или ароматизированная косметика во всех отелях одной сети.
Цветовые марки – это марки, которые идентифицируются определенным цветом. Например, Tiffany Blue или UPS Brown.
Трехмерные марки – это марки, которые отличаются объемным или текстурным внешним видом. Например, форма бутылки Coca-Cola или рельефный знак BMW.

В целом, все типы торговых марок имеют свои преимущества и недостатки в плане защищенности. Независимо от типа марки, важно проводить правильную регистрацию и защиту, чтобы минимизировать риски нарушения прав и потери брендовой ценности. Кроме того, компании должны тщательно оценивать свой выбор марки, исходя из своих потребностей и специфики бизнеса.

Кто может зарегистрировать ТМ в США?

В связи с тем, что в США ежедневно регистрируется почти 1 млн. новых торговых марок в год, то процесс этот не быстрый, может занять год и более. До 2019 года даже нерезиденты могли сделать это самостоятельно. Однако сейчас – только через лицензированного американского юриста. Именно он будет подавать заявку в Ведомство по Патентам и Товарным знакам (United States Patent and Trademark Office, USPTO).

В США торговую марку может зарегистрировать любое юридическое или физическое лицо, включая компании, фирмы, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Для регистрации торговой марки не обязательно быть гражданином США или иметь юридический адрес в США, однако необходимо иметь надлежащие документы и контактную информацию.

При регистрации торговой марки в США владелец марки должен представить документы, подтверждающие право на использование марки, например:

фото упаковки или самого товара с нанесенным логотипом,
скриншоты сайта или листингов маркетплейса, где товар продается.

Кроме того, владелец марки должен предоставить детальную информацию о марке, включая ее наименование, описание товаров или услуг, для которых будет использоваться марка, и дату начала использования марки. Чем тщательнее подготовлена заявка, тем больше шансов, что в процессе регистрации не потребуется вносить правки и уточнения.

Важно отметить, что регистрация торговой марки в США может быть сложным процессом, требующим юридической экспертизы и знания процедур и требований. Поэтому рекомендуется получить консультацию специалистов в данной области для максимальной защиты прав на марку.

Заказать консультацию

Что можно зарегистрировать как торговую марку?

В США можно зарегистрировать следующие элементы как торговую марку:

Словесные марки: слова, фразы, буквенные сочетания, цифры и другие символы, используемые для идентификации товаров или услуг на рынке.
Графические марки: логотипы, изображения, фотографии, иллюстрации, рисунки и другие визуальные элементы, используемые для идентификации товаров или услуг.
Комбинированные марки: знаки, которые сочетают в себе как словесные, так и графические элементы, используемые для идентификации товаров или услуг.
Звуковые марки: звуки, мелодии, джинглы и другие звуковые эффекты, используемые для идентификации товаров или услуг.
Цветовые марки: определенные комбинации цветов, используемые для идентификации товаров или услуг.
Форма товара: оригинальные формы товаров, такие как бутылки, упаковки, контейнеры и другие, могут быть зарегистрированы как торговая марка. Но эта практика не очень широко используется.

Важно отметить, что в США не все элементы могут быть зарегистрированы как торговая марка, а требования к регистрации и защите марок могут различаться в зависимости от конкретной ситуации и других факторов. Например, не дадут зарегистрировать в качестве торговой марки фамилии известных личностей, названия штатов и общие слова вроде “зеленый” или “молочный”. Перед регистрацией торговой марки в США важно провести подробное исследование и получить консультацию специалистов в данной области. Эту процедуру мы детально рассмотрим в следующем тексте о регистрации торговых марок.

География защиты Торговой Марки

Защита торговых марок всегда ограничена географически: ТМ принадлежит вам со всеми соответствующими правами только в стране регистрации. Так, например, если у вас есть ТМ в Украине, то для США или любой другой страны это не имеет никакой юридической силы. Именно поэтому всегда желательно регистрировать права во всех странах, где вы планируете продажи, а также в стране производства, чтобы избежать патентного троллинга, о котором мы упоминали выше.

В США торговую марку можно зарегистрировать на федеральном и штатном уровнях. Федеральная регистрация дает возможность защитить торговую марку во всей стране, в то время как штатная регистрация обеспечивает защиту только в рамках того штата, где она была зарегистрирована. Проверить наличие и сходство зарегистрированных знаков можно в базе USPTO.

Важно отметить, что защита торговой марки в США также может осуществляться на основе общего права, то есть без регистрации. В этом случае владелец торговой марки может использовать общее право на ее защиту в случае нарушения прав другими компаниями. Однако, в этом случае защита может быть менее эффективной, поскольку общее право требует доказательства того, что марка была использована достаточно долго и широко на рынке, чтобы стать узнаваемой и связанной с конкретными товарами или услугами. Такими доказательствами могут быть:

дата публикации на листинге торговой площадки;
чеки с датами, которие подтверждают продажу товара с соответствующей маркой;
любой другой документ, который фиксирует дату использования ТМ.

Кроме того, в США торговые марки также могут быть защищены на основе международных договоров, таких как Мадридский протокол, который предоставляет возможность регистрации марки в нескольких странах через единую заявку и процедуру.

В целом, география защиты торговой марки в США зависит от конкретной ситуации и потребностей компании, и может быть обеспечена через федеральную или штатную регистрацию, общее право, международные договоры и другие механизмы.

Как выбрать товарный знак для регистрации

Выбор товарного знака для регистрации – это важный шаг, который может повлиять на успешность бренда и его защищенность. Критерии выбора можно разделить на сугубо маркетинговые и юридические.

К маркетинговым можно отнести такие, как значение, звучание, простота использования и другие.

Значение и возможные ассоциации. Следует внимательно проанализировать, какой смысл у этого слова в стране регистрации и какие дополнительные трактовки это слово может нести. В случае с выходом на незнакомый рынок это особенно важно. Например, проверить, не входит ли название в конфликт с местными культурными особенностями, как, например, это недавно было в Украине с повсеместным использованием названий, связанных с войной, вроде редиса “Азовсталь” и тому подобных.

Благозвучность на языке той страны, где бренд будет продаваться. К хрестоматийным случаям, на которых учатся уже несколько поколений маркетологов, можно отнести такие неудачные для Украины названия как детское питание Бледина или минеральную воду Блю Вота.

Возможность написать и произнести название без ошибок. Например, все еще часто французский бренд Hermès произносят как “Гермес”, а не “Эрме”. Это крайне важно для следующего критерия.

Запоминаемость. Чем проще произнести название бренда, тем проще его запомнить, а это крайне важно для коммерческого успеха. Также запоминаемости способствует дизайн и вообще способность знака вызывать положительные эмоции у своей целевой аудитории.

Простота использования: знак должен легко адаптироваться под разные носители, от продуктов до упаковки и сувениров. Не рекомендуют в качестве товарного знака регистрировать изображения со множеством мелких деталей или сложными цветовыми градиентами. Это не запрещено юридически, однако в будущем может стать проблемой при производстве товаров.

А вот уникальность – это уже критерий на пересечении маркетинга и юридических требований. Если с точки зрения продаж уникальность облегчает запоминание, то с точки зрения юристов – это обязательное условие для регистрации. А еще уникальные знаки значительно проще защитить в случае возникновения споров.

Юридическая уникальность проверяется не просто поиском в гугле, а тщательным исследованием реестров, так как поводом для признания торговых марок схожими и отказом права регистрации может служить не только одинаковое написание, но и схожее начертание разных слов, схожее звучание и так далее. Например, скорее всего откажут в регистрации марке “T. Markey” при наличии в реестре марки “Tee Marquee”.

Хотя тут есть еще один важный нюанс: с юридической точки зрения уникальность важна в пределах одной товарной категории, точнее одного класса товаров в рамках Ниццкой классификации. То есть совершенно спокойно могут зарегистрировать идентичные марки, например, для зубных щеток и печенья, или кухонной посуды и сельскохозяйственной техники.

Однако помимо классов учитывается и еще так называемое “Правило одной полки”: если товары принадлежат к разным классам, но могут в магазине встать на одну полку, то в регистрации такой торговой марки скорее всего откажут. Например, не выйдет зарегистрировать марку зубных щеток идентичную марке зубной пасты или мыла.

Также причиной отказа в регистрации могут стать:

использование общих слов и понятий, вроде “Волк”, “Свобода”, “Пшеничный бублик” и т. п.
схожесть с государственной символикой любой страны: гербы, флаги, названия стран, городов или регионов;
описательные слова, общие для всей категории товаров. Например “Освежающий”, “Нежная” и т. п.

Заполнять заявку нужно очень внимательно, так как процесс регистрации и так очень длительный, и именно ошибки и возвращение заявки в доработку затягивают его и даже могут стать причиной отказа в регистрации. Для того, чтобы избежать ошибок при выборе и регистрации ТМ рекомендуем воспользоваться услугой компании 4В – “Регистрация и оформление торговой марки в США”. Юристы нашей компании проведут тщательный поиск и помогут в подаче заявки и внесении необходимых исправлений. Более детально о том, как происходит процесс поиска мы расскажем в нашем следующем материале.