Как получить патент на изобретение. Часть 3 – ТОП-11 ошибок при патентовании

Оформление патента на изобретение – залог того, что у автора будет исключительное право на его использование, а третьи лица не смогут его эксплуатировать без согласия изобретателя. Предприниматели все больше начали обращать внимание на важность патентования своих товаров и продуктов – об этом свидетельствует статистика, предоставленная Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO). По данным этой организации, в 2021 году в мире было подано 3,4 миллиона заявок на оформление патентов, что на 3,6 % больше, чем годом ранее.

В прошлом материале речь шла о том, возможно ли и как получить международный патент на изобретение. В этом — мы рассмотрим 11 самых распространенных ошибок, которые допускают при подаче заявок на регистрацию – это поможет вам избежать их в своей практике и без проблем пройти процедуру патентования изобретений за границей.

Ошибка #1. Принятие международной заявки или европейского патента за международный патент

Так называемый международный патент – принятый в разговорном формате термин, который определяет охрану права собственности на товар или продукт в нескольких странах или регионах. Но в юридическом поле такого термина не существует. А значит, и получить так называемый «международный патент» невозможно. Есть другие вариации. 

• Европейский патент – документ, который подтверждает права собственности на изобретение в ЕС. В зависимости от типа подачи заявки, может иметь как унитарный эффект (то есть распространяться на все страны-участницы ЕС), так и покрытие в отдельных странах ЕС. В первом случае заявка подается на все страны Евросоюза, а документация оформляется на двух из трех языков, принятых в ЕС (немецкий, французский, английский). При этом в случае отклонения такой отказ будет распространяться на все страны. Второй тип патента подразумевает защиту прав только в тех странах, для которых подавались отдельные заявки. Действие европейского патента составляет 20 лет с продлением каждые 12 месяцев.
• Международная заявка – заявка на подтверждение намерений патентования изобретения по формату Договора о патентной кооперации (PCT). Она подается в одном из государств-участников РСТ не позднее чем через 12 месяцев после подачи заявки на внутригосударственный патент (в стране, где было изобретение). В результате изобретатель получает утвержденный формат отчета о международном поиске, а также уведомление о предварительном решении, что изобретение патентоспособно в течение 30 месяцев. Отчет и уведомление могут в дальнейшем быть приняты во внимание потенциальными странами патентования при подаче региональных заявок. Кроме того, принятие международной заявки является неофициальным подтверждением, что товар или продукт может и способен быть распространен далее стран его изобретения. 

Обратите внимание: в случае с европейским патентом права на изобретение закрепляются за подающим заявку в результате успешного прохождения процедуры, во втором случае – закрепляются не права, а только намерения о патентовании в странах РСТ. 

Ошибка #2. Раскрытие изобретения до регистрации

Во многих странах критерий новизны – обязательное условие патентования. Раскрытие любых данных об изобретении до подачи заявки в патентную организацию станет причиной отказа в регистрации патента. 

В некоторых странах изобретателям предоставляется льготный период длительностью от 6 до 12 месяцев. Это значит, что они могут обнародовать информацию об объекте патентования и беспрепятственно подать заявку на оформление права интеллектуальной собственности максимум через год после этого. 

Обратите внимание: Если раскрытие изобретения до его регистрации необходимо – например, для привлечения инвестиций – во избежание утечки данных важно заключить соглашение о неразглашении (Non-disclosure agreement, NDA). Однако даже в такой ситуации рекомендуется подать международную заявку как можно раньше – зарегистрированное как потенциально патентируемое изобретение более привлекательно для инвесторов.

Ошибка #3. Регистрация изобретения, у которого уже есть действующий патент 

Так называемое «международное» патентование позволяет заявителю защитить свои права на изобретение от недобросовестных конкурентов. Однако не стоит забывать, что и сам автор оригинального изделия может неосознанно стать правонарушителем. Это возможно в случае подачи заявки на патентование продукта, у которого уже есть действующий сертификат.

Избежать подобной проблемы поможет качественно и вовремя выполненный патентный поиск – выборка информации из международной базы патентов, которая позволяет подтвердить уникальность изобретения. Эта процедура состоит из двух этапов:

1. Prior art search – поиск перед подачей международной заявки. Это отличный способ оценить свои шансы на получение сертификата.
2. Freedom to operate – поиск перед непосредственным использованием продукта (например, перед запуском продаж или производства). Он применяется для того, чтобы удостовериться, что ваша компания имеет право изготавливать и реализовывать товар без юридических обязательств перед третьими лицами.

Юристы 4В готовы помочь вам с осуществлением патентного поиска. Обращайтесь к нам за бесплатной консультацией и комплексными услугами в этой сфере.

Ошибка #4. Подача заявки на патентование дизайна вместо изобретения

Патент на изобретение – право собственности на любое техническое решение, которое относится к изделию или его эксплуатации. Помимо этого, существует также понятие патента на дизайн, или промышленный образец. Он распространяется на все, что касается внешнего вида предмета: фактуру материала, цвет, размер, форму продукта, используемые для декора орнаменты и узоры и т.д. Это совершенно разные патенты, которые не взаимозаменяемые, но хорошо дополняют друг друга.

Обратите внимание: Поскольку патент на промышленный образец не распространяется на технические характеристики предмета, он не может гарантировать комплексную защиту объекта патентования.

Ошибка #5. Регистрация авторского права вместо патента на изобретение

Еще одна разновидность, которую клиенты часто путают с другими объектами интеллектуальной собственности, патент на изобретение – авторское право. Оно распространяется на результаты творческой деятельности автора. К таковым можно отнести литературные и музыкальные произведения, предметы изобразительного искусства, чертежи, базы данных, программное обеспечение и многое другое. Если вы работаете в сфере e-commerce, с помощью регистрации авторского права можно защитить описание товара или листинга, фотографии продукции и т.д. 

Обратите внимание: Основное отличие патентования изобретений от авторского права заключается в том, что последнее защищает форму воплощения идеи, тогда как патент – ее техническую реализацию и принцип работы.

Ошибка #6. Акцент на описании изобретения в ущерб его формуле

Описание изобретения и его формула – ключевые составляющие патентной заявки. Если в описании говорится о том, как создавать и использовать изделие, то формула содержит объем правовой охраны, то есть определяет технологию, на которую распространяется действие патента. 

Если уделить основное внимание описанию, а формулу составить неправильно, такое изобретение становится «предшествующим уровнем техники», и после публикации патента третьи лица смогут использовать содержащуюся в нем информацию без согласия владельца.

Обратите внимание: Важно корректно определить границы объекта, который защищает патент, и указать это в формуле. Нельзя создавать формулу слишком широкой – заявитель не сможет запатентовать то, на что не способно изделие. Также не имеет смысла слишком узкая формула – она не сможет гарантировать полноценную защиту всего изобретения. Если вы путаетесь в оформлении формулы, лучше обратитесь к компетентным юристам, как в компании 4В, где вам помогут комплексно закрыть этот вопрос. 

Ошибка #7. Раскрытие только одного варианта реализации изобретения

Патентное раскрытие – один из этапов процесса патентования, который заключается в обнародовании данных об изобретении. В нем оговаривается формула продукта, а также другая информация, подтверждающая уникальность изделия. Все данные должны быть изложены в письменной форме и переданы в патентный офис как часть заявки на патентование изобретений за рубежом. 

Указание в документе всех вариантов реализации изобретения позволит получить полную защиту изделия и предоставит владельцу патента ряд преимуществ:

• привлечение инвестиций;
• повышение конкурентоспособности;
• завоевание доли рынка.

Обратите внимание: Как уже упоминалось выше, не стоит раскрывать изобретение до подачи заявки на его регистрацию – это может препятствовать выдаче патента.

Ошибка #8. Использование академического, а не патентного английского языка

Процедура регистрации патентов предполагает использование особого английского языка, отличного от академического. Он называется патентным английским, характеризуется сложным сочетанием технической и юридической терминологии и имеет несколько отличительных черт:

1. Точность. Патент на изобретение – документ, который обладает юридической силой, поэтому каждое слово в нем имеет значение. В нем должны быть максимально точно обозначены объем изобретения, права, предоставляемые патентом, а также любое их ограничение.
2. Техничность. Патентные заявки содержат подробное описание сложных изобретений. Для этого используются технические термины, специфичные для конкретной сферы. Такая лексика позволяет максимально подробно подать техническую информацию об изделии, описать его новизну и принцип работы. 
3. Юридическая направленность. Патент – юридический документ, который составляется в соответствии с нормами патентного права. Этот факт предполагает использование специфической для юриспруденции лексики. 
4. Единый формат. Патентному языку свойственно использование общих выражений и терминов для достижения соответствия между различными патентными заявками.
5. Абстрактность. При составлении заявки на регистрацию изобретения важно найти золотую середину между точностью и абстрактностью. О точности патентного языка мы уже упомянули, и в то же время он должен быть достаточно абстрактным, чтобы охватить все области применения изделия.

Обратите внимание: Понимание правовых и технических аспектов международной заявки играет важную роль при расшифровке и переводе патентной документации.

Ошибка #9. Игнорирование запросов экспертизы, в том числе финальных отказов

После обращения в Международную организацию интеллектуальной собственности для подачи международной заявки, заявитель сможет претендовать на охрану изобретения в большом количестве стран. Чтобы заявка была утверждена, важно своевременно отвечать на запросы экспертизы.

Если заявитель получил любой неблагоприятный результат рассмотрения заявки и все же настаивает на регистрации права ИС, он обязан запросить повторное рассмотрение заявки в течение шести месяцев, если законом не предусмотрено сокращение этого срока.

Запрос обязательно сопровождается письменным документом, который должен содержать (ситуативно):

• перечень предполагаемых ошибок в действиях эксперта;
• ответ на возражения и причины отклонения заявки в предыдущем действии Офиса;
• аргументы в пользу патентоспособности формулы изобретения;
• поправки в соответствии с полученными возражениями.

Если был получен финальный отказ в зарубежном патентовании изобретений, у заявителя остается последняя возможность подать запрос на пересмотр решения.  

Обратите внимание: Если ответ на действия Ведомства не будет получен в оговоренные сроки, заявка на патентование изобретения за рубежом будет отклонена.

Ошибка #10. Неверное определение лица-заявителя и оплата необоснованно высоких сборов

Патентное право четко определяет понятие заявителя на регистрацию патента. Им может выступать физическое или юридическое лицо (например, компания или университет), а также их законный представитель или правопреемник. Если несколько лиц создали изобретение совместно, право на патент будет принадлежать им всем.

Обратите внимание: Чтобы регистрация патента на изобретение прошла быстро и без проблем, лучше обратиться за помощью к профессионалам. Компания 4В предоставляет комплексные услуги в этой сфере. Чтобы узнать больше, обратитесь к нам за бесплатной консультацией. 

Ошибка #11. Подача исключительно заявки на оформление патента, без остальных необходимых документов

Отправки в патентный офис только заявки на патент недостаточно. Согласно требованиям подачи новой международной заявки в соответствии с Договором о патентной кооперации, заявитель должен предоставить:

• Заявку.
• Чертежи, если они необходимы для точного понимания изобретения.
• Список последовательностей (если он необходим).
• Сопроводительное письмо (желательно PTO-1382).
• Приложение к расчетному листу.
• Сопроводительное письмо с перечнем последовательностей.
• Заявление о списке последовательностей.
• Доверенность.
• Другие документы, в зависимости от специфики отрасли патентования.

Обратите внимание: Предоставление неполного пакета документов может стать причиной отказа в зарубежном патентовании.

Подведем итоги

Регистрация патента – гарантия прав автора на свое изобретение. Чтобы получить патент, который предоставит защиту изделия в разных странах, важно избегать распространенных ошибок в этой процедуре. В том числе нельзя:

• раскрывать изобретение до его регистрации;
• регистрировать изделие, на которое уже существует патент;
• путать патент на изобретение с патентом на дизайн или авторским правом; 
• уделять недостаточно внимания формуле изобретения;
• раскрывать только один вариант реализации изобретения;
• использовать в заявке академический, а не патентный английский язык;
• несвоевременно отвечать на запросы экспертизы;
• неверное определять заявителя и оплачивать необоснованно высокие сборы;
• подавать в патентный офис неполный пакет документов.

Как получить патент на изобретение? Обратитесь к юристам 4В. Мы предоставим детальную бесплатную консультацию по всем интересующим вас вопросам и выполним требуемые работы быстро и качественно. В следующей статье из этого цикла мы рассмотрим, как получить патенты в одной из самых популярных юрисдикций — США.