Патентный троллинг или патентные войны в Китае. Как защитить свой бизнес?

Понятие честной конкуренции кроме законодательных норм предполагает еще и соблюдение принципов добросовестности. Однако в мире существует множество способов, которые, оставаясь формально законными, не могут считаться инструментами честной борьбы.

Один из таких методов – патентный троллинг, с которым может столкнуться любая компания. В этой статье мы детально разберем, что это такое и какие есть основные методы защиты от этой угрозы.

Что такое патентный троллинг?

На бытовом уровне под патентным троллингом часто понимают любое умышленное использование чужой интеллектуальной собственности. Сам термин появился в начале 1990-х, хотя есть несколько версий о первом использовании. Да и сейчас он все еще не является юридически точным, так как патентный троллинг – довольно широкое понятие, которое включает несколько разных способов использовать патентное законодательство во вред изобретателю, собственнику патента или даже обществу и идее технического прогресса в целом. Более того, в англоязычной среде понятие патентного троллинга уже дифференцировалось, разделилось на Trademark Squatting и Patent Squatting.

E-commerce-предприниматели чаще сталкиваются с Trademark Squatting. Это самозахват, то есть получение прав на чужую торговую марку. Наиболее часто употребляется определение, которое дает этому явлению Всемирная Организация интеллектуальной собственности (WIPO): 

Trademark Squatting – регистрация или использование всемирно известного иностранного товарного знака, который еще не зарегистрирован в данной стране или недействителен в результате неиспользования.

Так как права на торговую марку действуют только в стране регистрации, то любой человек или компания в другой стране может зарегистрировать идентичный знак и получит право преследовать собственника оригинала марки по закону.

Дабы это предотвратить мы разработали услугу – Мониторинг Торговой Марки, который позволяет отследить любое использование вашей ТМ в сети и намерения ее зарегистрировать. 

Patent Squatting касается именно посягательств на патенты на изобретения, а не торговые марки. В абсолютном большинстве случаев это ситуации, в которых тролль не намерен производить и продавать запатентованную технологию, а использует патент как оружие с целью вымогательства денег и зарабатывает на выдаче лицензий и судебных разбирательствах с теми, кто пытается применять схожие технические решения. Патентный троллинг наносит намного больше вреда, чем троллинг ТМ, так как использование патентов подтверждать не нужно.

Помимо патентного троллинга существуют и другие, смежные по смыслу термины, которые можно встретить в контексте злоупотребления патентным законодательством:

• Непрактикующее лицо (NPE) – владелец патента, который не производит и не использует изобретение.
• Организация, отстаивающая патент (PAE) – компании, скупающие патенты с целью заработка на выдаче лицензий или судебных разбирательствах
• Патентная акула.
• Продавец патентов или патентный дилер.

При этом само явление настолько распространено, что Стэнфордская юридическая школа даже создала базу данных NPE Litigation Database, чтобы классифицировать и отслеживать различные типы «непрактикующих юридических лиц». В Китае также существует платформа для разбора ситуаций, связанными с патентованием – CIELA, где опубликован разбор более чем 50 000 различных конфликтов на поле интеллектуальной собственности.

Для примера – динамика роста количества патентных исков в США представлена на иллюстрации ниже.

Наибольшее количество проблем патентные тролли доставляют в США и Китае, по двум причинам: во-первых, огромный рынок производства и инноваций, во-вторых, сама структура законодательства, в котором достаточно лазеек, которые можно эксплуатировать, в-третьих, во многих других странах, в отличии от США, судебные издержки оплачивает проигравшая сторона, что уже само по себе сильно снижает выгоду от такого поведения.

Как действует Патентный тролль?

Почему патентный троллинг в принципе возможен? Причин тому две.

Во-первых, это тот факт, что охрана прав на патенты и торговые марки действует только в тех странах, где они были зарегистрированы, и не действует во всех остальных.

Во-вторых, сама система патентного законодательства, которая в большинстве стран довольно громоздка, запутанна и несовершенна. И может отличаться в разных странах как деталях, так и в некоторых фундаментальных принципах, что создает простор для злоупотреблений. Потому при выходе на новые рынки необходимо заранее планировать стратегию управления интеллектуальной собственностью, такой как патенты и торговые марки. В построении такой стратегии вам помогут юристы компании 4В.

Ниже разберем несколько основных стратегий патентных троллей, чтобы вы понимали, с чем может столкнуться ваш бизнес.

Trademark Squatting – Захват торговых марок

В случае с торговыми марками основная схема очень проста: тролль регистрирует идентичную марку и просто ждет, когда ее иностранный собственник попытается зайти в страну и тогда продает ему права на ТМ. Схема простая и действенная, так как в большинстве случаев действительно проще выкупить свою марку, чем долго и упорно судиться с риском в итоге проиграть.

Также к патентному троллингу можно отнести производство товаров под чужой маркой. Причем это могут быть как аналогичные товары, так и что-то совершенно не схожее – все зависит от популярности ТМ в мире и, соответственно, ее репутации. Причем формально это даже не может считаться подделкой, так как владелец оригинальной марки в стране тролля официально не представлен. Потому чаще всего приходится выкупать права, так как отсудить их бывает предельно проблематично, ведь все совершенно законно.

Также бывает, особенно часто в Китае, что производитель какого-либо товара регистрирует ТМ своих европейских и американских конкурентов, чтобы просто закрыть им вход на рынок.

Для eCommerce-предпринимателей наиболее болезненная ситуация – когда ТМ регистрирует завод-производитель и получает права распоряжаться маркой в стране по своему усмотрению. Например, запретить вывоз уже произведенного и оплаченного товара без дополнительной оплаты или легально производить идентичный товар под тем же брендом для конкурентов.

Троллинг патентами на изобретение

В случае с патентами на изобретение действуют более сложные схемы. Например, в случае достаточно широко и туманно описаного патента на уже популярную технологию. Ведь не все изобретатели и производители заранее заботятся о защите своих прав. А кто-то более решительный получает патент на чужую не запатентованную технологию и начинает угрожать производителям даже отдаленно похожих товаров. Тролль надеется, что производители предпочтут не ввязываться в судебные тяжбы, а просто купят у него лицензию. Потому что это – быстрее, проще и дешевле, чем судиться годами и тратить на этот процесс время и огромные деньги.

Второй вариант – это владение патентом без намерения использования. Своего рода собака на сене: владелец может быть изобретателем или же купить этот патент у изобретателя, но даже не собирается производить или продавать товар. Зарабатывать деньги он намерен либо через судебные тяжбы с теми, кто решается реализовать это изобретение, либо продажей лицензий (которой зачастую предшествует шантаж подачей судового иска).

Также в ходу метод подачи исков по несущественным поводам вроде “кнопочки такой же формы”. Хотя формально внешний вид не может считаться изобретением, однако в этом случае также эксплуатируется законодательство в сфере интеллектуальной собственности и потому такое поведение может считаться одним из видов патентного троллинга. Его цель – не отстоять свои интеллектуальные права на “кнопочку”, а создать проблемы конкуренту и, если повезет, вытолкнуть его с рынка просто разорив компанию тяжбами.

Жертвой таких претензий могут стать как крупные корпорации, которые получают такие претензии десятками ежегодно, так и совсем маленькие компании из нескольких человек – формат бизнеса никак не страхует от жаждущих наживы троллей. Причем, к сожалению, даже уже упомянутые крупные корпорации иногда не гнушаются зарабатывать таким образом, затаскивая по судам и выбивая с рынка маленькие компании.

Причем между технологическими гигантами вроде Apple, Google, Nokia и другими иногда этот процесс перерастает в полноценные патентные войны, в которых компании закидывают друг друга исками на сотни миллионов долларов и судятся десятилетиями.

Патентный троллинг в Китае

В Китае проблема с патентным троллингом стоит особенно остро, так как в этой стране в некоторых аспектах законодательство отличается от общемировых практик.

Все дело в том, что в таких странах, как США, Канада и Австралия, в отношении ТМ действует система «First to use», то есть права на товарный знак принадлежат первому предприятию, которое использует знак при продаже товаров или оказанию услуг. Тогда как в Поднебесной действует система «First to file», при которой исключительное право на использование торговой марки имеет та компания или частное лицо, которые первые ее зарегистрировали.

Это дает китайским мошенникам широкий простор для недобросовестной конкуренции, ведь ТМ – это и репутационный, и экономический актив. Так, тролли могут зарабатывать простым вымогательством – принуждая собственника выкупать свой брендовый знак. Могут заниматься производством поддельных товаров, пользуясь репутацией вашей марки. Иногда даже компании-производители регистрируют ТМ своих клиентов и начинают диктовать свои условия. Очень детально мы рассматривали все эти варианты в нашем предыдущем тексте, посвященном патентным троллям в Китае.

А в вопросах патентования в США, например, действует правило “First inventor to file” – то есть патент принадлежит тому кто (1) изобрел и одновременно (2) первым зарегистрировал технологию. Это связано с тем, что идентичные (или очень схожие) технологии вполне могут быть созданы примерно в одно время совершенно разными людьми полностью автономно друг от друга. 

А в Китае любой человек может оспорить действительность патента в без личного присутствия на слушании. Тролли обычно используют имена других людей для оспаривания патентов, что затрудняет отслеживание их деятельности. В некоторых  случаях патентные тролли просят деньги, а иногда – бесплатную лицензию, которую они могут продать компании-производителю.

В последние годы практика оспаривания и отмены иностранных патентов вообще начинает приобретать черты торговой войны. Так, например, в Поднебесной значительно больше, чем в странах Европы и Америки распространено оспаривание и отзыв патента в фармацефтической сфере, в сфере чипов и микросхем и множества других наукоемких производств. Все чаще в этом вопросе китайские суды встают на сторону не собственников патента, а граждан или компаний Китая, которые подают иски и по сути занимаются патентным троллингом.

Так, например, в 2021 году шанхайский суд постановил, что филиал японской Hitachi нарушил антимонопольный закон, отказавшись предоставить китайской компании лицензию на свою запатентованную технологию редкоземельных магнитов. А китайская компания Nuctech скопировала технологию американской компании American Science & Engineering (AS&E) в сфере рентгеновского оборудования и обратилась в китайское патентное ведомство с целью аннулировать права американской компании на эту разработку. Что характерно, выиграла этот спор и патент американцев аннулировали.

Какие были прецеденты в мировой практике

По данным одного из исследовательских центров, бизнес в США ежегодно теряет около 29 миллиардов долларов только в виде прямых расходов на связанные с троллями разбирательства. И еще сотни миллионов – это упущенная прибыль или недополученные инвестиции в реальный сектор.

При этом около 60% жертв – малый и средний бизнес, и для некоторых из них тяжбы с троллями стали смертельными, так как у бизнеса не было достаточного запаса финансовой прочности и ресурсов, чтобы пережить эту войну, даже если они в ней побеждали.

Например, гражданин Китая Ли Синвэнь 2009 года подал в суд на несколько крупных международных компаний, таких как Tencent и Microsoft, по поводу более чем 500 патентов, которые он зарегистрировал в Национальном управлении интеллектуальной собственности Китая (CNIPA). В итоге один только  Microsoft выплатил ему компенсацию в размере более 2 миллионов юаней (309 669 долларов США).

В 2017 году все тот же господин Ли подал три иска против пекинского оператора платформы для чтения IReader Technology Co. Ltd., как раз в тот момент, когда она подавала заявку на IPO. В конце концов, компания заплатила в общей сложности 600 000 юаней шантажисту, чтобы получить право полноценно выйти на рынок и привлекать инвестиции.

В 2018 году Ли снова судился с IReader, сначала пытаясь стребовать с них 20 миллионов юаней. Компании «урегулировала это дело» выплатив профессиональному патентному троллю 500 000 юаней. По словам юрисконсульта компании, IReader была «вынуждена» урегулировать ситуацию, поскольку она вступила в ключевую стадию рассмотрения своего IPO и не хотела, чтобы этот процесс был затронут.

И это все кейсы деятельности только одного патентного тролля, который, к счастью, в итоге оказался за решеткой на 4,5 года, так как его действия были квалифицированы как вымогательство. Что, к сожалению, случается довольно редко.

В 2022 году компания Intel, крупнейший мировой производитель микропроцессоров, проиграла суд маленькой компании VLSI на 949 млн долларов. При этом VLSI – классический патентный тролль, так как не ведет никакой производственной или исследовательской деятельности и сама купила оспариваемый патент у голландского производителя микросхем NXP Semiconductors NV.

Суд в этом деле встал на сторону тролля даже не смотря на то, что, по словам Intel, указанная технология в их процессорах не применялась вообще никогда. Причем это – только один эпизод разборок этих компаний, которые длятся уже несколько лет. Ранее технологический гигант уже проиграл суды на 2 миллиарда долларов, зато выиграл разбирательство и отстоял свои права в иске на 3 миллиарда.

Еще одно из актуальных патентных разбирательств, которое началось во второй половине 2022 года, – это конфликт между  Pfizer Inc. и Moderna Inc.по поводу технологии производства вакцины от COVID-2019. Результаты этого разбирательства пока неизвестны, однако это однозначно будет громкий и дорогостоящий процесс.

Как бороться с патентными троллями?

Основное средство защиты от троллей – это, естественно, правильная и своевременная регистрация патентных прав или торговых марок, с которой помогут юристы компании 4В.

В столкновении с патентными троллями важно помнить их цели. Зачастую они хотят быстрых денег, а не долгого и муторного разбирательства в судах. Потому в первую очередь нужно не паниковать и не принимать поспешных решений. Часто удается отбиться от претензий без последствий, особенно если заручиться качественной юридической поддержкой.

Первый шаг – проверка самого патента и вероятности того, что вы действительно можете его нарушить. Для этого постарайтесь выжать из тролля максимум информации о сути претензий, имеющейся у них базе доказательств. Во-первых, это поможет вам выстроить стратегию защиты и переговоров, во-вторых есть шанс, что тролль поймет, что добиться от вас уступок будет нелегко и, вполне вероятно, отступит.

Второй шаг – проверка самого тролля: откуда у него этот патент, участвовал ли он ранее в судебных разбирательствах по поводу этого или других патентов. Соберите как можно больше информации о том, кто ваш противник и насколько серьезные неприятности он может доставить вашему бизнесу. Для этого даже имеет смысл связаться с другими жертвами, если вам удасться найти информацию о них. Вполне вероятно, что вам удастся найти в их лице союзников в этой борьбе.

В некоторых случаях также может быть полезна медийная огласка, так как зачастую тролли очень не любят светиться – это сильно мешает их «бизнесу».

В случае же, если конфликт уже случился, то в Китае разрешением споров об интеллектуальной собственности занимается Китайское национальное управление интеллектуальной собственности (CNIPA). Однако оно занимается только урегулированием спора по сути, все вопросы о возмещении убытков решаются через суд.

В Пекине, Шанхае и Гуанчжоу есть специализированные суды по интеллектуальным правам. К концу 2020 года был создан Суд по интеллектуальной собственности Хайнаньского порта свободной торговли.  В случае, если в регионе нет специализированного суда, то иски подаются в местный суд общего права. А все апелляции по патентным спорам необходимо подавать непосредственно в Верховный суд.

Однако в разы проще предотвратить столкновение с троллями, чем отбиваться от их нападок. Для этого необходимо заранее позаботиться о регистрации своей интеллектуальной собственности, будь то патент или ТМ. В случае с Китаем – чем раньше, тем лучше, с учетом принципа «Firast to File» и того факта, что регистрация – процесс длительный и может занять полтора года или более.

Также с учетом особенностей китайского языка имеет смысл заранее позаботиться об адаптации и\или транслитерации торговой марки, чтоб отрезать троллям возможность спекуляции на названии и подачи судебных исков на основании схожести.

И еще важно помнить о том, что торговая марка регистрируется только для тех классов товаров и услуг, которые изначально указаны в заявке. Иногда патентные тролли используют и эту лазейку тоже, регистрируя марку в свободных классах, чем могут отрезать вашей компании путь для дальнейшего расширения продуктовой линейки. Потому при подаче заявки нужно очень тщательно подойти к выбору необходимых категорий с учетом планов на дальнейшее развитие.

Как видим, патентный троллинг – действительно серьезная проблема во всем мире, а особенно для тех, кто тем или иным образом работает в Китае. Однако при наличии квалифицированной юридической поддержки вы можете свести эти риски к минимуму и защитить свои права и бизнес от посягательств. Сделать это для вас могут специалисты компании 4В благодаря большому опыту в сфере защиты интеллектуальной собственности.