+38 (044) 374-50-80 info@4b.ua

Патентний тролінг в Китаї: причини, види, прецеденти та перспективи

Дмитро Табан-Тарлов
Юрист у сфері охорони
інтелектуальної
власності
Дата публикації:

14

листопада, 2019

Що таке патентний тролінг з боку китайців вже встигли дізнатися такі компанії як Pfizer, Apple, Amazon, Google, New Balance, а також особисто Майкл Джордан та Дональд Трамп. Це явище в останні роки досягло вражаючих розмірів.

Сьогодні ми розберемося що таке патентний троллінг, як він виглядає та як з ним боротися.

А почнемо ми з самого цікавого – з прецедентів.

Один з найвідоміших скандалів – історія з Apple та iPad. У лютому 2012 року суд міста Гуейчжоу визнав права китайської компанії ProView Technology на торговий знак iPad. Що це означало для Apple? Тільки уявіть собі – припинення продажу iPad пристроїв на території КНР, а це один з найбільших ринків збуту американського технологічного гіганту. (Посилання на джерело)

Apple просто притисли до стіни і компанія була змушена заплатити 60 млн. доларів компанії ProView Technology за торгову марку. І Apple ще легко відбулася, ProView просила 10 млрд. юанів, а на той момент ця сума була еквівалентною – 1,58 млрд. доларів США.

Патентний тролінг в Китаї: відомі прецеденти

Історія Apple показова, але вона не єдина.

Майкл Джордан проти Qiaodan Sports Co

У 2016 році відомий баскетболіст Майкл Джордан виграв суд проти китайської компанії Qiaodan Sports Co, яка відома тим, що краде дизайни спортивного взуття таких брендів як Nike і Adidas. Але на цей раз мова не про дизайн. (Посилання на джерело)

У 2003 році шестиразовий чемпіон MBA Майкл Джордан звинуватив китайську компанію в тому, що вона використовує силует стрибаючого баскетболіста, який нагадує логотип «Jumpman», використовуваного Nike для просування власного бренду Air Jordan.

У 2012 Майкл попросив китайську владу анулювати товарні знаки Qiaodan Sports Co. Справа в тому, що Qiaodan на мандаринському діалекті китайської мови вимовляється як Jordan, що разом зі схожим логотипом вводило в оману китайських покупців.

І ось в 2016 році Верховний суд Китаю заборонив компанії Qiaodan Sports Co використовувати китайські ієрогліфи для позначення Qiaodan в назві своїх товарів. Джордан виграв ще одну битву, але варто зауважити, що тривала вона набагато довше баскетбольного матчу – цілих 13 років.

На фото кросівки Qiaodan Sports Co в одному з магазинів Пекіна, фото Greg Baker / AFP / Getty Images.

Майклу Джордану пощастило виграти суд проти китайського наслідувача, але це швидше виняток з правил. Pfizer і Дональду Трампу пощастило значно менше.

Pfizer програв віагру в Китаї

Фармацевтичний гігант Pfizer інвестував в економіку Китаю понад 500 мільйонів доларів та запустив в Піднебесній свої виробничі і дослідницькі центри. Компанія чудово розуміла, що КНР – третій за розміром фармацевтичний ринок світу після США та Японії. І все було б добре, якби не один прорахунок.

Pfizer Inc. є власником торгової марки «VIAGRA», яка була зареєстрована в Китаї в жовтні 1996 року. Два роки по тому Pfizer вирішив зареєструвати китайську назву для свого препарату – «万 艾 可» (Wan-Ai-Ke), на яку і подав заявку в липні 1998 року.

Однак компанія Pfizer не взяла до уваги один важливий момент. До 1998 року китайські ЗМІ і споживачі вже створили свого роду «нікнейм» для синьої таблетки Віагри, вони назвали її «伟哥» (Wei-Ge), що означає «старший брат». Саме ця назва Віагри відмінно прижилася у народі.

Китайська компанія Guangzhou Viamen Pharmaceutical Co., Ltd. ( “Viamen”) вирішила скористатися прорахунком Pfizer і подала заявку на торговельну марку “Wei-Ge” в червні 1998 року.

Далі почалося найцікавіше.

Pfizer виступив проти компанії Viamen і спробував заборонити використання нею марки “Wei-Ge”, але програв справу. Суд заборонив компанії Pfizer рекламувати свою продукцію під назвою «Wei-Ge», тільки під назвою «Wan-Ai-Ke», яка для китайців не несе ніякого змістовного навантаження, лише простий набір звуків. (Посилання на джерело)

До ситуації з китайською транслітерацією ми повернемося трохи пізніше, а зараз розглянемо ще один цікавий випадок.

Під маркою Trump 10 років працювали китайські будівельники

У 2006 році ім’я Дональда Трампа не було так широко відоме в Китаї як зараз. В той час, якийсь Dong Wei зареєстрував торгову марку “TRUMP”. Найцікавіше, що заявка була подана лише за 10 днів до того, як юристи Дональда Трампа подали аналогічну заявку.

Далі були судові розгляди, які тривали кілька років і були програні компанією Трампа. Контроль над торговою маркою Trump для будівельного ринку, американцям вдалося відновити лише через 10 років і тільки тому, що містер Dong Wei просто її не подовжив (термін дії реєстрації торгових марок в Китаї – 10 років). (Посилання на джерело)

Цей випадок став гарним уроком для Дональда Трампа. Команда його юристів подала більше 100 заявок на торговельні марки, що включають слова Trump, Donald Trump, тощо. 35 торгових марок вже пройшли успішну реєстрацію в різних класах, які включають назви барів, готелів, салони масажу і навіть служби по догляду за дітьми.

Показовою є ситуація, коли заявка на реєстрацію торгової марки Scion в Китаї (торгова марка дітей Трампа для майбутньої мережі готелів) була подана в квітні 2016 року, в той час як інформація про ребрендинг надійшла в ЗМІ тільки в жовтні 2016. Як бачимо, життя навчило Дональда Трампа думати наперед.

Китайські суди настільки суворі щодо прав на торговельні марки, що Дональд Трамп зміг повернути свою ТМ Trump в Китаї лише через 10 років і тільки тому, що колишній власник не став продовжувати її реєстрацію (є свідчення що він просто помер).

Навчений гірким досвідом, Трамп подав на реєстрацію в КНР близько 100 торгових марок для своєї будівельної імперії.

Що таке патентний тролінг та чому він так розвинений в Китаї

Всесвітня організація інтелектуальної власності (WIPO) так визначає явище патентного троллінгу (Trademark Squatting) – “реєстрація або використання всесвітньо відомого іноземного товарного знака, який ще не зареєстрований в даній країні або є недійсним в результаті невикористання”.

В оригіналі це визначення виглядає наступним чином: “The registration or use of a generally well-known foreign trademark that is not registered in the country or is invalid as a result of non-use.” (Джерело: World Intellectual Property Organization, WIPO Intellectual Property Handbook, 90 (2008)).

Цікаво, що в зарубіжних джерелах можна зустріти як Trademark Squatting (маніпуляції з торговими марками), так і Patent Squatting (маніпуляції патентами). У текстах українською моваю і те й інше, як правило, називається патентним тролінгом.

Тобто патентний троллінг виникає тоді, коли особа в іноземній державі реєструє товарний знак, який вже був зареєстрований його справжнім власником у своїй країні.

Про види патентного троллінгу ми поговоримо трохи нижче, а зараз розберемося, чому саме Китай виявився раєм для шахраїв, охочих нажитися на маніпуляціях з торговими марками.

Підозрюєте, що Ви могли стати жертвою патентних тролів або плануєте найближчим часом виходити на ринок КНР зі своїми товарами чи послугами? Отримайте безкоштовну консультацію експертів 4B і дізнайтеся все про способи захисту своєї торгової марки в Китаї.

Реєструйтеся прямо зараз!

“First to file” vs. “First to use”

Секрет криється у системі роботи з Торговими марками.

У Китаї діє система “First to file”, тобто виключне право на використання торгової марки має саме та компанія або приватна особа, які перші її зареєстрували. Таким чином, КНР не вимагає яких-небудь доказів фактичного використання товарного знаку.

У таких країнах, як США, Канада і Австралія, діє інший принцип – “First to use”, тобто права на товарний знак належать першому підприємству, яке використовує знак у продажі товарів або послуг на ринку.

Саме через цю різницю в підходах багато компаній стають жертвами шахраїв. Хоча є й інша причина, більш прозаїчна – низька освіченість підприємців в області прав на інтелектуальну власність.

Як виявилося, багато американських компаній не усвідомлюють, що торгові марки, як і патенти, є територіальними. Захист, отриманий в результаті локальної реєстрації товарних знаків, існує тільки в країні, де проводилась реєстрація.

Дослідження, яке кілька років тому провело Управлінням по патентам і товарним знакам США (USPTO), показало, що лише 15% малих підприємств, які ведуть бізнес за кордоном, знають, що товарний знак США забезпечує захист тільки на території країни.

Не тільки китайці займаються патентним троллінгом, в шахрайстві з торговими марками були помічені і наші співвітчизники. Як приклад можна навести історію з реєстрацією українським тролем ТМ “ГОУ ОГЛЕ”, через яку компанія Google змушена працювати в Україні з доменом google.com.ua замість google.ua

Види патентного троллінгу

Щоб було легше зрозуміти, як боротися з патентним троллінгом, давайте спробуємо класифікувати його види.

1. Вимаганняо

У цьому сценарії все просто і банально: китайські “підприємці” реєструють торгові марки, які належать іноземним компаніям, а потім просто тримають ці ТМ як заручників для викупу. Вони просто чекають на той час, коли відомі бренди почнуть заходити на ринок КНР.

Реєстрація може бути як для товарів, так і для послуг, що відрізняються від тих, які пропонують відомі марки. Шахраї не мають ніякого відношення до будь-яких локальних брендів і не мають наміру коли-небудь використовувати зареєстровані ТМ в торгівлі. Єдина мета шахраїв – монетизувати реєстрацію товарного знаку, тобто продати його за найвищою ціною.

Інколи вони безпосередньо звертаються до власника торговельної марки, а іноді можуть продати ТМ третій особі на одному з китайських веб-сайтів. Ціни варіюються, але сума в 10 000 $ вже давно є звичайною стартовою ставкою.

Думаєте таке шахрайство легко анулювати через суд? У суді на Вас чекає процедура визнання реєстрації ТМ недійсною, потім апеляція, ще апеляція і т.д. Судові тяжби можуть тривати роками і коштувати тисячі доларів.

Легко зрозуміти, чому багато власників іноземних брендів просто платять гроші і йдуть працювати далі, ринок КНР є для багатьох ласим шматочком і ніхто не хоче втрачати дорогоцінний час. Але є і другий сценарій: можна зайняти чекати ануляції ТМ через її невикористання.

Якщо Ви зіткнулися з фактом патентного троллінгу, вкрай важливо зрозуміти, з яким саме видом шахрайства Ви маєте справу. Тільки розібравшись у мотивах шахраїв, Ви зможете вибрати правильну стратегію для повернення своєї торгової марки.

2. Підробка

У цьому сценарії все значно цікавіше.

В даному випадку шахраї реєструють ТМ іноземних компаній не для того, щоб брати їх в заручники і вимагати викуп, а щоб використовувати їх в торгівлі.

Бізнес-модель цих “підприємців” полягає в тому, щоб виробляти контрафактні товари і продавати їх на внутрішньому ринку Китаю (або в будь-якій країні, де іноземна компанія не зареєструвала свій товарний знак), не боюючись розправи з боку справжнього власника бренду. Адже з юридичної точки зору, у шахраїв все чисто.

Іноді такі компанії можуть продавати ті ж само товари, що і справжній власник бренду, іноді ні – все залежить від того, наскільки добре відомий бренд, і що, на думку шахраїв, принесе їм більше грошей. Виявити таких ділків можливо по масовій реєстрації іноземних брендів в Китаї, причому всі вони, як правило, знаходяться в одному і тому ж класі товарів.

Що робити справжнім власникам брендів?

      Варіант №1: Спробувати викупити права на ТМ, якщо шахраї погодяться його продати і суми тут можуть бути в рази більше ніж в першому випадку. Крім того, сценарій зі скасування реєстрації ТМ за невикористання тут уже не пройде, адже марка фактично використовуються в торгівлі.
      Варіант №2: Спробувати домогтися успіху з доказом несумлінності при отриманні реєстрації на дану ТМ. Успіх такої справи багато в чому буде залежати від того, чи був цей знак добре відомий в Китаї на момент реєстрації, а це важко довести.

Крім того, суд Китаю може стати на бік китайської компанії, яка також наймає людей і платить податки зі своїх доходів. Позиція Китаю щодо іноземних компаній виглядає наступним чином: якщо власники міжнародних брендів піклуються про свої ТМ в Китаї, то вони повинні зареєструвати їх в КНР.

3. Конкуренція

Це варіація другого сценарію, але з деякими відмінностями.

Шахраї реєструють товарні знаки, що охоплюють певний, досить вузький набір товарів. Але ці компанії навіть не планують використовувати ТМ в торгівлі, адже ці тролі – Ваші конкуренти, і їх мета – не дати Вам зайти на китайський ринок (принаймі, під Вашим улюбленим брендом).

Чим більше спеціалізований ринок, тим більш ймовірно, що це станеться, тому що всі гравці не тільки добре знають один одного, але і чудово обізнані про найближчі плани своїх конкурентів. Нерідкі випадки, коли китайський виробник в спеціалізованій галузі, реєстрував товарні знаки всіх своїх європейських та американських конкурентів. Потім він пропонував конкурентам “вибір”: купити товарний знак за значно завищеною ціною, понад 250 000 $, І (НЕ АБО, а саме І) призначити конкурента своїм ексклюзивним дистриб’ютором на ринку Китаю.

Як і в другому випадку, можна спробувати щастя в суді … але успіх малоймовірний. Залишається або прийняти варіант шахрая або відкласти плани щодо виходу на ринок КНР.

4. “Незамінний” постачальник

У цю ситуацію часто потрапляють eCommerce підприємці, що працюють на таких платформах, як Amazon, eBay, Wallmart, Shopify і т.п.

Іноді компанії виявляють, що їхні торгові марки зареєстровані дуже знайомою їм компанією – власним постачальником або дистриб’ютором у Китаї. Іноді такі компанії навіть пропонують цілком логічне пояснення, що нібито зареєстрували знак, аби не допустити шахрайства з боку третіх осіб.

Це може здаватися правдою, але власник бренду повинен себе запитати: чому постачальник/дистриб’ютор попередньо не повідомив їх про реєстрацію і не запитав про дозвіл на такії дії.

Якщо Ви вже перервали відносини з недобросовісним виробником, то це може навіть виявитися на краще – буде простіше довести факт недобросовісної реєстрації ТМ, але … Вам потрібно буде довести факт ділових відносин з китайською компанією. Для цього Вам може знадобитися, наприклад, підписані замовлення на поставку товарів, контракти, виробничі угоди (manufacturing agreement) або інша документація.

5. Випадковий збіг

Ця ситуація, насправді, не є традиційним патентним тролінгом. Іноді хтось в Китаї реєструє «Вашу» торгову марку, тому що він придумав її самостійно. Це відбувається тільки зі словесними знаками, адже дуже малоймовірно, що дві людини придумали б один і той же логотип абсолютно випадково.

У цьому випадку власник ТМ може погодитися на продаж товарного знаку. Але якщо він відмовить Вам, то Ви мало що зможете з цим зробити. Реєстрант просто слідував всім нормам китайського Закону про товарні знаки: він першими подав заявку на реєстрацію і зі 100% вірогідністю захистить свої права у суді.

Найкращий спосіб для захисту свого бренду в Китаї – попередження шахрайських дій, тобто рання реєстрація торгової марки в КНР. Чим раніше Ви подасте заявку на реєстрацію, тим швидше захистите власний бізнес

Патентний тролінг: краще запобігти, ніж боротися

І ще раз: запобігти патентному тролінгу набагато легше та дієвіше, ніж боротися з ним. Добре запам’ятайте цю просту істину.

А тепер давайте розглянемо план дій, в разі, якщо Ви вирішили вивести свій бізнес на ринок Китаю або почали виробляти там свої товари для продажу в інших країнах.

  1. Рання реєстрація
    • Завдяки системі “First to file” результат будь-якої суперечки про товарні знаки залежить в першу чергу від факту, хто першим зареєстрував його в Китаї.
      Отже, фірми, які планують експансію на ринок КНР, повинні подати заявку на реєстрацію в самий найближчий час (пам’ятаєте історію з Дональдом Трампом і Scion?). І поспішати потрібно ще й тому, що реєстрація торгової марки в Китаї може зайняти значний проміжок часу, в деяких випадках від 12 до 16 місяців.
  2. Реєстрація транслітерації Вашої ТМ
    • Для локалізації свого бренду в Китаї, західні компанії часто використовують транслітерацію. Тут дуже важливо правильно підібрати китайський еквівалент назви Вашого бренду.
      Якщо повернутися до тих кейсів, які ми розглянули на початку статті, то Ваш бренд в Китаї може мати пряму транслітерацію, як це було з маркою Jordan і Qiaodan або описову адаптацію, як у випадку з Viagra і Wei-Ge ( “старший брат”).
      До речі, по другому шляху пішли кілька великих світових компанії. Наприклад, китайський варіант назви Coca-Cola (Ke-Kou-Ke-Le) перекладається як “смачний і приємний”.
  3. Множинна реєстрація
    • Багато іноземних компаній, які вже успішно зареєстрували свої ТМ в Китаї, зіштовхуютьмя з проблемами розширення своїх продуктових лінійок. Це пов’язано з тим, що патентні тролі реєструють відомі марки у безлічі різних класів і тим самим, перекривають можливість розвитку бренду на ринку КНР.
      Тому дуже важливо відразу провести реєстрацію у всіх можливих класах і підкатегоріях, які Вам можуть знадобитися в майбутньому. Так, це може коштувати Вам додаткових грошей, але краще заплатити зараз відносно невелику суму, ніж пізніше мати справу з патентними шахраями.

Послуга реєстрації торгових марок в Китаї від 4В

Виробляєте товар в Китаї? Чи плануєте виходити на ринок КНР з товарами або послугами під власним брендом? Дізнайтеся як захистити свій бізнес прямо зараз!

Експерти 4B готові надати повний спектр послуг з реєстрації торгової марки в Китаї. Натисніть “Дізнатись більше” і запишіться на безкоштовну консультацію вже сьогодні.

Світло в кінці тунелю: зміни китайського законодавства щодо патентного троллінгу

Згідно до діючого законодавства про товарні знаки КНР, законний власник може зробити адміністративні та юридичні дії для повернення свого товарного знаку. Йому доступні такі інструменти як заперечення, визнання ТМ недійсною (invalidation) або судовий позов проти тролінгової ТМ.

В останні роки шанси на перемогу в цих процедурах значно зросли, але для їх завершення потрібно досить багато часу (від 3-5 років і більше), а сам процес дуже складний. Тому багато іноземних компаній просто починають розвивати в Китаї нові бренди або платять шахраям, викуповуючи права на ТМ.

Щоб хоч якось виправити ситуацію з патентним шахрайством, розміри якого в останні роки зростали майже в геометричній прогресії, Китайське національне управління інтелектуальної власності (CNIPA) направило свої зусилля на боротьбу з недобросовісними реєстраціями ТМ, збільшивши шанси на те, що вони будуть відхилені.

Так, в лютому 2019 роки з’явився проект положень “про регулювання процедури подачі Заяви на реєстрацію торгової марки”. А вже з 1 листопада 2019 року ці поправки вступають в силу, як частина Закону про товарні знаки Китаю.

Що це за поправки? Давайте розберем кілька основних моментів.

Найважливіше: поправки вводять таку умову як «намір використовувати» при подачі заявок на реєстрацію товарних знаків в Китаї. Це означає, що заявки на реєстрацію ТМ, які не призначені для реального використання, повинні бути відхилені Китайським відомством по товарних знаках як подані з недобросовісними намірами. (Посилання на джерело)

З 1 листопада 2019 вступають в силу поправки до Закону про товарні знаки Китаю, якими вводиться умова – “намір використання”. Тепер буде складніше зареєструвати ТМ без підтверджених намірів використовувати її за прямим призначенням.

Крім того, власники торгових марок зможуть оскаржувати заявки на реєстрацію ТМ, що знаходяться на розгляді, так і вже зареєстровані товарні знаки на підставі відсутності намірів використовувати їх за призначенням. І це дійсно гарна новина, оскільки, імовірно, це дозволить вжити заходів проти реєстрацій товарних знаків, поданих до 1 листопада 2019р.

Якщо CNIPA вважатиме, що заявка на товарний знак є незаконною, управління має право попросити заявника надати обгрунтування заявки з відповідними доказами. Якщо обґрунтування і докази будуть визнані недостатніми для доказу фактичної потреби реєстрації ТМ, то така заявка буде відхилена.

Також, з нових правил стає зрозумілим, що за недобросовісні реєстрації ТМ накладатимуться адміністративні штрафи.

Поки складно сказати наскільки це змінить ситуацію з патентним троллінгом, але ми стежимо за розвитком ситуації з торговими марками в Китаї. Підписуйтесь на оновлення нашого блогу, щоб дізнаватися більше і не пропустити нічого важливого.

Якщо Вам сподобалася стаття – не забудьте сказати нам про це у коментарях. У Вас це займе лише хвилину, а ми будемо знати, що працювали над матеріалом не дарма 🙂

Будемо раді, якщо Ви також зможете поділитися своїм досвідом роботи з китайськими компаніями.

0 коментарів

Опублікувати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Ваш надійний партнер по реєстрації та супроводу бізнесу за кордоном, підготовці фінансових звітів та аудиту, реєстрації торгових марок

РОЗДІЛИ САЙТУ

ПРО КОМПАНІЮ

Учасник міжнародної мережі постачальників послуг:

КОНТАКТИ

Офіс в Україні:
Київ, вул. Парково-Сирецька, 4В
Тел.: +380 (44) 374-50-80
Email: info@4b.ua

Офіс в США:
26 Diplomat Parkway Unit CU2-15 Hallandale, FL 33009
Тел.: +1 609 775 99 04
Email: usa@4b.ua