Сьогодні пропонуємо зосередити увагу на одному з видів порушень прав власника на торговельну марку в мережі Інтернет та проаналізувати яким чином правовласник може забезпечити захист своїх прав інтелектуальної власності в Україні.

Не секрет, що активний розвиток інформаційно-телекомунікаційної мережі в XXI столітті дає можливість створювати не просто рекламні оголошення, а без перебільшення, вгадувати бажання потенційних споживачів створюючи контекстну рекламу.

Трохи нудної теорії, проте, контекстна реклама (англ. Content-targeted advertising) — це принцип розміщення реклами, коли вона орієнтується на зміст інтернет-сторінки вручну або автоматично, може бути у вигляді банера чи текстового оголошення.

Такою рекламою визнаються будь-які види інтернет-реклами, згідно з якими відображається оголошення визначеного змісту, обраної тематики, для конкретної аудиторії, місця, часу або відповідно до іншого контексту інтернет-сторінок. Найчастіше контекстну рекламу можна зустріти на пошукових сторінках різних браузерів, на деяких інтернет-сторінках або в мобільних додатках.

Контекстна реклама не з’являється сама по собі, вона відображається на основі запитів, сформованих за ключовими словами конкретним користувачем. При цьому її поява і стрімкий розвиток відразу створили проблеми для власників торговельних марок.

Так, пошук за ключовими словами дав можливість недобросовісним конкурентам використовувати словесні позначення зареєстрованих ТМ для налаштування ключового пошуку. Тим самим, здійснюючи запит, користувач потрапляє на інший сайт чим навмисно введений в оману, тому що платний сервіс «AdWords» від Google, дозволяє рекламодавцям вибрати ключові слова, які співпадають із пошуковими запитами, для того, аби користувач побачив рекламне посилання на відповідний веб-сайт.

У такому випадку, коли користувач використовує назву товару чи назву компанії як пошукове слово, його мета – знайти інформацію чи пропозиції стосовно конкретного товару, його походження, виробника тощо.

Саме тому, коли у списку звичайних результатів також вказані посилання на веб-сайти, де пропонуються до продажу товари конкурентів, користувач мережі Інтернет може сприймати такі посилання як альтернативу товарам компанії, яку він першочергово шукав, або вважати, що ці посилання ведуть до веб-сайтів, де продаються товари відповідної компанії.

Так, наприклад, в 2014 році у справі Interflora Inc. vs Marks and Spencer Суд ЄС зробив пояснення, що дуже важливе з точки зору вільної конкуренції і використання торговельних марок в ключових словах:

“Третя особа, що використовує чужий товарний знак в якості ключового слова і привертає до себе тим самим потенційних споживачів чужої продукції без будь-якої компенсації правовласнику торговельної марки – отримує несправедливу перевагу на ринку”.

Взагалі, враховуючи досвід країн Європейського союзу з врегулювання даного питання, визначено підхід, згідно з яким ключове слово в будь якому випадку вважається способом використання торговельної марки. І при визначенні наявності порушення прав власника свідоцтва про реєстрацію знака для товарів та послуг, необхідно враховувати саму розрізняльну здатність ТМ, її популярність на ринку серед споживачів, які користуються мережею Інтернет, і основні цілі її розміщення в ключовому слові Інтернет-сторінки.

Крім того, однією з відомих справ щодо використання чужих торговельних марок на онлайн-майданчиках була справа “L’Oreal vs. eBay”. Підставою для позову було те, що різні особи реалізували тестери косметичних продуктів L’Oreal через майданчик eBay, який забезпечував розміщення контекстної реклами з використанням зареєстрованої торговельної марки L’Oreal.

У своєму рішенні Європейський суд справедливості зазначив, що сам оператор онлайн-майданчику не використовує торговельні марки, коли треті особи зазначають інформацію про товар, запропонований для продажу, однак розміщення на eBay контекстної реклами з використанням чужих торговельних марок все одно є незаконним

Основними критеріями порушення прав на зареєстровані торговельні марки у контекстній рекламі є:

• використання зареєстрованого позначення виключно з комерційною метою;
• використання зареєстрованого знака або позначення, схожого з ним до ступеня змішуваності, якщо відповідне позначення використовується для тих же товарів та/або послуг, для яких знак зареєстрований, або щодо схожих товарів та/або послуг;
• використання, що шкодить будь-якій рекламній, інвестиційній або репутаційній функції зареєстрованої торговельної марки;
• відсутність дозволу на використання зареєстрованої торговельної марки від законного власника.

При встановленні факту незаконного використання торговельних марок у контекстній рекламі, в цілому, не проводиться аналіз можливості введення споживача в оману в результаті змішування знаків, ризику помилкових суджень, введення в оману щодо походження товару, спонсорства чи іншого санкціонованого використання товарів та/або послуг, оскільки така оцінка більш характерна для розгляду справ про недобросовісну конкуренцію.

Однак, враховуючи положення ст. 4 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”, яка визначає, що в господарській діяльності забороняється використовувати будь-яке позначення, яке тотожне позначенню іншого суб’єкта господарювання, який почав раніше його використовувати – навмисне використання вже зареєстрованого позначення у контекстній рекламі призводить до того, що споживач ймовірніше за все буде введений в оману. Адже поруч із потрібними пошуковими результатами також будуть відображатися рекламні посилання на веб-сайти, де споживачу будуть запропоновані товари та/або послуги конкурентів, які помилково можна сприйняти за товари та/або послуги, які споживач шукав першочергово, або як за їх альтернативу.

Крім того, використання торговельної марки в рекламі, в мережі Інтернет, зокрема у контекстній рекламі, кваліфікується Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) як використання знака, що вимагає дозволу його власника.

А статтею 16 Закону прямо передбачено виключне право власника зареєстрованого знака для товарів і послуг забороняти несанкціоноване використання зареєстрованого знака або схожого з ним позначення для тих же або схожих товарів і послуг (особливо, якщо таке використання може ввести споживача в оману щодо виробника товарів або особи, яка надає послуги).

Отже, коли правовласник торговельної марки реалізує своє виключне право на засіб індивідуалізації, він переслідує одну мету – індивідуалізувати свою продукцію та/або послуги з метою посилення власного домінуючого положення на ринку і компанія, просуваючи свій продукт шляхом створення сайту, тим самим вступає в конкурентні відносини з іншими виробниками подібної продукції.

Розміщення прихованого тексту з метою пошукової видачі власного ресурсу відноситься до недобросовісних методів оптимізації, що знайшло відображення у внутрішніх правилах пошукових компаній, тому заборона на подібні дії закріплена на рівні звичаю у відповідній сфері. Враховуючи практику Вищого господарського суду України в сфері застосування законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, орган Антимонопольного комітету України вправі залучаючи до відповідальності відповідно ст. 1 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”.

Дійсно сумно, що на сьогоднішній день, досі існує проблема того, що сучасні способи порушення прав на торговельні марки, зокрема в мережі Інтернет, жодним чином не врегульовані чинним законодавством України. Оскільки відсутність актуального законодавства, породжує проблеми захисту виключних прав власників на торговельні марки.

Однак, враховуючи вищезазначені законодавчі норми, європейську судову практику та винахідливість юриста – притягнення до відповідальності та стягнення збитків з порушника ваших виключних прав на знак для товарів та послуг є цілком досяжною метою.