+38 (044) 374-50-80 info@4b.ua

Чем грозит подделка сэмплов при регистрации ТМ в США

Дарина Мироненко
Помощник юриста в сфере охраны интеллектуальной собственности
Дата публикации:

13

декабря, 2019

К нам частенько обращаются клиенты с разными проблемными вопросами, которые у них возникают в процессе регистрации торговой марки в США.

Одна из самых популярных проблем, что может возникнуть на этапе регистрации — это Office Action (отказ в регистрации торговой марки) по причине подачи поддельных сэмплов.

Мы всегда готовы помочь клиентам с их проблемами, но ведь жалко, когда клиент потратил большую сумму денег, время, закупил товар и даже нанес торговую марку на партию товара, а в итоге получил отказ в регистрации торговой марки из-за подачи поддельных доказательств использование марки в продажах.

При подаче подтверждения использования торговой марки клиент взял чужие фотографии товаров и через компьютерную программу нанес на чужой товар свою торговую марку, стерев перед этим ТМ настоящего владельца. Обмануть никого не получилось и в итоге получил отказ в регистрации торговой марки. Конечно же, мы детально разобрались и решили данную проблему клиента, но процесс уже был затянут и деньги потрачены.

В нашей практике мы часто обнаруживаем, что клиенты приходят к не совсем законным методам подтверждения использования торговых марок, что приводит к проблемам с регистрацией торговой марки.

В статье мы хотим поделиться информацией о подаче поддельных сэмплов, чтобы Вы не совершали подобных ошибок, ведь на решение этой неприятной ситуации уходит много времени и усилий.

Что такое сэмпл и типичные причины их подделки

Перед введением новых правил по подаче заявок на регистрацию торговых марок (с 3 августа 2019, нерезиденты США имеют право регистрировать знаки только через патентных поверенных), заявители при подаче заявок на регистрацию использовали не совсем законные методы подтверждения использования торговых марок, а именно осуществлялась подача поддельных сэмплов.

Сэмпл – это образец (подтверждение) использования, на английском – specimens, который является обязательным атрибутом регистрации торговой марки в США.

Согласно официальному сайту Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO), specimens – это пример того, как Вы на самом деле используете свою торговую марку на рынке с товарами или услугами.

В качестве примера использования торговой марки может выступать фотография с этикеткой или биркой, используемой на Ваших товарах

Например, образец может быть фотографией с этикеткой или биркой, используемой на Ваших товарах, фотографией наружной рекламы для услуг, предоставляемых в этом месте, веб-сайтом, где товары можно купить или заказать, или веб-сайтом, рекламирующим Ваши услуги.

Вы можете подумать, зачем подавать поддельный образец? Самой распространённой причиной является просто отсутствие знаний – заявители, подающие заявки на регистрацию самостоятельно, без опытного юридического сопровождения, могут не знать, что им запрещено предоставлять макет.

Поддельными сэмплами может считаться образец торговой марки, который нанесен с помощью компьютерных программ, того же Photoshop; использование образца чужого товара с нанесением своей торговой марки; подача чужих листингов Amazon с нанесением своей торговой марки на товар. Это одни из самых распространённых видов подделок подтверждения использования торговой марки.

Самой распространённой причиной подачи поддельных образцов является – отсутствие знаний. Заявители, подающие заявки на регистрацию самостоятельно, без юридического сопровождения, могут просто не знать, что им запрещено предоставлять макет

Что делать в случае получения предварительного отказа в регистрации ТМ

После подачи таких образцов подтверждения использования торговой марки Вам в большинстве случаев придет предварительный отказ, на который нужно подать мотивированный ответ и снова предоставить подтверждение использования. Для упрощения процедуры подачи ответов на подобные отказы опишем перечень информации, которую чаще всего запрашивает эксперт при выдаче “Office Action”:

      1. Вам нужно будет указать перечень товаров для которых были предоставлены подачи подтверждения использования торговой марки;
      2. Ответить, была ли нанесена торговая марка с использованием программ;
      3. Указать полное название интернет-магазина или полное имя продавца, чья веб-страница указана в образце, URL-адрес веб-сайта и скриншот веб-страницы с названием продаваемого товара на этом сайте;
      4. Предоставить фотографии, как торговая марка заявителя отображается на товарах и/или упаковке товара.
      5. Указать, когда товары с торговой маркой были впервые доступны для покупки в Соединенных Штатах и дату первой продажи товаров в США;
      6. Также нужно предоставить минимум три инвойса или другую подтверждающую документацию, в которой указаны платежи за товар. Еще нужно указать объём продаж в долларах США, при необходимости изменяя личные данные покупателей.

Это основной перечень запрашиваемой информации для подачи ответа на Office Action. Как видите, подача поддельных примеров использования торговой марки, тянет за собой долгий процесс сбора информации.

Подача поддельных примеров использования торговой марки, тянет за собой долгий процесс сбора информации и существенно замедляет процедуру регистрации ТМ

Вывод

Чтобы быть спокойным и уверенным в регистрации Вашей торговой марки, конечно же, не нужно применять на практике умение пользования Photoshop, а тем более думать, что поддельные сэмплы подойдут для подачи подтверждения использования торговой марки.

Мы советуем Вам ответственно и профессионально подойти к подаче подтверждения использования товаров с Вашим знаком, чтобы не сталкиваться с отказом и успешно зарегистрировать торговую марку.

Ваш надежный партнер по регистрации и сопровождению бизнеса за рубежом, подготовке финансовых отчетов и аудита, регистрации торговых марок

О КОМПАНИИ

Участник международной сети поставщиков услуг:

КОНТАКТЫ

Офис в Украине:
Киев, ул. Парково-Сырецкая, 4В
Тел.: +380 (44) 374-50-80
Email: info@4b.ua

Офис в США:
26 Diplomat Parkway Unit CU2-15 Hallandale, FL 33009
Тел.: +1 609 775 99 04
Email: usa@4b.ua