+38 (044) 374-50-80 [email protected]

Патентный троллинг в Китае: причины, виды, прецеденты и перспективы

Дмитрий Табан-Тарлов
Юрист в сфере охраны
интеллектуальной
собственности
Дата публикации:

14

ноября, 2019

Что такое патентный троллинг со стороны китайцев уже успели узнать такие компании как Pfizer, Apple, Amazon, Google, New Balance, а также лично Майкл Джордан и Дональд Трамп. Это явление в последние годы достигло поистине устрашающих размеров.

Сегодня мы разберемся что такое патентный троллинг, как он выглядит и как с ним бороться.

А начнем мы с самого интересного – с прецедентов.

Один из самых известных скандалов – история с Apple и iPad. В феврале 2012 года суд города Хуэйчжоу признал права китайской компании ProView Technology на торговый знак iPad. Что это значило для Apple? Ни много, ни мало, а прекращение продажи iPad устройств на территории КНР, а это один из самых больших рынков сбыта американского техногиганта. (Ссылка на источник)

Apple просто прижали к стенке и компания была вынуждена откупиться и заплатить 60 млн. долларов компании ProView Technology за торговую марку. И Apple еще легко отделалась, ProView просила 10 млрд. юаней, на тот момент эта сумма была эквивалентна 1,58 млрд. долларов.

Патентный троллинг в Китае: известные прецеденты

История Apple показательна, но далеко не единственная.

Майкл Джордан против Qiaodan Sports Co

В 2016 году известный баскетболист Майкл Джордан выиграл суд против китайской компании Qiaodan Sports Co, известной тем, что ворует дизайны спортивной обуви у таких брендов как Nike и Adidas. Но в этот раз речь не о дизайне. (Ссылка на источник)

В 2003 году шестикратный чемпион MBA Майкл Джордан обвинил китайскую компанию в том, что она использует силуэт прыгающего баскетболиста, напоминающего логотип «Jumpman», используемого Nike для продвижения своего бренда Air Jordan.

В 2012 Майкл попросил китайские власти аннулировать товарные знаки Qiaodan Sports Co. Дело в том, что Qiaodan на мандаринском диалекте китайского языка произносится как Jordan, что вместе с похожим логотипом вводило в заблуждение китайских покупателей.

И вот в 2016 году Верховный суд Китая запретил компании Qiaodan Sports Co использовать китайские иероглифы для обозначения Qiaodan в названии своих товаров. Джордан выиграл еще одну битву, но стоит заметить, что продолжалась она гораздо дольше баскетбольного матча – целых 13 лет.

На фото кроссовки Qiaodan Sports Co в одном из магазинов Пекина, фото Greg Baker/AFP/Getty Images.

Майклу Джордану повезло выиграть суд против китайского подражателя, но это скорее исключение из правил. Pfizer и Дональду Трампу повезло куда меньше.

Pfizer проиграл виагру в Китае

Фармацевтический гигант Pfizer инвестировал в экономику Китая более 500 миллионов долларов, запустив там свои производственные и исследовательские центры. Компания отлично понимала, что КНР – третий по размеру фармацевтический рынок мира после США и Японии. И всё было бы отлично, если бы не один просчёт.

Pfizer Inc. является владельцем торговой марки «VIAGRA», который был зарегистрирован в Китае в октябре 1996 года. Два года спустя Pfizer решил зарегистрировать китайское название для своего препарата – «万 艾 可» (Wan-Ai-Ke), на которое и подал заявку в июле 1998 года.

Однако компания Pfizer упустила один важный момент. К 1998 году китайские СМИ и потребители уже создали своего рода «никнейм» для синей таблетки Виагры, они назвали её «伟哥» (Wei-Ge), что означает «старший брат». Именно это название Виагры отлично прижилось в народе.

Китайская компания Guangzhou Viamen Pharmaceutical Co., Ltd. (“Viamen”) решила воспользоваться просчётом Pfizer и подала заявку на торговую марку “Wei-Ge” в июне 1998 года.

Дальше началось самое интересное.

Pfizer выступил против компании Viamen и попытался запретить ей использовать марку “Wei-Ge”, но проиграл дело. Суд запретил компании Pfizer рекламировать свою продукцию под названием «Wei-Ge», только под названием «Wan-Ai-Ke», которое для китайцев не несет никакой смысловой нагрузки, просто набор звуков. (Ссылка на источник)

К ситуации с китайской транслитерацией мы вернемся чуть позже, а сейчас давайте рассмотрим еще один интересный случай.

Под маркой Trump 10 лет работали китайские строители

В 2006 году имя Дональда Трампа не было широко известно в Китае. Как раз в то время, некий Dong Wei зарегистрировал торговую марку “TRUMP”. Самое интересное, что заявка была подана всего за 10 дней до того, как юристы Дональда Трампа подали аналогичную заявку.

Далее последовали судебные разбирательства, которые длились несколько лет и были проиграны компанией Трампа. Контроль над торговой маркой Trump для строительного рынка американцам удалось восстановить только спустя 10 лет и то, только потому, что мистер Dong Wei просто её не продлил (срок действия регистрации торговых марок в Китае – 10 лет). (Ссылка на источник)

Этот случай послужил отличным уроком для Дональда Трампа. Его команда юристов подала более 100 заявок на торговые марки, включающие слова Trump, Donald Trump и другие. 35 торговых марок уже прошли успешную регистрацию в различных классах, включающих названия баров, отелей, салоны массажа и даже службы по уходу за детьми.

Показательна ситуация, когда заявка на регистрацию торговой марки Scion в Китае (торговая марка детей Трампа для будущей сети отелей) была подана в апреле 2016 года, в то время как информация о ребрендинге поступила в СМИ только в октябре 2016. Как видим, жизнь научила Дональда Трампа думать наперед.

Китайские суды настолько суровы в отношении прав на торговые марки, что Дональд Трамп смог вернуть свою ТМ Trump в Китае лишь спустя 10 лет и только потому, что прежний владелец не стал продлевать её регистрацию.

Наученный горьким опытом Трамп подал на регистрацию в КНР около 100 торговых марок для своей строительной империи.

Что такое патентный троллинг и почему он так развит в Китае

Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) так определяет патентный троллинг (Trademark Squatting) – “регистрация или использование всемирно известного иностранного товарного знака, который еще не зарегистрирован в данной стране или является недействительным в результате неиспользования”.

В оригинале это определение выглядит следующим образом: “The registration or use of a generally well-known foreign trademark that is not registered in the country or is invalid as a result of non-use.” (Источник: World Intellectual Property Organization, WIPO Intellectual Property Handbook, 90 (2008)).

Интересно, что в зарубежных источниках можно встретить как Trademark Squatting (манипуляции с торговыми марками), так и Patent Squatting (манипуляции патентами). В текстах на украинском и русском языках и то и другое, как правило, называется патентным троллингом.

Т.е. патентный троллинг возникает тогда, когда лицо в иностранном государстве регистрирует товарный знак, который уже был зарегистрирован его истинным владельцем в своей стране.

О видах патентного троллинга мы поговорим чуть ниже, а сейчас давайте разберемся, почему Китай оказался раем для мошенников, желающих нажиться на манипуляциях с торговыми марками.

Подозреваете, что Вы могли стать жертвой патентных троллей или планируете в ближайшее время выходить на рынок КНР со своими товарами или услугами? Получите бесплатную консультацию экспертов 4B и узнайте всё о способах защиты своей торговой марки в Китае.

Регистрируйтесь прямо сейчас!

“First to file” vs. “First to use”

Весь секрет в системе работы с Торговыми марками.

В Китае действует система “First to file”, т.е. исключительное право на использование торговой марки имеет та компания или частное лицо, которые первые её зарегистрировали. Таким образом, КНР не требует каких-либо доказательств фактического использования товарного знака.

В таких странах, как США, Канада и Австралия, действует другой принцип – “First to use”, т.е. права на товарный знак принадлежат первому предприятию, использующему знак в связи с продажей товаров или услуги на рынке.

Именно из-за этой разницы в подходах много американских компаний становятся жертвами мошенников. Хотя есть и другая причина, более прозаичная – низкая образованность предпринимателей в области прав на интеллектуальную собственность.

Как оказалось, многие американские компании не осознают, что торговые марки, как и патенты, являются территориальными. Защита, полученная в результате локальной регистрации товарных знаков, существует только в стране, где произведена регистрация.

Исследование, проведенное несколько лет назад Управлением по патентам и товарным знакам США (USPTO), показало, что только 15% малых предприятий, ведущих бизнес за рубежом, знают, что товарный знак США обеспечивает защиту только на территории страны.

Не только китайцы промышляют патентным троллингом, в мошенничестве с торговыми марками были замечены и наши соотечественники. Как пример можно привести историю с регистрацией украинским троллем ТМ “Гоу Огле”, из-за которой компания Google вынуждена работать в Украине с доменом google.com.ua вместо google.ua

Виды патентного троллинга

Чтобы нам легче понять, как можно бороться с патентным троллингом, давайте проведем разберемся каких видов он бывает.

1. Вымогательство

В этом сценарии всё просто и банально: китайские “предприниматели” регистрируют торговые марки, принадлежащие иностранным компаниям, а затем просто держат эти ТМ для выкупа, когда известные бренды начнут заходить на рынок КНР.

При этом регистрация может быть для товаров и услуг, отличающихся от тех, которые предлагают известные марки. Мошенники не имеют никакого отношения к каким-либо локальным брендам и не намерены когда-либо использовать зарегистрированные ТМ в торговле. Единственная цель мошенников – монетизировать регистрацию товарного знака, продавая ее по самой высокой цене.

Иногда они напрямую обращаются к владельцу торговой марки, а иногда могут продать ТМ третьему лицу на одном из китайских веб-сайтов. Цены могут варьироваться, но сумма в 10 000$ уже давно является обычной стартовой ставкой.

Думаете такое мошенничество легко аннулировать через суд? В суде Вас ждет процедура признания регистрации ТМ недействительной, потом апелляция, еще апелляция и т.д. Судебные тяжбы могут продолжаться годами и стоить тысячи долларов.

Легко понять, почему многие владельцы иностранных брендов просто платят деньги и идут работают дальше, рынок КНР является для многих лакомым кусочком и никто не хочет терять драгоценное время. Но есть и второй сценарий: можно занять выжидательную позицию и ждать аннуляции ТМ по причине её неиспользования.

Если Вы столкнулись с фактом патентного троллинга, крайне важно понять, с каким из возможных видов мошенничества Вы имеете дело. Только разобравшись в мотивах мошенников, Вы сможете выбрать правильную стратегию для возвращения своей торговой марки.

2. Подделка

В этом сценарии всё куда интереснее.

В данном случае мошенники регистрируют ТМ иностранных компаний не для того, чтобы брать их в заложники и требовать выкуп, но чтобы использовать их в торговле.

Бизнес-модель этих “предпринимателей” состоит в том, чтобы производить контрафактные товары и продавать их на внутреннем рынке Китая (или в любой другой стране, где иностранная компания не зарегистрировала свой товарный знак), не опасаясь расправы со стороны истинного владельца бренда. Ведь с юридической точки зрения, у мошенников всё чисто.

Иногда такие компании могут продавать те же товары, что и истинный владелец бренда, иногда нет – все зависит от того, насколько хорошо известен бренд, и что, по мнению мошенников, принесет им больше денег. Выявить таких мошенников можно по массовой регистрации иностранных брендов в Китае, причем все они находятся в одном и том же классе товаров.

Что делать настоящим владельцам брендов?

      Вариант №1: Попытаться выкупить права на ТМ, если мошеники согласятся его продать и суммы тут могут быть в разы больше чем в первом случае. Кроме того, сценарий с отмена регистрации ТМ за неиспользования тут уже не пройдет, ведь марка фактически используются в торговле .
      Вариант №2: Попробовать добиться успеха с доказательством недобросовестности при получении регистрации на данную ТМ, но успех такого дела во многом будет зависеть от того, был ли данный знак хорошо известен в Китае, что трудно доказать.

Кроме того, суд Китая может стать на сторону китайской компании, которая также нанимает людей и платит налоги со своих доходов. Позиция Китая в отношении иностранных компаний заключается в том, что если владельцы международных брендов заботятся о своих марках в Китае, они должны зарегистрировать их в КНР.

3. Конкуренция

Это вариация второго сценария, но с некоторыми отличиями.

Мошенники регистрируют товарные знаки, охватывающие определенный, довольно узкий набор товаров. Но эти компании даже не планируют использовать ТМ в торговле, ведь эти тролли – Ваши конкуренты, и их цель – не дать Вам войти на китайский рынок (по крайней мере, под Вашим любимым брендом).

Чем более специализирован рынок, тем более вероятно, что это произойдет, потому что все игроки не только хорошо знают друг друга, но и отлично осведомлены о ближайших планах своих конкурентов. Нередки случаи, когда китайский производитель в специализированной отрасли регистрировал товарные знаки всех своих европейских и американских конкурентов. Затем он предлагал конкурентам “выбор”: купить товарный знак по сильно завышенной цене, свыше 250 000 $, И (не ИЛИ, а именно И) назначить конкурента своим эксклюзивным дистрибьютором на рынке Китая.

Как и во втором случае, можно попытать счастья в суде… но успех мало вероятен. Остается либо принять вариант мошенника или отложить планы по выходу на рынок КНР.

4. “Незаменимый” поставщик

В эту ситуацию часто попадают eCommerce предприниматели, работающие на таких платформах, как Amazon, eBay, Wallmart, Shopify и т.п.

Иногда компании обнаруживают, что их торговые марки зарегистрированы очень знакомой им компанией – собственным поставщиком или дистрибьютором в Китае. Иногда такие компании даже предлагают вполне логичное объяснение, что якобы зарегистрировали знак, чтобы не допустить мошенничества со стороны третьих лиц.

Это может показаться правдой, но владелец бренда должен задаться вопросом: почему поставщик/дистрибьютор предварительно не уведомил их о регистрации и не запросил разрешения на подобные действия.

Если Вы уже прервали отношения с недобросовестным производителем, то это может даже оказаться к лучшему – будет проще доказать факт недобросовестной регистрации ТМ, но… Вам нужно будет доказать факт деловых отношений с китайской компанией. Для этого Вам может понадобиться, например, подписанные заказы на поставку товаров, контракты, производственное соглашение (manufacturing agreement) или другая документация.

5. Случайное совпадение

Эта ситуация, на самом деле, не является традиционным патентным троллингом. Иногда кто-то в Китае регистрирует «Вашу» торговую марку, потому что он придумал ее самостоятельно. Это происходит только со словесными знаками, ведь очень маловероятно, что два человека придумали бы один и тот же логотип совершенно случайно.

В этом случае владелец ТМ может согласиться на продажу товарного знака. Но если это не так, то Вы мало что сможете с этим сделать. Регистрант просто следовал всем нормам китайского Закона о товарных знаках: они первыми подали заявку на регистрацию и со 100% вероятностью защитят свои права в суде.

Самый лучший способ защиты своего бренда в Китае – упреждение мошеннических действий, т.е. ранняя регистрация торговой марки в КНР. Чем раньше Вы подадите заявку на регистрацию, тем быстрее обезопасите свой бизнес

Патентный троллинг: легче предотвратить, чем бороться

И еще раз: предотвратить патентный троллинг гораздо легче, чем бороться с ним. Постарайтесь хорошо запомнить эту простую истину.

А теперь давайте рассмотрим план действий, в случае, если Вы решили вывести свой бизнес на рынок Китая или начать производить там свои товары для продажи в других странах.

  1. Ранняя регистрация
    • Благодаря системе “First to file” исход любого спора о товарных знаках зависит в первую очередь от факта, кто первым зарегистрировал его в Китае.
      Следовательно, фирмы, планирующие экспансию на рынок КНР, должны подать заявку на регистрацию в самое ближайшее время (помните историю с Дональдом Трампом и Scion?). И спешить нужно еще и потому, что регистрация торговой марки в Китае может занять значительное время, в некоторых случаях от 12 до 16 месяцев.
  2. Регистрация транслитерации Вашей ТМ
    • Для локализации своего бренда в Китае, западные компании часто используют транслитерацию. Здесь очень важно правильно подобрать китайский эквивалент названия Вашего бренда.
      Если вернуться к тем кейсам, которые мы рассмотрели в начале, то Ваш бренд в Китае может иметь прямую транслитерацию, как это было с маркой Jordan и Qiaodan или описательную адаптацию, как в случае с Viagra и Wei-Ge (“старший брат”).
      Кстати, по второму пути пошли несколько крупных мировых компании. Например, китайский вариант названия Coca-Cola (Ke-Kou-Ke-Le) переводится как “вкусный и приятный”.
  3. Множественная регистрация
    • Многие иностранные компании, успешно зарегистрировавшие свои ТМ в Китае, сталкивают с проблемами расширения своих продуктовых линеек. Это связано с тем, что патентные тролли регистрируют известные марки в множестве разных классов и тем самым, перекрывают возможность развития бренда на рынке КНР.
      Потому очень важно сразу произвести регистрацию во всех возможных классах и подкатегориях, которые Вам могут понадобиться в будущем. Да, это может потребовать от Вас дополнительных вложений, но лучше заплатить сейчас относительно небольшую сумму, чем позже иметь дело с патентными мошенниками.

Услуга регистрации торговых марок в Китае от 4В

Производите товар в Китае? Планируете выходить на рынок КНР с товарами или услугами под собственным брендом? Узнайте как защитить свой бизнес прямо сейчас!

Эксперты 4B готовы оказать полный спектр услуг по регистрации торговой марки в Китае. Нажмите “Узнать больше” и запишитесь на бесплатную консультацию уже сегодня.

Свет в конце тоннеля: изменения китайского законодательства в отношении патентного троллинга

Согласно действующим законам о товарных знаках КНР, законный владелец может предпринять административные и юридические действия для возврата своего товарного знака. Ему доступны такие инструменты как возражение, признание ТМ недействительной (invalidation) или судебный иск против троллинговой ТМ.

В последние годы шансы на победу в этих процедурах значительно возросли, но для их завершения требуется достаточно много времени (от 3-5 лет и более), а сам процесс очень сложный. Поэтому многие иностранные компании просто начинают развивать в Китае новые бренды или платят мошенникам, выкупая права на ТМ.

Чтобы хоть как-то исправить ситуацию с патентным троллингом, размеры которого в последние годы росли как снежный ком, Китайское национальное управление интеллектуальной собственности (CNIPA) направило свои усилия на борьбу с недобросовестными регистрациями ТМ, увеличив шансы на то, что они будут отклонены.

Так, в феврале 2019 года появился проект положений “о регулировании процедуры подачи Заявления на регистрацию торговой марки“. А уже с 1 ноября 2019 года эти поправки вступают в силу, как часть Закона о товарных знаках Китая.

Что это за поправки? Давайте пройдемся по основным моментам.

А теперь самое важное: поправки вводят условие «намерение использовать» при подаче заявок на регистрацию товарных знаков в Китае. Это означает, что заявки на регистрацию товарных знаков, которые не предназначены для реального использования, должны быть отклонены Китайским ведомством по товарным знакам как поданные с недобросовестными намерениями. (Ссылка на источник)

С 1 ноября 2019 вступают в силу поправки к Закону о товарных знаках Китая, которые вводят условие “намерение использования”. Теперь будет сложнее зарегистрировать ТМ без подтвержденного намерения её использовать по прямому назначению.

Кроме того, владельцы торговых марок смогут оспаривать как находящиеся на рассмотрении заявки на регистрацию товарных знаков, так и зарегистрированные товарные знаки на основании отсутствия намерения использовать товарный знак, что действительно является хорошей новостью, поскольку это, предположительно, позволит принять меры против регистраций товарных знаков, поданных до 1 ноября 2019 г.

Если CNIPA посчитает, что заявка на товарный знак является незаконной, управление имеет право попросить заявителя предоставить обоснование заявки с соответствующими доказательствами. Если обоснование и доказательства будут сочтены недостаточными для доказательства фактической необходимости регистрации ТМ, то такая заявка будет отклонена.

Также, из новых правил также следует, что за недобросовестные регистрации ТМ будут налагаться административные штрафы.

Насколько это изменит ситуацию с патентным троллингом пока сказать сложно, но мы следим за развитием ситуации с торговыми марками в Китае. Подписывайтесь на обновления нашего блога, чтобы знать больше и не пропустить ничего важного.

Если Вам понравилась статья – не забудьте сказать нам об этом в комментариях. У Вас это займет всего минуту, а мы будем знать, что собирали этот материал не зря 🙂

Будем рады, если Вы также сможете поделиться своим опытом работы с китайскими компаниями.

5 комментариев

  1. Сергей Загородний

    Все верно. Суды в Китае станут на сторону своих, по себе знаю. Даже с китайским адвокатом, который представлял наше дело было сложно выиграть дело против поставщика.

    Ответить
  2. Оля

    Спасибо за материал. Не знала, что всё так запущено.

    Ответить
  3. Оп па

    Информация полезная и грамотно оформлена!

    Ответить
    • admin

      Спасибо Вам большое. Опечатку исправили, Ваш комментарий отредактировали 😉

      Ответить
  4. Рауф

    Спасибо за новость

    Ответить

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваш надежный партнер по регистрации и сопровождению бизнеса за рубежом, подготовке финансовых отчетов и аудита, регистрации торговых марок

О КОМПАНИИ

Участник международной сети поставщиков услуг:

КОНТАКТЫ

Офис в Украине:
Киев, ул. Парково-Сырецкая, 4В
Тел.: +380 (44) 374-50-80
Email: [email protected]

Офис в США:
26 Diplomat Parkway Unit CU2-15 Hallandale, FL 33009
Тел.: +1 609 775 99 04
Email: [email protected]

Подпишитесь на e-mail рассылку наших дайджестов

Подпишитесь на e-mail рассылку наших дайджестов

Периодичность рассылки – раз в 2 недели. Мы отправляем информацию о новых услугах, мероприятиях, в которых принимаем участие и анонсы новых материалов в нашем блоге. 

Спасибо! Вы успешно подписаны на нашу email-рассылку.